作者 胡書慈

對於以下表格中所舉的例子，相信無論您是從事哪個產業的，應該都可以很容易理解，該二例係抄錄自我國之新型形式審查基準及中國大陸的審查指南：

表格中為所謂兩段式請求項的寫法，透過「其特徵在於」的轉接詞來區隔請求項中的現有技術與創新之特徵部分，這兩個例子雖然標的物略有不同，但內容上大同小異，均在現有技術部分簡單描述了竹筷或牙簽的形狀，而在改良部分描述了竹筷或牙簽的製法改良。這兩個案例，是否符合新型專利的定義？無論讀者的答案是什麼，目前在兩岸審查審查上，以上的這個兩技術內容相近的案例，將得到不同的審查結果。以2013年起實施的我國現行新型形式審查基準而言，這雙「竹筷」是符合我國新型定義的，但以中國大陸現行的審查指南之規定而言，這根「牙簽」卻是不符合中國大陸實用新型定義的。

由專利法的角度來看，是看不出兩岸對於新型的定義會有如此大的差異。我國專利法第104條規定：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造、或組合之創作。」，而中國大陸專利法第2條第3款規定：「實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。」乍看之下，感覺兩岸對新型的定義應該相同，但為何會產生如以上案例般的差別待遇呢？

我國的現行新型形式審查基準第一章第3.1節中規定，當判斷申請專利之新型是否符合定義時，其指出只要請求項中存在一個以上屬形狀、構造或組合之「技術特徵」，該新型即符合定義。在此所述的「技術特徵」並非僅限於改良的特徵，還包含與現有技術重疊的特徵，而該基準中的案例也明確提及，縱使說明書中或以二段式撰寫的請求項中，已明確表示該新型的改良部分僅在於視覺訴求、材料、或方法，但只要請求項中有包含有一項形狀、構造或組合的技術特徵，那麼就算是符合新型定義了，這也就是為什麼前述的那雙「竹筷」可以獲准我國新型專利的原因。舉個更簡單的例子，倘若有一新型專利是這麼寫的：「一種原子筆，其具有一外殼及一筆芯，筆芯穿設於外殼中，其特徵在於：外殼是由20％的A物質及80％的B物質所組成。」依照前述我國審查基準的規定，因為該請求項中已有外殼及筆芯的結構特徵存在，即使是涉及外殼材料的改良，仍舊符合新型定義。

然而，中國大陸現行審查指南第一部分第二章中關於實用新型初步審查的規範，其中明確提及，實用新型應當是針對產品的形狀、構造提出的改進方案，若權利要求（即我國所稱的請求項）中雖包含形狀、構造特徵，但包含了對方法或材料的改良，則不符合實用新型的定義，正因如此，前述的那根「牙籤」就完全沒有核准中國大陸實用新型專利的可能性了。但該審查指南中另外提及，若實用新型的權利要求中，使用已知的方法名稱來限定各部件的連接關係、或使用已知的材料名稱來應用於具有形狀、構造的產品上，則不屬於對材料或方法提出的改良，故符合實用新型的定義。例如以焊接、鉚接來限定各部件連接關係，或以複合木地板、塑料杯來描述產品應用已知材料，仍符合其規定。具體來說，可透過以下兩個例子來理解中國大陸對於已知方法或材料的判斷：

案例一中，三氧化二鋁、尿醛樹脂、三聚氰胺樹脂均為已知材料，而「塗」、「貼」、「浸」、「熱壓」亦均為已知方法，故符合中國大陸實用新型的定義。而案例二中，若WSP型高分子防水材料為該申請人自行研發的新材料，但只要在該實用新型案的審查委員準備對該實用新型案發出核准通知前，該新材料已公告周知、或另行申請發明專利且已公開，則該新材料就屬於已知材料的範圍，則案例二同樣可符合實用新型的定義。

因此，整體而言，我國對新型的定義在解釋上較為寬鬆，而中國大陸則相對嚴格，故若同樣的創作要分別在我國及中國大陸提出新型專利申請。在我國只需考慮請求項中是否包含任一個結構特徵即可；但在中國大陸則需要考慮改良的部份是否包含材料或方法特徵，而該材料或方法特徵是否非為已知，當答案均為肯定的，則該創作在中國大陸應考慮提申發明專利而非實用新型專利。

進一步而言，若我國核准的新型專利中，具有材料或方法的技術特徵，或若中國大陸核准的實用新型專利中，具有已知材料或已知方法的技術特徵，那麼將來對於權利的維持或權利的主張上，是否會因此而遭受不同待遇？

就我國過去的舉發案例來看，確實對專利權人方較為不利。以我國新型專利第M343634號「自行車碳纖維龍頭」為例，其獨立項記載：「一種自行車碳纖維龍頭，係以碳纖維構成其整體輪廓，係設有：一把手管部，於把手管部中段延伸一豎管部，此豎管部之自由端設有一豎孔，而在把手管部兩端末係設有一握部，該握部得操控自行車行進方向，藉此而達自行車龍頭高强度及輕量化之功效。」其中包含了「碳纖維」及「一體成型（即構成其整體輪廓一詞）」的材料及方法特徵。該案在舉發階段時，「碳纖維」的部份已被先前技術所揭露，而就「一體成型」的部份，審查委員認為：「新型專利申請專利範圍中記載方法特徵時，所比對者在於結構特徵，其方法特徵本身非新型專利保護之範疇，自非比對之標的所在。」故遭經濟部智慧財產局審定為舉發成立。爾後上訴至智慧財產法院時，法官亦部分認同審查委員的看法，判決書(註一)中載明：「…至原告一再陳稱系爭專利係以碳纖維一體成型云云，惟所謂一體成型僅係將先前技術所揭露之聯結關係為等效置換，而所謂碳纖維材質不惟係物品材料之變化，非新型專利所保護之範疇，且亦為證據3所揭露，自不具進步性。…」雖然該案中材料與方法特徵均被視為先前技術，但由判決的理由中看來，仍可見我國的專利主管機關及法院，在面對新型專利的申請專利範圍中記載了材料與方法特徵時，看法上仍傾向因材料及方法的變化非屬新型保護範疇，而與先前技術比對時予以忽略。

但就現行的審查基準看來，以上我國實務將來或許會有所改變，依據現行舉發審查基準第一章第4.3.1.3節中所載：「…新型請求項之新穎性審查，單一先前技術必須揭露請求項中所載之全部技術特徵，包括結構特徵（例如形狀、構造或組合）及非結構特徵（例如材質、方法），始能認定不具新穎性。然而，新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定；若非結構特徵會改變或影響結構特徵，則先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵，始能認定不具進步性；若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性。」因此，倘若未來我國依照現行專利法所核准的新型專利，在新穎性的審查上仍應比對材料及方法特徵，但進步性的審查時，則需另視該材料或方法特徵是否影響結構特徵來決定，而不會僅因為新型專利就直接將材料與方法特徵排除在比對範圍之外。惟將來實務上的運作與基準的規範是否一致，仍須靜觀其變。

另就我國在主張新型專利權時，依據司法院所公布的專利侵害鑑定要點草案，其中並未特別針對新型專利做出特殊的規範，但針對發明與申請專利範圍的解釋，其特別強調不得省略申請專利範圍中所記載的任何一個技術特徵，而對利用製造方法界定物之申請專利範圍，被告在必要時仍應配合提供所使用之製造方法的實施證據，來判斷待鑑定對象是否落入專利權範圍。而以我國新型專利第M334697號「具有清潔部件及框體之清潔用品」為例，請求項1請求保護一種具有清潔部件及框體之清潔用品：「其中該框體具有多數個穿孔，該穿孔係由大內徑以及小內徑構成，以將已纏繞成捆的清潔部件之折點自小內徑塞入而至大內徑，再回拉該清潔部件，以固定該框體於該清潔用品上。」其中「纏繞」及「回拉」均屬方法特徵，而在該案主張權利的過程中，智慧財產法院之判決(註二)過程中，仍舊將該等方法特徵列為與系爭產品比對的特徵之一，而未排除之。

回過頭來再看看中國大陸的規定，在審查指南第四部分第六章中明確規定，在實用新型專利之新穎性及創造性（即我國所稱的進步性）的審查中，應當考慮權利要求中的所有技術特徵，包含材料及方法特徵。以中國大陸新型專利第ZL200920303107.8號「拉伸鐵鍋」為例，其權利要求1為：「一種拉伸鐵鍋，鍋體上設有手柄，鍋體由鐵板拉伸製成，鍋底為平底鍋底，其特徵在於：所述的鍋底為複合鍋底，複合鍋底包括：與鍋體一體的上層鍋底及與上層鍋底相固定的下層鍋底，下層鍋底由鐵板製成，上層鍋底和下層鍋底間通過焊接固定，下層鍋底設有若干膨脹孔或縫。」該案遭提起無效宣告（即我國所稱的舉發），復審委員於審查決定書(註三)中表示：「判斷實用新型專利的新穎性時，應當考慮其技術方案中的所有技術特徵，包括材料和方法特徵。如果一項實用新型與現有技術相比存在區別特徵，導致兩種技術方案所要解決的技術問題、預期效果均不同，則所述現有技術不能破壞該實用新型的新穎性。」該案之無效宣告請求人所提出的證據，其上層鍋底與下層鍋底係透過高壓嵌合固定，則與該案中通過焊接固定，而因此產生了技術上的差異，該差異又為所屬技術領域中具有通常知識者難以輕易完成，則使得該案具有新穎性及創造性。由此明顯可知，中國大陸在無效宣告的審查上，與其審查指南中的規範一致。

而就專利權的主張過程，依今年已由北京市高級人民法院公布之「專利侵權判定指南」，其中特別針對實用新型之權利要求的解釋加以規範：「實用新型專利權利要求中包含非形狀、非構造技術特徵的，該技術特徵用於限定專利權的保護範圍，並按照該技術特徵的字面含義進行解釋。」故與我國在侵權判斷上的標準相同。

綜上所述，我國對於新型專利中具有材料或方法特徵，在舉發階段時是否列為比對項目仍未可知，但在侵權比對階段卻可肯定將其列為比對項目，則新型專利權人在不一定享有與現有技術比對時較為有利的優點下，同時還必須承擔與被控侵權物比對時較為不利的缺點，如此將可能產生「權利易無效，主張恐遭挫」的窘境，但若將來審查及判決實務確實依據現行舉發審查基準，則將給予新型專利權人較為公平的待遇；反觀中國大陸，由於其侵權判定指南為今年才公布，故在侵權比對上將來是否會遵循該指南的規定，而與其在無效審查上的標準一致，則可拭目以待。但仍須提醒，就前述規定的變動趨勢來看，載入申請專利範圍中的特徵將不會再因專利類型而被忽視，對於該材料或方法特徵仍應審酌是否列入申請專利範圍，以免錯失了應有的權利。

附註：

註一、智慧財產法院99年行專訴字第107號。
註二、智慧財產法院101年民專訴字第40號。
註三、專利復審委員會2013年第18275號決定。