作者 王芝庭

壹、前言

智慧財產法院日前在102年度高等行政法院法律座談會提出如下問題討論：

某甲於民國98年1月1日，以A商標指定使用於化粧品，向智慧財產局申請註冊，主張A商標之圖樣雖無先天識別性，但經其長期而大量使用，在其指定商品已經成為識別標識，取得後天識別性，並提出使用證據一批以資證明。經智慧財產局審查，認某甲提出之使用證據，尚不足使相關消費者認識A商標為表彰化粧品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，有違審定時商標法（92年5月28日修正公布之商標法）第23條第1項第2款之規定，因此於99年1月1日作成A商標不准註冊之審定。某甲不服提起訴願，遭決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，並命智慧財產局作成准予A商標註冊之處分。訴訟中某甲提出原處分作成後其使用A商標之補強證據一批，主張A商標確有後天識別性。試問法院對於原處分作成後始發生且補強之A商標使用證據，是否須予審酌？有關後天識別性之規定可見諸商標法第29條第2項，亦即：對於僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成之商標，或僅由其他不具識別性之標識所構成之不具先天識別性之商標，如申請註冊人提出使用證據證明該商標已因使用而在交易上成為申請人商品或服務之識別標識，即已取得所謂後天識別性者，可以獲准註冊。

又有關行政爭議之裁判經常涉及案件事實及法律狀態之判斷，而事實及法律均非一成不變，對不同之事實或法律狀態，法院之裁判亦隨之而異（註一）。倘若在行政處分作成之後，事實或法律狀態發生變動，且足以影響原處分之合法性或原告之實體上請求權時，則智慧財產法院於審理案件時，是否應該加以斟酌，實務上頗有爭議。亦即，智慧財產法院於審理因不具先天識別性且所提證據遭智慧財產局認定不足證明已取得後天識別性之商標註冊事件時，究竟應該將案件事實狀態之判斷基準時定在原處分作成時，單純僅就申請人在申請註冊階段提出之理由及證據判斷原處分之合法性？抑或是一併考量申請人在行政訴訟階段始補強之證據，即以事實審法院言詞辯論終結時作為判斷基準時點？上述討論議題點出實務上尚未有一致之見解，本文亦嘗試探討此一問題，盼能對商標申請人有所助益。

貳、商標法規定

行政法案件因所涉及事件之性質有別，不存在一致的判斷基準時，而應依照個別法律領域之特徵分別適用合適之認定標準。以商標法而言，民國100年6月20日修正公布之商標法將修正前第23條第1項所訂商標不得註冊事由，依照商標註冊的積極要件(欠缺識別性)與消極要件分別規定於第29條及第30條，同時就異議與評定事件增訂並修正法律適用之基準時點，相關條文及修正理由大致如下：

◎商標法第29條第1項規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：…」，其修正理由闡明，「商標是否有不得註冊事由，其判斷時點在實務上常引起爭議，本項明定『不得註冊』，即以『註冊時』作為准駁時點，以杜爭議（註二）」；
◎商標法第30條第1項規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：…」，修正理由說明：「本項明定『不得註冊』，係以『註冊時』為商標是否有不得註冊事由之判斷時點。（註三）」，而商標法第30條第2項例外規定：「前項第九款及第十一款至第十四款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準」；
 
由此可知，現行商標法下有關識別性之判斷時點係以「註冊時」為準，與修正前之法條相比對可發現，舊法第23條第1項當時之修正理由以「商標是否有不得註冊事由，其判斷時點在實務上常引起爭議，本項明定『不得註冊』，即以『審查時』作為准駁時點，以杜爭議，至於何種情形應以申請時方為準，則另規定於第二項」等文字，即將「審查時」作為准駁時點，惟實務上對此有不同解釋，100年新修法時遂改為「註冊時」。又從現行商標法解釋後天識別性之事實狀態，依照商標法第29條第1項之規定，亦應以「註冊時」為判斷時點，此係參照最高行政法院98年判字第1483號判決：「因同法第4項之事由而取得後天識別性者，原則上並無與申請前他人已存在之權利相衝突，若申請人於審查期間一再為商標之使用，僅係商標註冊申請人自信其所申請之商標符合得註冊規定而為，並無與社會大眾或他人權利相衝突，解釋同條第4項取得第二層意義之事實狀態，依第23條第1項規定，而以審查時作為判斷的時點，自合於後天識別性之規範目的及申請人之期待利益。是以系爭商標於註冊審定日前之使用，是否合於同條第4項取得第二層意，而得准予註冊，自應予以調查。

參、商標案件類型

商標法案件，不外乎商標註冊與商標爭訟案件，商標爭訟案件包括異議、評定及廢止案。若以訴訟事件之性質區分，當當事人因智慧財產局(以下簡稱智財局)對其依法申請之案件為不利之處分，因認為其權利或法律上利益受違法損害，循序向智慧財產法院提起行政訴訟時，其訴訟類型依照當事人所欲實現目的之不同，可分為「課予義務訴訟」及「撤銷訴訟」。

◎課予義務訴訟

依據行政訴訟法第5條規定，課予義務訴訟可分為「怠為處分之訴」與「拒絕申請之訴」，套用至商標行政訴訟案件，當事人對於異議或評定不成立而起訴，是因為智財局未依其請求撤銷系爭商標註冊，此類型案件屬於怠為處分之訴；而當事人因申請註冊商標遭駁而起訴，則為拒絕申請之訴。由當事人訴之聲明來看，在因異議或評定不成立而提起之行政訴訟，原告會請求法院撤銷原處分及訴願決定，另請求命原處分機關作成適法之處分或直接為撤銷系爭商標之審定，似有意見認為與撤銷訴訟之性質相當，則此類型案件之判斷基準時為何，實有待商確。至於拒絕申請之課予義務訴訟事件，依行政法院 75 年 10 月份庭長評事聯席會議決議：「按商標在核准註冊前尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日，始取得商標專用權，申請註冊之商標在申請註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理」；最高行政法院100 年度判字第1924號判決亦認為，「行政法院係針對『法院裁判時原告之請求權是否成立、行政機關有無行為義務』之爭議，作成法律上判斷，故其判斷基準時點，非僅以作成處分時之事實及法律狀態為準，事實審法院言詞辯論程序終結前之事實狀態的變更，法律審法院裁判前之法律狀態的變更，均應加以考量。」故目前通說認為，課予義務訴訟事實及法律判斷之基準時點，均以事實審言詞辯論終結時為準。觀察智慧財產法院判決，亦多採行此一見解（註四）。

◎撤銷訴訟

倘若商標權人獲准註冊之商標因與他人商標相同或近似而遭異議或評定無效，經依訴願程序後，向智慧財產法院提起行政訴訟，由於此類訴訟之標的為原告主張被告機關(即智財局)之處分違法並損害其個人權利或法律上利益，故法院之任務在於審查行政處分是否以其發布時之事實及法律狀態為據，進而判斷有無違法及損害原告權益，並決定撤銷與否（註五）。故在前述高等行政法院法律座談會上指出，通說認為撤銷訴訟以原處分作成時為判斷基準時。

肆、法院角色及訴訟經濟

參考法條之規定可知，智慧財產法院審理與智慧財產權相關之行政訴訟案件，具有行政法院之特性，除根據當事人請求審理案件，亦應依職權調查相關證據。是以行政訴訟法第125條第1項規定：「行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束」；同法第133條亦明定：「行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據；於其他訴訟，為維護公益者，亦同」，皆明白揭示法院有調查事實證據之義務。此由於行政訴訟案件與當事人權益及社會公益息息相關，且行政訴訟案件之對造經常為政府機關，不但掌握各種資訊同時有社會資源可供其支配（註六），已使人民之一方立於不平等地位，智慧財產法院既依法被賦予發現案件真實之責任，對於當事人主動提出之證據資料自應詳加斟酌，以確保當事人雙方之主張能被充分揭露，通盤考量。倘若智慧財產法院只以行政處分時之事實及法律狀態作為裁判基準，而不就新的事實及法律狀態變更加以斟酌，則智慧財產法院豈非僅具有解釋行政處分適法性之功能，而未能達到解決爭議、保障人民權益及維護社會秩序之目的。

又從訴訟經濟的角度而論，行政法院若不考量行政處分作成後新的事實及法律狀態變更，當事人勢必會重新提出申請，請求行政機關依據新的事實及法律狀態重新審理，如此只是徒增當事人及行政機關負擔，造成同一爭議事件在行政機關與法院間循環訴訟的問題，亦不符合經濟訴訟原則。是以台北高等行政法院即有判決指出，「原則上課予義務訴訟應以『事實審言詞辯論終結時』為基準時點。特別是當事件所涉之事實發生有利於原告之變化，行政法院如未就最新的事實發展與變化加以考量，仍依據原來的事實狀態維持該不利於原告之決定，則原告勢必會檢附有利於其的新事實相關資料，再度提出申請，如此一來使得原本可以一次程序便得以終結的事件，必須另行開啟程序才能完結，故基於『程序經濟』原則之考量，於課予義務訴訟，應就事實審言詞辯論終結前之事實狀態加以斟酌。（註七）」

伍、結論

本文起首所提及法律座談會有關商標後天識別性的證據採納問題，會議討論結果以原處分作成後始發生之後天識別性證據「須予審酌」為多數意見。主要論據在於該案為系爭商標A申請註冊被核駁，申請人提起行政訴訟，除請求撤銷訴願決定及原處分外，並請求命智慧財產局作成核准A商標註冊之處分，故本質上為課予義務訴訟。依照通說，系爭商標A是否具備後天識別性之事實狀態，自應依事實審言詞辯論終結時為判斷基準，則申請人所提出原處分作成後使用A商標之證據，自應一併予以審酌。如筆者前述從現行商標法規定及訴訟經濟之角度而言，似亦可得出相同結論。然而此項結論之適當解釋為：智慧財產法院提供予積極使用商標之申請人一補救機會，得以在行政訴訟階段補強其商標確實已達到識別性之使用證據，俾符合市場實際情況及商標法保障消費者權益之目的，卻非鼓勵申請人以不具識別性之標識先提出註冊申請，待智財局審查後或提起行政訴訟之前始大量使用，刻意製造取得後天識別性之狀態。況且此等法律座談會只是提供司法人員交流意見之機會，同時讓民眾對於實務上操作有可預測之方向，並不具有法律拘束力。因此，倘若業者用以表彰商品或服務之標識有不具先天識別性之問題，應即時加強商標使用之範圍與深度，並勤於蒐集使用資料，在商標申請註冊階段積極呈送使用證據，證明已取得後天識別性，避免徒增訟累，並錯失商標早日獲准註冊之機會。

附註：

註一、參見吳庚，行政爭訟法論，修訂三版，民國94年，頁208。
註二、參照商標法逐條釋義，頁67。
註三、同註2，頁81。
註四、99行商訴字第152號；101行商訴字第179號；102行商訴第48號判決參照。
註五、同註1，頁209。
註六、同註5，頁74。
註七、94年度訴字第1603號判決參照。