2014.05.01
註冊商標變換加附記使用之介紹
商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權(商標法第33條參照)。惟商標權人係以核准註冊之圖樣，使用於註冊指定之同一或類似商品或服務上，才受到商標法之保護 (商標法第35條第1項參照)。
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作者 王芝庭
壹、前言
商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權(商標法第33條參照)。惟商標權人係以核准註冊之圖樣，使用於註冊指定之同一或類似商品或服務上，才受到商標法之保護 (商標法第35條第1項參照)。商標專用權人若「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞」，商標專責機關即應依職權或據申請廢止其註冊，已為商標法第63條第1項第1款所明文規定。是參照上揭條文內容，欲以註冊商標有「變換或加附記」之情事申請廢止商標註冊者須符合下列二要件，即：
(1) 商標權人於商標註冊後，自行變換商標或加附記
所謂「自行變換商標或加附記」，依智慧財產局公告之「商標法逐條釋義」，「係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩、形狀或聲音、動態變化等加以變更或加添其他文字、圖樣或態樣，使得實際使用的商標與其註冊商標不同，且有使相關消費者對其所指示商品／服務來源或產製主體發生混淆誤認之虞者而言。」
(2) 經變換或加附記之商標圖樣，相同或近似於他人使用於同一或類 似之商品或服務之註冊商標。
亦即兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。至於如何判斷有無混淆誤認之虞，參考智慧財產局所公告之「混淆誤認之虞」審查基準，其中明列有八項參考因素，包括：商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素，且依照個別案情之案情不同，各項因素間亦具有互動關係，故審查時應依就各因素之強弱綜合判斷，才能較為準確掌握有無混淆誤認之虞之認定。
又關於註冊商標之使用，「係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標(商標法第5條)」，商標主管機關亦訂定「註冊商標使用之注意事項」提醒商標權人正確合法使用註冊商標，而「商標之使用應以原註冊申請時之商標圖樣整體使用為原則，其縱因實際上使用商標時，就商標圖樣之大小、比例或字體等加以變化，仍須依社會一般通念可認識與註冊商標不失其同一者，始可認係屬註冊商標之使用。至若將商標圖樣中最引人注意之主要部分刪略不用，致與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異者，則依社會一般通念已不足以可認識與註冊商標維持其同一，自非可認有使用其註冊商標。(最高行政法院95年訴字第3716號判決參照)」是商標權人在使用商標時不可不慎，以免因錯誤使用商標致使專用權利遭撤銷。本文援引二案例就實務上對於註冊商標變換加附記使用之相關因素加以介紹。
貳、案例
一、「JUMP」v.「AIR JUMP及圖」(102年行商訴字第51號判決)
1.案情摘要
緣業者前於民國89年7月3日以「AIR JUMP及圖」商標(下稱系爭商標)，指定使用於「眼鏡、雪鏡、風鏡、眼鏡框、眼鏡架、眼鏡套、眼鏡鍊、眼鏡掛帶、安全護目鏡、鏡片…等」商品申請註冊，經智慧財產局列為註冊第984388號商標，嗣「京展光學股份有限公司」於100 年1 月3 日以該商標於實際使用時有變換使用之情事，致與其註冊第1379819號「JUMP」商標及註冊第1379820 號「JUMP及圖」商標（以下合稱據爭商標）構成近似，復皆使用於同一商品，有使相關消費者混淆誤認之虞，對之申請廢止。智慧財產局審理後，認為系爭商標縱有自行變換商標使用之情形，惟變換後使用之態樣與據爭商標相較，並無致生混淆誤認之虞，乃作成「申請不成立」之處分。「京展光學」不服提起訴願，訴願會決定撤銷原處分。商標權人不服，遂提起行政訴訟。
| 註冊商標圖樣 | 實際使用方式 | 據爭商標圖樣 |
 |  |  |
查系爭商標實際使用之態樣分為二大類，第一種態樣係未經設計之外文「AIR JUMP」，與原註冊商標圖樣相較，二者外型差異有限，觀念亦相同，尚不失其商標之同一性；至第二種態樣則係外文「AIR」、「JUMP」上下分列，且於「JUMP」外圍附加外框，與原註冊商標圖樣為外文「AIR JUMP」所構成，且該外文中之字母「J 」係向左下延伸至「A」、「I」及「R」三字母之下方之構圖相較，整體設計予人之印象確有差異，依一般社會通念應認已與原註冊商標不具同一性，而足認商標權人有「自行變換或加附記」使用系爭商標之事實。
又系爭商標經商標權人變換使用為文字上下分列，且將外文「JUMP」置於一外框內之構圖後，有突顯「JUMP」之視覺效果，故外文「JUMP」已可單獨為商標之主要識別部分，與據爭「JUMP」商標整體外觀予人之寓目印象極相彷彿，復指定使用於眼鏡等相同商品，有使相關消費者發生混淆誤認之虞，故認系爭商標有商標法第63條第1項第1款規定之適用。
3.分析
按「商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品／服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部份，此一顯著的部分即屬主要部分」，為「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3之明示。是商標權人使用註冊商標時若實質改變商標之主要識別特徵，以致與原商標圖樣產生差異，予消費者不同商標之印象，即不具有同一性，不認為有使用註冊商標。查本案系爭商標原為橫書外文「AIR JUMP」，且商標權人以外文中之字母「J 」筆劃向左下延伸至「A」、「I」及「R」三字母之下方之構圖，在視覺上將「AIR」及「JUMP」二外文結合為一；而商標權人實際使用之商標圖樣雖包含單純印刷體外文，亦有將「AIR」、「JUMP」上下排列，且「JUMP」以黑底反白、外圍框線加以強調之態樣，整體予人「AIR」及「JUMP」為二個別部分之觀感，應認系爭商標有變換加附記使用之情形。又變換後之系爭商標以「JUMP」予人印象較為醒目，與據以廢止「JUMP」商標相較，二者之主要識別文字相同，使用於相同或類似之眼鏡商品，自有使消費者產生混淆誤認之可能，系爭商標確構成商標法第63條第1項第1款應予撤銷事由。
二、「Sun Flower及圖」v.「三樹San Tree及圖」(99年行商訴字第215號判決)
1.案情摘要
緣參加人之前手於民國82年10月13日以「三樹SAN TREE及圖」商標(下稱系爭商標)，指定使用於「襪子、褲襪、絲襪、毛襪、棉襪…等」商品申請註冊，經智慧財產局(當時為中央標準局)列為註冊第643718號商標，並於85年6月13日申准將專用權讓與參加人，嗣「元亨股份有限公司」於98年9 月4日以該商標於實際使用時有變換使用之情事，致與其註冊第1077556號「SUN FLOWER及圖」商標（以下合稱據爭商標）構成近似，復皆使用於相同或類似商品，有使相關消費者混淆誤認之虞，對之申請廢止。經智慧財產局審理作成「申請不成立」之處分，原告不服，提起訴願遭駁回，原告仍不服，遂提起行政訴訟。
| 註冊商標樣 | 實際使用方式 | 據爭商標圖樣 | |
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系爭商標實際使用時，於襪子本體上，係將外文「St」設計圖及外文「San Tree」置於一長方框內標示，並未使用中文「三樹」，堪認參加人有變換使用系爭商標之情形。惟查於與襪子本體緊密結合、一併展示販售之襪子吊牌上同時併列有「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及外文「San Tree」，而標有系爭商標之產品吊牌係隨同銷售品一併提供給消費者，消費者接觸該產品即可藉此認識系爭商標，又依一般交易習慣，商品吊牌具體指明該產品品名等資訊，是將商標標示於吊牌上使用，仍足使相關消費者認識其為商標之使用。因此，系爭商標雖有自行變換商標之情事，惟變更後之實際使用情形仍不失同一性。
又系爭商標與據以廢止商標相較，二者於外文「St」與「SF」設計圖上「S」部分之設計固屬近似，然「t 」與「┌ 」部分則明顯不同，且外文「Tree 」與「Flower」為簡易習知之英文單字，國人應能輕易區辨。況衡酌坊間襪子商品在各賣場中常見係以其吊牌懸掛於展示架上之方式販售，該懸掛用襪子吊牌上之標示為相關消費者於選購時最容易先行觀察接觸者，自能藉此明確認識商品來源或產製主體，並無致生混淆誤認之虞。
3.分析
按「註冊商標使用之注意事項」3.2.1.2之指示：「註冊商標實際使用時，應使用其商標之全部，不得僅單獨使用其中一部分，僅使用其中一部分，不認為有使用註冊商標」。查本案商標權人於襪子本體上僅使用「St」字母設計圖及外文「San Tree」，並未使用中文「三樹」，確有變換使用商標之情形，實無疑問。
次按「商標使用於商品，主要係指將商標標示在商品上，或標示在商品包裝、容器；或將商標用於與商品有關之商業文書或廣告，例如：標帖、說明書、標籤、價目表、商品型錄等」，另為「註冊商標使用之注意事項」2.1所明示，是依照商品特性及個案之不同，商標在商品包裝或商品相關文書上之使用亦應一併予以考量。查本案系爭商標指定使用之「襪子」商品大多係透明包裝，在包裝上會有吊掛用的襪卡，有時還會附加材質說明的吊牌，並以「釘槍固定在襪子本體」，或以「長型紙條環繞襪子一圈」之方式與襪子結合，故消費者購買時通常可同時接觸到襪子本身及提供商品訊息之外包裝。本案商標權人雖在襪子本體上僅標示部分系爭商標，但在與襪子一併展示販售之襪卡上標示有完整商標圖樣，屬於系爭商標之合法使用，購買人不太可能忽略襪卡上的標誌，僅就標示於襪子本體之圖樣與據爭商標加以比對，故商標主管機管及智慧財產法院認為此種使用方式不會造成消費者混淆誤認。
参、 結語
判斷註冊商標有無變換或加附記使用之情形，牽涉到個案事實及證據之認定，然從立法目的而言，商標法規範商標權人以註冊公告之商標圖樣使用，係為保障消費者權益，維護市場公平競爭秩序，同時讓第三人藉由主管機關公告之商標訊息，合理預見商標權人使用之註冊商標內容，以避免重複設計或侵害他人權利。因此，商標權人若是想要變換商標使用，應依商標法之規定，另外申請註冊，一方面係擴大保護自身所有之商標權，另一方面係避免因變換使用註冊商標，致使原有商標權利遭到撤銷，如此反而得不償失。
