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作者 陳鳳英
前言：
現行商標法第二十三條第一項第十二款規定：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」此項規定又稱著名商標的保護。而其適用的態樣則包括 1. 有致相關公眾混淆誤認之虞；或 2. 有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞。為認定一商標是否為著名，智慧財產局於96年11月9日訂定發布「商標法第二十三條第一項第十二款著名商標保護審查基準」，復於今年公布著名商標案件彙編，列舉五年來經智慧財產局、公平會、法院及網域名稱爭議處理機構等各機關判定為著名商標的案例，以供各界參酌。
依據前述著名商標保護審查基準，著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：
1.商標識別性之強弱
2.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度
3.商標使用期間、範圍及地域
4.商標宣傳之期間、範圍及地域
5.商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域
6.商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形
7.商標之價值
8.其他足以認定著名商標之因素
而判斷前述足資認定著名之參酌因素，得以下列之證據證明之：
1.商品/服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額、市場佔有率、行銷統計之明細等資料。
2.國內外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料，包括廣告版面大小、金額、數量、廣告託播單、電視廣告監播記錄表、車廂、公車亭、捷運站、高速公路廣告及店招、路招等證據資料。
3.商品/服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形，例如百貨公司、連鎖商店或各地設櫃情形及時間等證據資料。
4.商標在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料，例如由國內外具公信力之報章雜誌所調查之全球百大品牌排名、台灣最具價值的前十大品牌資料、對各類商標商品之消費者滿意度調查，或中文網路討論與網友評價等證據資料。
5.商標創用時間及其持續使用等資料，例如公司歷史沿革及簡介、廣告看版架設日期等證據資料。
6.商標在國內外之註冊資料，例如註冊證或世界各國註冊一覽表等。
7.具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。
8.行政或司法機關所為相關認定之文件，例如異議審定書、評定書、訴願決定書或法院判決書等。
9.其他證明商標著名之資料，例如在國內外展覽會、展示會展示商品或促銷服務等證據資料。
上述各項準則乃自智慧財產局至智慧財產法院衡斷據爭或系爭商標是否著名的依據。然商標的爭議原不限於著名與否的認定，一具知名度的商標權人其擁有的商標亦非個個均屬著名商標。因此，主管機關在審酌時，亦須斟酌個案的情況，逐一認定。以下為我國及馬來西亞小蝦米對抗大鯨魚的案例簡介。
本案係異議人日本香煙產業股份有限公司於92年9月15日對「JT及圖」商標提出異議 ，主張系爭商標有違修正前商標法第37條第7款及第14款及現行商標法第23條第1項第12、14款規定，經智慧財產局為異議不成立之處分，異議人不服，提起訴願及行政訴訟均遭駁回，故上訴最高行政法院。惟本案系爭二商標均含有外文「J」、「T」而被認為近似，因此，主要爭點在於異議人據以異議的商標及所檢附的資料是否足堪認定為著名商標，若是，則被異議的商標即有不得註冊之事由，應依法撤銷其審定。
系爭商標指定使用於汽車、機車等汽機車交通運輸工具及其相關零件之商品，與據以異議商標指定之商品類別著重在香煙商品者有別，兩者之功能、用途不同，商品性質差異甚大，市場區隔至為明顯，一般消費者應非不能區辨，應無使一般消費者對服務之來源或營業主體產生混淆誤認之虞。
2.據以異議商標是否為著名商標。
異議人為知名的日本香煙商標如「mild seven」、「峰」、「winston」等商標權人，各該商標之知名度已耳熟能詳。惟其顯著之標示均非據以異議商標使用之證據「JT」字樣。其證據僅係有關香煙產銷之報導，尚無著商標顯示問題，而無足證明據以異議之商標「JT」為經長期使用著名之商標。
另異議人所檢送之公司簡介、關係企業之相關資料、舉行體育競賽相關資料及世界各國商標註冊等資料，雖均與異議人公司有關，而顯示異議人亦跨足經營食品、飲料、醫藥、印刷、房地產等事業，但僅呈現公司相關活動而已，仍無法具體顯現據以異議之標示，而無法說明據以商標確為世界著名商標。
3.異議人於本件商標註冊之前已申請註冊使用「Jt坤峰及圖」於汽機車商品，本件係該商標之延伸。異議人並未對該前商標提出異議，而今再對本件異議，難免有使默認安定之秩序動亂不平。
最高行政法院亦維持臺北高等行政法院之見，而駁回上訴。
馬來西亞上訴法院針對McCurry 餐廳使用McCurry是否構成攀附McDonald的商標權作出決定。上訴法院判決McCurry 餐廳勝訴，其主要理由如下：
1.McDonald通常使用的MC系列主要有McChicken, McMuffin, McRendang, Mc Value Meals, McNuggets, McCrispy, McEgg, McMonday, McTwist, McWings, McSausage, McSpaceship, McTeddyBears and McCafé. 並不單獨使用MC。
2.McCurry 餐廳係以標榜馬來西亞的咖哩食物，並且以鷄肉為主，在其招牌上以鷄豎起拇指並加上”Malaysia Chicken Curry”等字樣。故其McCurry 即為Malaysia Chicken Curry 的組合。
3.McDonald的招牌以黃色拱形加上McDonald字樣，而McCurry的招牌則以紅底灰白的McCurry字樣。二者在外觀上區別顯著。
4.McDonald以提供速食為主，其消費者多為小朋友，而McCurry則提供印度食物，且以成人為主要客層。
5.Mc雖為McDonald的字首，但事實上並無單獨使用或藉此獲得商譽，自不得據以主張其可專用Mc。且依實際使用情形，區別明顯，消費者並不會有所混淆誤認之虞。
我國並非如歐美國家之採判例法，對於商標案件的審理維持以商標法及其相關審查基準作為依據。近年來，由於行政程序法的修改，在商標爭議案過程中，增加雙方當事人可針對他造提出之事證予以陳述及反駁之機。為期公開、公正，各級主管機關在其決定書或判決理由亦須逐一檢視及論述形成心證的原因。
前述二案提出異議之一方均為具知名度的商標權人，各該企業亦費盡心力以維持其權利。然而，依該二案的裁判意旨，顯見主管機關除須考量商標權人的利益外，亦須衡酌市場公平競爭。大企業固長期使用其商標，較易證明其知名度，但在爭議案中，則應斟酌適用法條及雙方商標各自使用情形，方不致於有所偏頗。
