作者 林純貞

商標法第19條規定：「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊」，這是我國採行聲明不專用制度的正式法源，此一制度實施目的在於促進商標整體權益的取得，對於雖有部分內容欠缺識別性或屬商品／服務的說明，但整體仍足以表彰來源的商標，透過部分聲明不專用的方式，仍可以完整的圖樣取得商標權。在上述法條制定之前，智慧財產局為了審查的需求，並使申請人知所依循，民國89年即訂定了聲明不專用審查要點。近日因應國際商標理論及實務的發展，並參考我國實際運作上的情形及審查經驗，更制定了詳細的「聲明不專用審查基準」(以下簡稱「審查基準」)，並自99年1月1日施行。此一審查基準最大特色，是採用商標專責機關依職權聲明不專用的方式，目的在於簡化審查程序、提升效益，而為了配合此一運作方式，另外也公告了「依職權聲明不專用例示事項」，詳細舉例各類商品或服務中可依職權聲明不專用的文字或圖形，其中，以「文字」的舉例占絕大部分。

商標文字或圖形有無包含聲明不專用的部分，牽涉權利範圍的廣狹，在申請階段，若經指出有說明文字或圖形、或不具識別性之疑慮，則可能面臨不同型態的考量：究竟該等部分係是屬於應聲明不專用的事項──包括依職權聲明或依申請人聲明不專用兩種處理方式；或無須聲明不專用的情形；抑或屬根本不得以不聲明爭取註冊的態樣？本文將以審查基準的介紹為主，並融合依職權聲明不專用之情形及例示內容，就有關應聲明或不須聲明之情形加以介紹，盼能助於商標申請人對此基準有初步的了解，使商標申請註冊的過程更為順利。

壹、應聲明不專用的文字或圖形

一、屬於依職權聲明不專用的事項

「依職權聲明不專用例示事項」中，將應聲明的事項區分為兩大類，一是原則上通用於各類別，泛指第1~45類常見聲明不專用事項；另一則按照商品或服務類別，詳列與特定商品或服務有關而不宜專用的文字。由於後一部分大多有關商標所指定商品或服務本身名稱、功能或成分的說明，且依商品或服務的性質而各有特色，內容繁多，分別可依個案的情況加以判斷，本文限於篇幅予以省略，僅就不特別區分類別之相關例示，提醒申請人留意。其中包括：表示品質、效能及其他特性的文字──例如極品、精品、BEST、DELUXE等；自我標榜的說明用語──例如○○達人、○○大師等；商品、服務設計相關用語──例如系列、企劃、SERIES、STYLE等；服務提供方式／態樣──例如網際網路、線上、宅配、INTERNET等；地理名稱──如PARIS、MADE IN TAIWAN、艋舺等；年代與時間──例如、SINCE 1900(年代)、24H等；公司名稱；表示公司種類的文字──特指未經設計的公司中外名稱，例如○○營造股份有限公限公司、XXXXXX construction Co,.Ltd：表示事業結合體、營業組織通用或事業性質的文字──例如集團、企業、協會、全球、INDUSTRIAL、INTERNATIONAL 等；表示業務種類的文字──例如建設、銀行、技研、COMMUNICATION、BIOTECH、ENGINEERING等；表示商店名號、場所或匯集商品的文字──例如齋、堂、本舖、購物網、STUDIO、ZONE、MALL等；習見的祝賀語、吉祥語與流行用語──例如百年好合、事事如意、○很大、KUSO、LOHAS等；其他不具識別性的文字──如牌、BRAND等。至於非僅單純文字的情形，則可包括：宗教用語與標誌──例如經文、佛號、太極圖、八卦圖佛教萬字圖（卍）等；通用標章──例如醫療業界所通用的雙蛇纏杖圖、醫療十字圖等；說明性圖形──例如商品重要特徵的寫實圖形、指示產地的地理圖形等。另外，若將以上各例示事項加以組合──例如經典手工巧克力(品質+製法+商品名稱)等，也屬於應聲明不專用的情形。

小結：

上列各例示的文字或圖形均屬商標專責機關可以直接依職權聲明不專用的事項。然而申請人如果有不同的意見，例如雖屬以上所列的文字或圖形其中之一，但自認為在交易市場上已成為消費者可以辨知商品或服務來源的標識，具有第二層意義，希望能依據商標法第23條第4項主張後天識別性，則務必依據商標申請書的指示，在提出申請的同時，即檢附證據資料，以供審酌，以免遭受逕依職權聲明不專用，徒增困擾並影響權益。

二、其他應由申請人聲明不專用的情形

上列「依職權聲明不專用例示事項」既稱為「例示」，表示不受限於所舉例的內容，如果商標文字或圖形包含類似例示事項的情形，也應注意，可能遭依職權聲明不專用，例如關於商品品質的用語中，「SUPERIOR」雖不在例示文字之中，但既有表示品質的意味，仍可能包含在依職權聲明的事項內；又如表示商店名號、場所或匯集商品的「工房」二字，與得依職權聲明不專用所例示的「工坊」相似，也應受相同對待。在比較「聲明不專用審查基準」所舉案例與「依職權聲明不專用例示事項」中所例示的文字或圖形後，筆者整理出若干態樣，雖未明列於依職權聲明的例示中，但不論是指定使用在第1~45類商品或服務中，或按照所指定商品或服務的性質，均屬不宜專用的文字或圖形，而審查基準明示申請人就該等文字或圖形有聲明不專用的必要，今嚐試列舉如下，盼提醒申請人一併予以留意：

●商品的相關說明：此一概念較為模糊，但可參考文字圖形所表達的意義，例如審查基準說明：「第二代」有新配方或新製法以達到更佳效果的意思，因此「蠻牛第二代」的「第二代」應聲明不專用。
●表示姓氏的文字：雖非屬依職權聲明的例示事項，商標申請人仍應就該等姓氏聲明不在專用之列；
●裝飾圖案：商標中的圖形如為常見於紙牌背面的裝飾圖形，並使用於棋盤遊戲玩具組、遊戲紙牌、撲克牌、紙牌等商品，無識別來源的功能，屬申請人應聲明不專用的事項。
●規格、型號、記號：例如在機車商品中，「125」有排氣量為125cc之意，為商品規格之說明；「M722 T」在火星塞等商品中，給予相關消費者的印象為商品型號的表示；音符、音樂記號、標點符號、數學符號、單位符號等記號，參考其所指定商品的性質，若包含在商標圖樣中，應聲明不專用。
●與所指定商品或服務性質有關的說明：例如在行動電話通訊傳輸等服務中，「168」為行動電話資費的表示；「6/50」為大樂透投注方式的說明（6個號碼所形成的一組選號稱為一注，每注售價為新台幣50元），若以上述數字置於商標圖樣中，並指定使用於電信傳輸或發行公益彩券等服務，即應聲明不專用。
●文字經設計時，未經設計的原始文字應聲明不專用，例如：

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使用於玩具零售等服務，其中外文「TOYS BLOG」雖經設計，仍能辨識出原來的文字，因此仍應聲明：「TOYS BLOG」、「玩具部落格」不在專用之列；
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「鮮炸屋」雖經設計，但仍應與「專賣炸物」、「Fresh House」一併聲明不專用，聲明方式為：「鮮炸屋」、「專賣炸物」、「Fresh House」不在專用之列。
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使用於泡菜、醃漬小黃瓜等，「曾」為姓氏，雖經設計，仍能辨識出原來的文字，故應將「曾」與「JUST FOOD」一併聲明不專用，聲明方式為：「曾」、「JUST FOOD」不在專用之列。
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使用於豆花、豆花粉商品，「手工豆花」為商品製作方法的說明，雖經設計，仍能辨識出原來的文字，故應將「手工豆花」聲明不專用，聲明方式為：「手工豆花」不在專用之列。
●刻意以非正確文字表示時，正確文字應聲明不專用：
◆「東山補愲精」使用於奶粉、低脂奶粉等商品，「補骨精」為「補愲精」的正確文字，故應將正確文字的「補骨精」聲明不專用，聲明方式為：「補骨精」不在專用之列。
◆「HYDEE AND THE HY TOPS」使用於靴鞋、襪子等商品，「HIGH-TOPS」指運動員所穿，鞋幫高過於腳踝的鞋子，為商品的相關說明，「HY TOPS 」為「HIGH-TOPS」的諧音，給予消費者的印象仍為商品特性的說明，應將正確拼字「HIGH-TOPS」聲明不專用，聲明方式為：「HIGH-TOPS」不在專用之列。
◆「SecurDisc」為商標的文字，使用於數位視訊影碟等商品，「secure disc」有具備保全儲存資料功能的光碟片之意，「SecurDisc」為「SECURE DISC」的非正確拼法，應將「SECURE DISC」聲明不專用，聲明方式為：「SECURE DISC」不在專用之列。
●說明性、通用標章或其他不具識別性的圖形──有關商品本身相關實物圖形的描繪，已包含於前所概述「依職權聲明不專用例示事項」中，於茲不贅。

小結：

研閱「依職權聲明不專用例示事項」內容可知，商標專責機關可以依職權逕行聲明不專用的範圍十分廣泛，幾乎已將可能涉及不能專用的文字或圖形全部囊括其中，形式上似乎要等待申請人自行聲明不專用的情形已不多。況且縱使不屬於依職權聲明不專用的事項，根據審查基準「其他事項」中所明文，及商標專責機關在法令說明會中的公開宣示，只要核駁先行通知書中已載明：申請人未予給定期限內回覆時，將逕予聲明不專用。當申請人逾期未表示意見時，專責機關將於不專用聲明後核准註冊，並在核准審定書中附加教示條款。因此，商標申請人對於商標中是否包含聲明不專用的部分，有具體意見時，應掌握時間，充分表達並提供證據，以維護自身的權益。

貳、無須聲明不專用的情形

一、字整體涵義，並非說明文字：

有些說明文字本身即有多種涵義，當與具有識別性文字結合後，使該單一文字給人的印象，並非說明性文字，則無須為不專用之聲明。例如：

寶素齋──「齋」在此有素食之意，並非場所、店鋪或匯集商品的說明。

一之軒──「軒」在此商標中，並非場所或店鋪的說明。

二、商品本身或其特徵的圖形經特殊設計，脫離純綷的商品說明功能，而產生獨特的商業印象，即具有識別性，例如：

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使用於鍋子商品，其鍋具的鍋底與火焰圖形結合，鍋蓋之蓋珠則以皇冠取代，已脫離商品本身圖形的概念，產生獨特的商業印象，具有識別性。
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使用於新鮮水果及蔬菜商品，商標中的水果圖形經過擬人化設計並與文字結合，脫離純粹商品圖形的概念，無須就該水果圖形聲明不專用。
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使用於髮型設計、剪髮等服務，剪刀雖為提供理髮服務業者常用圖形，但此商標中的剪刀圖係以「V」字母、「8」及「&」組合而成，該特殊設計已脫離剪刀的概念，足以產生獨特的商業印象，具有識別性。
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使用於寵物衣服等商品，貓狗圖形雖為寵物用品製造業者常用圖形，但此商標中的貓、狗圖形經設計，而具有識別性。
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使用於棉棉冰等商品，商標中之碗裝冰品圖形經特殊設計，構成類似土星的星球圖形，已脫離一般冰品圖形的概念，僅須將商標圖樣中之「冰店」、「ICE」、「冰」聲明不專用即可。
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使用於冰果店等服務，冰淇淋圖形為餐飲業提供服務內容之說明，但此商標的冰淇淋圖經過擬人化的特殊設計，具有識別性，僅須將「ICE CREAM」聲明不專用。
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使用於茶葉、茶葉飲料、咖啡等商品，杯子圖形為飲料商品常用之說明性圖形，商標圖樣中的杯子圖形經抽象設計，足以產生獨特的商業印象，無須聲明不專用。
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使用於咖啡廳、咖啡館等服務，咖啡杯為咖啡館業常用圖形，但此商標之咖啡杯經設計成貓臉圖形，其特殊造型足以產生獨特的商業印象，具有識別性，僅需將外文「COFFEE ROASTING」聲明不專用即可。

三、以特殊語法結合說明性或不具識別性的文字

說明性或不具識別性文字與其他文字以特殊語法結合，該結合常產生新奇獨特的商業印象，構成不可分割的單一性。例如：

●「行動保姆」使用於無線電發射器、無線電接收器、衛星導航器、定向導航器等商品，「行動」原為說明性文字，以擬人化的語法與「保姆」結合後，「行動保姆」傳達出特殊的商業印象，故無須就「行動」聲明不專用。
●「咖啡共和國」使用於咖啡、炭燒咖啡、咖啡豆、咖啡包等商品，共和國指非以君主作為國家元首的任何政體的國家，「咖啡共和國」使用「共和國」的文字，卻非真正存在的特定國家，給予消費者的印象是多種咖啡的提供者，該結合傳達獨特的商業印象，故無須就「咖啡」聲明不專用。

四、產生新奇獨特商業印象的諧音文字

諧音文字若能給予消費者新奇獨特的商業印象，通常其中所具有的說明性或不具識別性部分已與其他部分結合成不可分割的單元，故無須就該說明性或不具識別性的部分聲明不專用。例如：

●「狠冰」使用於碳酸飲料、運動飲料、不含酒精的果汁飲料、果酸飲料等商品，「很冰」為商品特性的相關說明，「狠冰」為「很冰」的諧音，該用法產生有別於說明性文字以外的意涵，故無須就「很冰」聲明不專用。
●「衣鳴驚人」使用於衣服、雨衣商品。「衣」為指定商品的通用名稱，「衣鳴驚人」為「一鳴驚人」的諧音，該用法產生有別於通用名稱以外的意涵，故無須將「一鳴驚人」聲明不專用。
●「膜術師」使用於防刮保護膜、手機防刮保護膜等商品，「膜」為指定商品的通用名稱，「膜術師」為「魔術師」的諧音，該用法產生有別於通用名稱以外的意涵，故無須將「膜」聲明不專用。
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使用於肉醬、滷翅膀等商品，商標圖樣中「八家醬」之「醬」字為指定商品使用之佐料或醃料的相關說明，因「八家醬」為「八家將」之諧音，該用法產生有別於商品說明以外的意涵，無須將「醬」聲明不專用，所須聲明者為「複合式日系茶飲」、「四十年真功夫」、「醬醬好味」、「養生原汁魯味」等說明性文字。
●「醫鞋院」為「醫學院」之諧音，使用於鞋靴之修理服務，該用法產生新奇有趣的印象，故無須將「鞋」字聲明不專用。
●因使用取得識別性的事項
商標整體不具識別性，或商標包含說明性或不具識別性的部分，若因為商標於市場之使用，相關消費者已可以該商標或該部分識別商品或服務的來源，得依商標法第23條第4項核准註冊。此情形下，商標整體或其中不具識別性的部分因為經過大量使用取得識別性，通常在消費者心目中已產生不可分割的單一商業印象，此時，不僅無須就該部分聲明不專用，亦毋須就該部分所包含說明性或不具識別性的部分聲明不專用。

參、根本不得以聲明不專用要求准註冊的情形

一、商標整體不具識別性：

商標可以依商標法第19條規定聲明不專用，是指商標圖樣中的部分為說明性或不具識別性，若整體不具識別性的情形，即使請求聲明整體圖樣或圖樣中之某一部分不專用，商標整體仍不具識別來源之功能，故屬不得為聲明不專用的情形。例如：

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使用於蜆精等商品。商標所包含的各部分均為商品的說明，亦即：「洄瀾」為花蓮的舊稱，即申請人商品產地的說明；「麥飯石」學名為「斑狀安山岩」，具有淨水的作用；「黃金蜆精」指以黃金蜆製造而成的蜆精；背景圖形亦為蜆的實物描繪圖形。整體文字與圖形的組合給予消費者的印象仍為指定商品的相關說明，無法作為識別來源的標識，整體不具識別性，申請人雖聲明「麥飯石黃金蜆精」不專用，仍遭核駁。
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使用於香皂、嬰兒香皂等商品。商標中的72％為肥皂所含油脂成份的標示，「SOAP SHOP」與「手工皂坊」均有肥皂店之意，商標整體不具識別性，即便將前述說明性文字聲明不專用，亦無法取得註冊。

二、使公眾誤認誤信商品或服務之性質、品質或產地之虞的事項

商標中含有構成商標法第23條第1項第11款，亦即有使公眾誤認誤信商品或服務之性質、品質或產地之虞，申請人縱將之聲明不專用，消費者接觸該商標後，仍不免產生誤認誤信的情形，故無法藉由聲明不專用取得註冊。例如：

●「金賞」使用於米、麥、燕麥、西貢米、胚芽米等商品，金賞有金牌獎之意，使用於指定商品，有使消費者誤認誤信該等商品為比賽得獎商品，或該等商品的品質獲比賽肯定之虞，故予以核駁。
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指定使用於中藥、西藥、綜合維他命、臨床試驗用製劑等商品，商標中有「SWISS GUARANTEE SYSTEM」字樣，係瑞士品質保證制度之意，使用於指定商品，有使消費者誤認誤信該等商品經特定之瑞士品質保證制度驗證之虞，故予以核駁。
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使用於農產品零售、食品零售、飲料零售等服務，商標圖樣中之「就是有機」及「just organic」字樣，給予消費者前述服務提供有機商品的印象，惟申請人未能舉證其所販售之商品已經行政院農委會認證之驗證機構驗證合格，則有使公眾誤認誤信前述服務所提供之商品性質、品質之虞。
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使用於有機的新鮮水果蔬菜、有機的新鮮蘑菇等商品，申請人產品未經行政院農委會認證之驗證機構驗證合格，商標中使用「有機蔬菜」或「ORGANIC FARN PRODUCE」，有使相關消費者誤認誤信商品性質或品質之虞，且申請人不同意刪除上述文字，故遭核駁處分。
●NanoNature使用於顏料、紡織工業用染料、油漆、水泥漆等商品，指定商品未限於經奈米處理者，又刪除「奈米」及英文「Nano」後，商標圖樣僅餘「天然」與「Nature」字樣，為商品的相關說明，整體商標不具識別性，故予以核駁。

三、純粹資訊性的事項

純粹資訊性的事項並非識別來源之商標所產生商業印象的一部分，不宜構成商標圖樣的一部分，應予刪除，始得註冊，也屬不得聲明不專用的情形。例如：

●®與™標誌為不屬商標圖樣的純粹資訊性事項，本身並非商標的一部分，必須於刪除後，始得註冊。
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使用於黑豆、泡菜、豆漿、肉類及肉類製品，商標圖樣左下方代理人資訊、電話、傳真、地址，及右下方的品名、成分、重量、保存期限、有效日期、保存方法與營養標示等，屬商品純粹資訊性的事項，應予以刪除。

結語：

「聲明不專用審查基準」在說明各種應該、不須或不能聲明不專用的事項後，再詳述聲明不專用的格式，包括數個不專用事項或不同情形的聲明方式，尤其提醒申請人，縱然曾經聲明不專用，但仍可在取得後天識別性後重新申請註冊，並主張商標法第23條第4項。也點出商標中具有識別性的部分不得聲明不專用，因此申請人不能將圖樣中與在先商標構成近似的識別性部分聲明不專用，企圖藉此取得註冊。事實上，審查基準公告至今雖僅約半年，但商標審查人員已積極加以運用，被要求應聲明不專用的案件，也明顯增多。在實務上，商標審查人員更善盡事先告知之職責，即使屬於依職權聲明的例示事項，在准駁之前，多會先與申請人聯繫，告知應聲明不專用的部分並取得同意後，始為不專用的聲明並核准註冊，如此不僅增進與申請人的溝通，也可避免日後無謂的爭執。然而審查基準雖明示其制定目的「主要在防止商標權利範圍的爭議」，似乎未為不專用的聲明即有產生權利範圍爭議的問題，但最近一版的商標法修正草案第29條第3項，卻採用原則上毋需聲明不專用的立法見解，修正條文規定「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊」，修法理由更指出:「若不具識別性的部分，並無使他人對商標權範圍產生疑義之虞，例如係通用名稱或明顯不具識別性的說明性文字等情形；如『嘉禾不動產』使用於不動產租售、買賣服務，『不動產』為指定服務的說明，若申請人於申請時未聲明……商標專責機關應無庸要求申請人再就該部分聲明不專用」，亦即，現行商標法採行的見解是：因為是「通用名稱」所以要聲明不專用；修正條文的理由卻為：因為是「通用名稱」所以無庸聲明不專用。二者立法理論背道而馳，若修正條文通過立法，不僅可能導致日後上述審查基準的大部分內容不須再援用，更因修正前後法條之差異，使同一不具識別性的文字，呈現不同的審查結果，但是否執法者、消費者都能明暸此等形式迥異、但實質權利範圍並未改變的立法轉折？誠為將來值得留意的問題。