作者 林純貞

民國102年1月媒體報導：台裔服裝設計師吳季剛先生所申請的「MISS WU」商標，因經認定不具識別性，遭智慧財產局核駁後，又在行政訴訟階段被駁回。消息傳開，引起輿論一片譁然，媒體更以「時尚界傻眼」、「情何以堪」等聳動字眼，表達各界震驚的情緒。然則，智慧財產局於審查商標准駁時，偶會出現標準不一的情形，雖為不容否認的事實，但對於「MISS WU」商標註冊申請乙案的審查結果，相信實際從事商標申請或代理業務的相關業者，應都認為不意外。查閱商標註冊資料可發現，吳季剛先生在民國99年所申請的「JASON WU」、「OWL LOGO 1」(貓頭鷹圖) 商標都已獲准註冊，顯然不涉及識別性問題，至於此次廣受注意的「MISS WU」商標則是在民國100年申請，據媒體報導，屬吳先生的新創副牌。智慧財產局在此一商標的核駁審定書指出：「『MISS WU』，有吳小姐之意，為一般國人習用對吳姓氏小姐的英文稱謂，其通常只是用以表示業主姓氏的尊稱，而非作為商品來源的標識」，清楚說明姓氏加稱謂所以不得註冊的原因，智慧財產法院也因此維持核駁處分。至於媒體和時尚業界所以責難法官「不食人間煙火」，主要著眼於吳季剛先生的知名度，然而設計師本人的魅力足以形塑品牌光環，最常發生在設計師姓名即是品牌本身的情況下，此一型態的商標也較容易獲准註冊；但如果在姓名之外另創品牌，則消費者對於設計師本人的熟悉度，是否足以反映在品牌林立的交易市場中，取決於設計師經營商標的時間及著力程度，申請註冊時，也要受是否具有識別性、有無近似情形等商標法相關規定的檢驗。在吳季剛先生申請註冊的商標中，「JASON WU」與「MISS WU」兩商標，一件准、一件駁，正說明了是否具備先天識別性的基本判斷，而智慧財產局專就此一事件所發布的聲明，也強調：「『MISS WU』」為單純姓氏結合稱謂所構成，『WU』復為國內常見姓氏，難謂消費者得藉以和吳季剛先生的產品產生聯結」，但是同時指出：「吳季剛先生在我國市場若持續使用該『MISS WU』商標，並檢具已在我國廣泛行銷之證據資料，證明國內消費者知道『MISS WU』也是他設計的產品，取得後天識別性，屆時本局就會核准註冊」。智慧財產局的說明解釋了「MISS WU」欠缺商標註冊理論上所稱「先天識別性」，也點出可嚐試以「後天識別性」爭取註冊。本文即以此一事件為楔子，就法律及實務等方向，探討以姓氏、稱謂註冊為商標的可行性，盼能供商標註冊申請人於設計商標時參考。

＜法條及基準的規定＞

我國商標法第29條第1項規定有「不具識別性」的情形，即不得註冊，包括商標僅由描述所指定商品或服務的說明所構成、僅由所指定商品或服務的通用標章或名稱所構成、或者其他僅由不具識別性之標識所構成等情形，而「商標識別性審查基準」（以下簡稱「審查基準」）更具體說明識別性的判斷及各種態樣，其中關於姓氏與稱謂的部分為：

一、審查基準4.6.1節明定：「姓氏使用於商品或服務，通常只是用以表示業主的姓氏，而非作為來源的標識，在競爭同業使用相同的姓氏時，相關消費者即無法藉由姓氏識別來源，且從競爭的角度觀之，相同姓氏的競爭同業不論其進入市場的時間先後，均有自由使用自己姓氏的需要。故原則上，申請人以姓氏作為商標，不具識別性，應證明取得後天識別性」。

二、審查基準4.8節定義有關稱謂部分，說明：「指對人所加的名稱」，單純的稱謂原則上不具有識別性，而依是否具有標榜的含意可再加以區分，包括：
（一）非自我標榜性質的稱謂：例如「先生（Mister或Mr.）、女士（Mrs.、Ms）、小姐（Miss）、太太、媽媽等對一般人的尊稱」。在交易市場上，部分業者喜歡以「○○先生」、「○○小姐」的型態做為商標，能不能註冊？則應參考所指定的商品或服務，看看是否可以產生擬人化效果，並且足以使商標脫離單純商品或服務名稱的概念。基準中（4.8.1）以下列情形為例：
●「健康先生」使用於人體用藥品、營養補充品等商品－－給予消費者的印象為「健康的先生」，未產生擬人化效果，仍未脫離商品功用的說明，故不具識別性。
●「MR.Antislip防滑先生」使用於建材零售服務－－防滑雖然為建材特性的說明性文字，但「防滑先生」有擬人化的效果，使其成為建材防滑特性的暗示性文字，可准予註冊。
●「Mr.CARE」使用於醫院、牙科診所及牙科醫療服務－－「CARE」有關懷之意，為一般人對優質醫療服務的要求，暗示提供醫療服務的品質或特性，具有識別性。
(二)自我標榜性質的稱謂：例如「醫生、博士、職人、達人、高手、專家、○○王、師傅、師父、大師、Master、 Doctor或Dr.等對專業人士的敬稱」。商標文字代表此類型的稱謂，或以具自我標榜性質的稱謂與商品、服務的說明性文字相結合，「均給予消費者表示商品或服務品質或專業性的自我標榜印象，屬商品或服務的相關說明，不具識別性」。基準中（4.8.2）提及此類不得註冊的實例如：
●「健康博士」為他人提供健康規劃之諮詢顧問；
●「料理職人」使用於經烹調的水果蔬菜、海鮮速食調理包；
●「空調高手」指定使用於冷氣機、通風機。

三、審查基準4.8.3節說明「稱謂與姓氏」結合的審查，由於此一型態文字的「主要含義仍是姓氏，其識別性應依照姓氏（本基準4.6.1）的標準來審查」，也就是「原則上，申請人以姓氏作為商標，不具識別性，應證明取得後天識別性」。例如：以「許醫師」申請註冊在中藥、西藥、醫用營養品商品，許為姓氏，結合醫師後仍不脫離姓氏的意涵，故不具識別性。

＜實務上的准駁案例＞

檢索商標註冊及核駁資料不難發現，各行各業以姓氏或稱謂設計為商標的情形不在少數，而在智慧財產局的審查中，對於以姓氏結合稱謂申請註冊的商標，早期核准案例較多，近年來遭核駁的案件則屢見不鮮，茲舉若干實例供參考：

一、蔣姓申請人以「蔣小姐」為商標，申請註冊在辦公室租售（不動產）、公寓房屋租賃、不動產買賣等服務，智慧財產局以核駁第0315229號審定書詳細說明不准註冊的理由：「姓氏使用於商品或服務，通常只是用以表示業主的姓氏，而非作為來源的標識，相關消費者即無法藉由姓氏識別來源，且從競爭的角度觀之，相同姓氏的競爭同業不論其進入市場的時間先後，均有自由使用自己姓氏的需要。故原則上，申請人以姓氏作為商標，不具識別性。姓氏結合『氏』、『家』等文字或『先生』、『小姐』等稱謂，仍不脫離姓氏的含義，與單純的姓氏無異，適用相同的識別性判斷原則。故本件商標圖樣上之『蔣小姐』，使用於指定之服務，不足以使服務之相關消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別」。

二、又「黃媽媽」商標的申請註冊，也被認定「係以習見之姓氏『黃』結合稱謂『媽媽』，以之作為商標，使用於指定之商品，仍不脫姓氏之含義，尚不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」，因此不具有識別性。

三、另有申請註冊在髮型設計、美髮、化粧等服務的「金老師」商標，則因為「係由未經任何設計之中文所構成，別無其他可資區別之部分，而中文『金老師』依消費者第一印象之認知，乃為對金姓老師之稱呼用語，而不會認為其為指示及區別商品或服務來源的識別標識」，經認定「有可能使相關消費者認為係對從事美容、美髮、塑身之專業人士之稱呼，應不具有識別性」。

四、檢索資料時可發現，相關類型中，以姓氏結合「博士」的申請案例似特別多，其中「藍博士 Dr.Blue」商標指定於化粧品、人體用清潔劑、非人體用清潔劑等商品；「康博士」商標指定使用於礦物質營養補充品、靈芝萃取營養補充品、植物纖維素營養補充品等商品；「柯博士」商標申請註冊在繃帶、衛生繃帶、外科用敷料等商品，分別遭認定「藍」、「康」、「柯」為習見姓氏，結合標榜性的稱謂「博士」，整體主要含義還是姓氏，「尚不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」，因此不具有識別性。至於另有「張博士及圖」申請註冊在奶茶、啤酒等商品；「林博士及圖」指定於寵物零售批發服務等，也因為商標上另有圖形部分，在分別聲明「張博士」、「林博士」不在專用之列後，才獲准註冊。

五、事實上，在前述各以姓氏結合稱謂遭認定不具識別性的案例之外，也有多件類似型態的商標經核准實例，如：「胡媽媽」申請註冊在提供中文寫作之補習教育服務等；「康師傅」申請註冊在速食麵；「林博士」申請註冊在肥料等；「莊博士Dr Juang」申請註冊在中藥材等；「范老師」指定使用於美髮、美容等服務；「王教授」指定使用在化粧、修指甲、燙睫毛等服務，都經核准註冊。針對此一情形，智慧財產局在「MISS WU」乙案中有所說明：「識別性的有無、強弱，常隨著商標實際使用情形及時間經過而變化，故為建立客觀的審查標準，以作為商標識別性審查之依據，本局商標識別性審查基準於中華民國97年12月31日經濟部經授智字第09720031750號令訂定發布，98年1月1日生效」。換言之，由於民國98年的審查基準中，已明白指出：稱謂與姓氏的結合，主要含義仍是姓氏，不具識別性，應證明取得後天識別性，始得註冊。因此有「胡博士DR. HU」商標在申請人舉證已經實際使用，且在交易上已成為申請人商品的識別標識後，在面膜、化粧品等商品取得商標權。

＜後天識別性的取得＞

由上述相關規定及案例不難得知，以姓氏結合稱謂做為商標，原則上不具有「先天識別性」，唯有提供商標使用證據，證明已取得「後天識別性」才可能爭取註冊。審查基準2.3節即說明：「不具先天識別性的標識，未必不能取得商標註冊，如果申請人可以證明該標識於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，此時，該標識具有商標功能，故可以核准註冊。此種識別性係經使用而取得，非標識本身所固有，故稱之為後天識別性，又稱為第二意義。『第二』並非次要或從屬的意思，只是表示該意義出現的時間，是在原來固有的意義之後，當原來不具識別性的標識取得後天識別性，對消費者而言，該標識的主要意義已轉變為來源的指示，而成為消費者對該標識的主要認知。商標為描述性或其他不具先天識別性的標識，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，即為標識取得『後天識別性』，得准予註冊(商29Ⅱ)。」有關證明已　得後天識別性的相關證據，審查基準5.1節更進一步解釋：「原則上，越是直接明顯的描述性文字或不具識別性的標識，消費者越不會把它當作是識別來源的商標，申請人越需要藉由更多的相關物件或媒介物的使用，讓相關消費者認識該標識為商標，所以提出證據數量的多寡，依個案情形而有不同」。證據的內容應該足以顯示具體事實，例如：(1)商標的使用方式、時間長短及同業使用情形；(2)銷售量、營業額與市場占有率；(3)廣告量、廣告費用、促銷活動的資料；(4)銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍；(5)各國註冊的證明；(6)市場調查報告及(7)其他得據為認定有後天識別性的證據等。

在本文起首所提及的「Miss Wu」商標註冊事件中，智慧財產法院對原告(即註冊申請人吳季剛先生)所提出有關後天識別性的證據審查後，認為並未達到商標法第29條第2項所規定：「經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識」的程度，無法證明已取得後天識別性。原因在於「Miss Wu」為吳季剛先生近年才創立的副牌，使用時間不長，所舉證資料又大多關於設計師的介紹報導，消費者所熟悉的應為設計師本人而非「Miss Wu」品牌，資料中也未提及「MISS WU 」商標商品銷售量、營業額、市場占有率、銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所等等，因此無法認定該商標已經原告長時間反覆使用，已在交易上成為原告商品或服務之識別標識，為國內相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別，即不具有後天之識別性。然而此一核駁案件經媒體大肆報導後，原來不認識「Miss Wu」為一設計師品牌的消費者，從此可能將使用於服飾品的「Miss Wu」與吳季剛先生發生聯想，此一標識因禍得福，可能從此在我國建立起後天識別性，而智慧財產局在公開說明中也指出：只要「證明國內消費者知道『MISS WU』也是他設計的產品，取得後天識別性，屆時本局就會核准註冊」。是以吳季剛先生已重新在民國102年2月5 日以「Miss Wu」申請，而媒體也以「敗部復活」預測「今年再申請有可能會准」。有意以類似型態商標申請註冊的業者，也應加強商標使用的深度及廣度，並保留相關證據，以利爭取註冊。