作者 陳怡如

一、前言

專利制度的主要目的在於提供專利權人法律上的保護，使發明人或設計人運用其智慧所創造出的發明或設計免於受到他人的剽竊。藉此促進產業發展及交流。而在專利制度之下，如何認定法律所賦予專利權人的範圍以及其他產品是否落入受專利法所保護的範圍之內，攸關兩造當事人的權益，且常為訴訟攻防上的重點。本文將從實務上法院的判決來解讀智慧財產法院如何認定設計專利權的申請專利範圍及被控侵權產品是否落入設計專利的申請專利範圍，並且將簡單介紹美國設計專利的侵害鑑定方法在近幾年的發展。

二、我國設計專利的侵害鑑定流程

自智慧財產法院於2008年7月1日成立以來，積極處理智慧財產相關的法律紛爭案件。與發明及新型專利相關的訴訟案件相比較，智慧財產法院的民事侵權案件中與設計專利（中華民國102年以前為「新式樣」專利）相關的案例相對而言數量較少。然而數年來事實上也累積了有一定數量的設計專利案件的民事侵權判決。

在智慧財產法院所做成的與設計專利侵權相關的判決之中，智慧財產法院解讀設計專利的申請專利範圍、及被控侵權產品是否落入解讀之後的申請專利範圍的鑑定流程主要係以2007年經濟部智慧財產局所發佈的「侵害鑑定要點」（註一）中所敘述的鑑定流程為準據。亦即，智慧財產法院在判斷設計專利的範圍使否受到侵害時，主要係依循智慧財產局「侵害鑑定要點」的「專利侵害之技術鑑定」中「貳、新式樣專利侵害之鑑定原則 」來進行判斷。在此鑑定原則之下，判斷被控侵權產品設否落入設計專利的專利權範圍的鑑定流程可以分成兩大階段：「解釋申請專利之新式樣範圍」及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品 」。

1. 解釋申請專利之新式樣範圍
就「解釋申請專利之新式樣範圍」的第一階段來說，係解析設計專利圖面中呈現的內容。此內容可以包含視覺性（亦稱裝飾性）設計及功能性（functional）設計兩部份。根據「侵害鑑定要點」，功能性設計並非透過視覺訴求之創作，非屬專利權範圍係以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就系爭產品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計（註二）。

在「解釋申請專利之新式樣範圍」的步驟中，首先以系爭專利設計名稱及圖式所揭露的內容或是說明書所載的「創作說明」為依據來解釋所申請設計所應用的物品，並且考量被控侵權產品的功能，用途，據以比對申請設計專利的物品與被控侵權產品是否為相同或近似物品。此外，亦得以設計專利的「工業設計分類」為基礎來認定申請設計專利的物品及其用途（註三），以決定被控侵權產品是否為與系爭專利所請設計的物品為相同或近似者。

在認定為相同或近似物品之後，則依專利侵害鑑定要點之「新式樣（設計）專利侵害之鑑定原則」中的鑑定原則來決定申請設計的新穎特徵。根據上開要點，設計專利的新穎特徵係指：「設計專利之對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性外觀，不得為功能性外觀」。另外，解釋設計專利權之範圍時，「得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對設計專利權與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵。」（註四）。此外，在設計專利申請案的審查過程期間，智慧財產局所引用的先前技藝文獻或是載於專利公報上的先前技藝文獻均得以被用來界定申請設計專利的新穎特徵（註五）。

在確定設計專利的申請專利範圍的階段中，智慧財產法院常傾向以具體文字來描述解釋後設計專利的新穎特徵。以慧財產法院101年民專訴字第153號（註六）判決為例，該判決在解析了系爭專利的範圍之後係以具體文字詳細敘述了系爭設計專利的新穎特徵為：「1.具透明瓶身，並且瓶身上、下開口均以一瓶蓋蓋合旋鎖住，一濾杯放置在瓶身內。2.瓶身係採用有腰身的修長流線造形，且瓶身上段最寬、向下漸縮，又於近底端處略為變寬之弧線。3.網狀濾杯為一圓筒形，且頂部形成尖錐狀，放置於透明瓶身中」。

2. 比對解釋後申請專利之新式樣範圍與系爭產品

2.1整體的視覺性設計
在確認了申請專利的設計範圍之後，接著進入「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與系爭產品」的階段。而在比對階段中，首先解析系爭產品的內容並且比對系爭產品與申請設計之物品，以判斷系爭產品與系爭專利二者是否為相同或近似的物品。若為相同或近似物品的話，則進一步考慮系爭專利與系爭產品二者的整體視覺效果是否相同或近似。

2.2 新穎設計特徵
承上述，若認被控侵權產品與申請設計的視覺性設計整體相同或近似，尚須進一步判斷相同或近似的部位是否包含申請專利的設計的新穎特徵：「 參酌專利侵害鑑定要點第59頁第10至13行：『若待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣（設計專利權）範圍中之視覺性外觀整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，尚須判斷待鑑定物品是否利用該設計之新穎特徵，若待鑑定物品包含該新穎特徵，待鑑定物品始有落入專利權範圍之可能。』」（註七）

唯有在被控侵權產品使得其與設計專利的視覺效果相同或近似的部位包含了系爭專利的新穎技術特徵，始有侵權成立的可能。換句話說，在「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與系爭產品」的階段中，判斷被控侵權產品是否落入設計專利的範圍的鑑定步驟又可再分成二個階段，即（1）比對系爭設計專利與被控侵權品是否相同或近似，確定是的話，則（2）再進一步判斷被控侵權產品之所以與系爭設計專利相同或近似之部位是否包括了設計專利的新穎設計特徵。

2.3 「禁反言」或「先前技藝阻卻」
若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」（被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係）。若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍。若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則判斷待鑑定物品落入專利權範圍。

智慧財產法院的數起判決中詳細而具體地描述了以上的鑑定流程。舉例而言，我國102年民專訴字第10號（註八）判決理由中完整敘述了以上流程。

從以上智慧財產法院的判決可知，智慧財產法院在判斷設計專利的範圍是否有受到被控侵權產品的侵害時，所依循者係侵害鑑定要點所載的步驟及方法。

三、美國設計專利的侵害鑑定流程的發展

美國法院在判斷設計專利的侵害案件上係首先解析設計專利的申請專利範圍，在確定了設計範圍之後，則根據美國最高法院（The Supreme Court）1871年在Gorham的前導判例（註九）中所創設的「一般觀察者檢測法」來判斷被控侵權產品在整體的視覺效果上是否與設計專利所申請的設計相同或近似。1984年在Litton案（註十）中，美國上訴巡回法院（Court of Appeals for the Federal Circuit）所創設的「新穎特徵測試法（Point of Novelty）」來判斷在解析設計範圍時所確認的設計新穎特徵是否有揭露於被控侵權產品，解此來限縮「一般觀察者檢測法」所擴張的設計專利的權利範圍。是故，根據「新穎特徵測試法」的原則，專利權人在證明了被控侵權產品與設計專利的整體視覺效果相同或近似之後，仍然必須證明被控侵權產品竊取了申請設計專利的新穎特徵，始有成立設計專利受到侵害的可能。

美國法院上述設計專利的侵害鑑定方法相當程度上與我國「侵害鑑定要點」中所載的設計專利的侵害鑑定流程一致。然而，2008年美國上訴巡回法院全院聯席審理Egyptian Goddess案（註十一）中廢棄了「新穎特徵測試法」。

在一些判決之中，「新穎特徵測試法」引起了一些爭議。在法院以「新穎特徵測試法」判斷被控侵權產品是否包含系爭設計的新穎特徵時，有些法院很容易地過於注重設計專利的局部部位的新穎設計特徵。然而，在設計專利的侵害鑑定中，所應著重者係在於設計的整體設計，而非設計專利與被控侵權產品之間的細節特徵的差異。亦即，應該直接以設計專利圖面中所揭示的設計來進行「一般觀察者檢測」，判斷設計專利與被控侵權產品之間的整體視覺效果是否相同或近似。

2008年美國上訴巡回法院全院聯席審理 Egyptian Goddess案的判例中廢棄了美國上訴巡回法院在Litton案中所創設的新穎特徵測試法，改以在一般觀察者原則中結合三方視覺比對（three-way visual comparison）的測試法來判斷是否被控侵權產品有侵害系爭設計專利的範圍。

美國上訴巡回法院之所以廢棄新穎特徵測試法的主要理由為此新穎特徵測試法容易使得法院偏離以「整體設計」來作為考慮是否構成侵權的判斷原則，亦即，新穎特徵測試方法容易偏離以整體觀察的原則觀察設計專利的範圍及被控侵權產品的視覺效果的原則。此外，當設計專利中有相當的設計是以結合先前技藝中的已知特徵的設計。對於此類設計來說，若設計的整體能夠產生特異的視覺效果的話，仍值得受到專利法的保護。然而這種結合先前技藝的已知特徵的設計，使用新穎特徵測試法可能會使得此類設計被認為不具有任何新穎特徵而無法據以主張其權利。另外，根據Litton案的新穎特徵測試法，由於專利權人必須舉證說明被控侵權產品包括系爭專利的新穎設計特徵，專利權人亦被課以較重的舉證責任。

美國上訴巡回法院也指出，設計專利的申請專利範圍通常是以圖面來解讀，很少需要以文字描述。使用「新穎特徵檢測」時，當認定設計專利圖面中所揭示的設計特徵為所請設計的新穎特徵時，法院通常會以文字詳細描述這些新穎的設計特徵。然而，這種解讀方式已經偏離了設計專利應以「整體設計」來考量的基本原則（註十二）。

在Egyptian Goddess案美國上訴巡回法院所使用的三方視覺比對測試法中，法院係將設計專利，被控侵權產品以及最接近申請設計專利的先前技藝並列來比對三者的視覺效果，以合理熟悉該項技藝的一般觀察者的觀點進行比對，考慮三者的視覺效果。若該一般觀察者發現設計專利與被控侵權產品的近似的程度不如被控侵權產品與最接近的先前技藝的話，可能會認定被控侵權產品並未侵害設計專利的範圍，反之，則可能認定被控侵權產品侵害了設計專利的範圍。這種測試方法相當程度地降低了設計專利侵害鑑定的複雜性。

四、結語

智慧財產法院在成立以來，對於設計專利民事侵權的案件，其裁判大抵上均以「侵害鑑定要點」所載的侵害鑑定流程（註十三）來決定被控侵權產品是否落入設計專利的申請專利範圍之中。觀察我國近年來智慧財產法院的判決中尚未發現有法院以三方視覺比對測試法來判斷設計專利是否受到被控侵權產品的侵害。後續智慧財產法院是否會在設計專利的侵害案件中採用美國新的三方視覺比對測試法，仍值得後續觀察及注意。

附註：

註一、參照經濟部智慧財產局「專利侵害鑑定要點」，第47頁至第62頁。
註二、參照經濟部智慧財產局「專利侵害鑑定要點」，第52頁至第53頁，「視覺性設計，指申請專利之新式樣必頇是肉眼能夠確認而具備視覺效果的設計。視覺性之規定，排除功能性設計以及肉眼無法確認而必頇藉助其他工具始能確認之設計，不具備視覺性之設計非屬專利權範圍」；「功能性設計，指物品之外觀設計特徵純粹取決於功能需求，而為因應其本身或另一物品之功能或結構的設計。」。
註三、參照101年4月26日智慧財產法院100年民專上字第23號判決。
註四、參照102年5月17日智慧財產法院101年民專訴字第122號判決。
註五、參照102年5月20日智慧財產法院101年民專訴字第106號判決。
註六、參照102年9月26日智慧財產法院101年民專訴字第153號判決。
註七、同註三。
註八、參照101年4月26日智慧財產法院102年民專訴字第10號判決。
註九、參照Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed. 731 (1872)。
註十、參照Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., U.S. Ct. of App., Fed. Cir. 728 F.2d 1423 (1984)。
註十一、參照Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。
註十二、參照Crocs, Inc. v. US International Trade Commission (ITC), 598 F. 3d 1294, 93 U.S.P.Q.2d 1777, 52 A.L.R. Fed. 2d 655 (Fed. Cir. 2010) 。
註十三、同註一。