作者 王錦寬

我國於立法院上個會期三讀通過之專利法修正案，總統已於去年12月21日公布，依修正後的新專利法第159條規定，新專利法之施行日期由行政院定之，依專利專責機關智慧局最近的說法，新專利法施行日可能在今年11月底之後，確切日期仍未定。

現行專利法共138條，修正公布之新專利法共159條，相較於現行專利法，刪除15條、新增36條，修正的條文高達108條，僅15條條文未修正。由於新專利法修正的幅度大，相關子法也將配合大幅修正，依智慧局公布關於新專利法施行的時程規劃，法規命令將於今年6月起陸續發布，相關的審查基準規劃在今年10月發布。

配合新專利法最重要的為施行細則的修正，依規劃在3月完成公聽，以能在8月發布週知。智慧局在農曆年前（1月19日）公布專利法施行細則修正草案（下稱細則草案）。現行專利法施行細則（下稱現行細則）共5章，57條；細則草案重新編排架構，共為6章，分別為總則、三種專利之申請及審查（各為1章）、專利權及附則等六章，共計90條。細則草案不僅實質內容有大幅變動，章節條次的更動之大也是空前。細則草案整體之特點為：

1.細則草案仿專利法的立法例，將相同性質之條文，於新型及設計章節以準用發明章節之規定呈現。
2.細則草案就說明書記載要件之格式、說明書及圖式缺漏之規定，擴大設計專利保護之態樣，以及配合新專利法舉發制度之變革，增訂許多相關細節性及技術性的規定。
3.細則草案相較於現行細則，共刪除4條，修正53條，新增34條，現行細則僅3條條文完全未更動。現行細則中，例如現行細則第11條、第15條、第18條及第31條等，原條文均一分為兩，而為不同條次。細則草案中，如第17條、第56條等則為現行細則兩條次合併而成。

依智慧局原訂自2月7日、2月14日、2月17日及2月21日舉行細則草案的4場公聽會，在本文2月19日截稿前，智慧局僅舉行過前三場公聽會，完成前三章的討論，進度稍落後。

細則草案前三次公聽會討論的重點，均在發明專利章節，其中大部份的內容在新型專利均準用，本文配合2月15日發布的「專利以外文本申請實施辦法草案」，就細則草案關於發明專利部份修改之重點摘要介紹如下：

優惠期相關規定
新專利法第22條將優惠期之適用範圍擴及新穎性及進步性。優惠期之適用對象則排除「研究」適用優惠期的規定，新專利法也增訂申請人因己意於刊物上公開，無論該項公開是否為商業性發表，且不限於因實驗而公開，均得作為主張優惠期之事由。
細則草案第16條增訂第3項，針對新專利法第22條第3項第1款至第3款，不論是因實驗而公開者、因於刊物發表者或因陳列於政府主辦或認可之展覽會者，如各次之公開事實有密不可分之關係者，得於申請書僅敘明最早發生之事實，惟仍應於說明書敘明其密不可分之其他相關事實，如連續數日進行之實驗、刊物之出版等。
細則草案第16條增訂第4項，對於前述多次可適用優惠之事，計算新專利法第22條第3項所定6個月的期間係以最早事實發生日為準。
細則草案增訂第15條主張優惠期除專利案之申請人外，更包括其前權利人，惟職務上之發明，原發明人有無優惠期規定之適用，智慧局於公聽會後之研復意見，表示仍須再行研議。

制定說明書格式
摘要及申請專利範圍屬於說明書的一部份為現行專利法的規定，新專利法將說明書、摘要及申請專利範圍區分為獨立的文件。關於說明書所應記載的內容在細則草案第17條予以規範，其結合現行細則第15條及第17條的內容，有幾項較大的改變：
現行細則第17條第1項所規定的發明說明規範技術內容的實體記載方式，大部份移至細則草案第17條第1項各款。圖式簡單說明原置於整份發明說明的最後，要依序說明各圖式內容及主要元件符號。細則草案將圖式簡單說明列於第17條第1項第5款，移至實施方式之前，並將原「元件符號」一詞改為語意較廣之「符號說明」仍列於整份說明書的最後。
細則草案第17條增訂第3項規定說明書應於各段落前標示「段落編號」，該項內容規定的位置相當具體：「說明書應於各段落前，其頁面左方空白處，靠右以置於中括號內之連續四位數之阿拉伯數字編號依序排列，以明確識別每一段落。」。此項新增的措施原為強制性規定，經公聽後，智慧局表示將改為「得」編列段落編號，鼓勵申請人加註段落編號。若申請人申請之說明書未載段落編號，智慧局仍會接受，若未有段落編號之專利案在爾後的修正程序，也不必指明修改的段落編號。

筆者認為，段落編號固有助於審查中的溝通，但各國實務，多屬專利局承擔此項工作，除少數國家外，並無強制規定。何況，當務之急，若電子申請推動順利，在軟體中置入前述段落編號將更為便利，其實也不需在細則草案中列入規定。由於細則草案第17條第3項的規定太具體，經公聽會後前述內容應會再修正，避免規定的位置過於僵化徒增申請人困擾。
現行細則第15條第2項明定發明名稱應與申請專利範圍相符，導致實務上曾有要求兩者文字要一致的情形，本次細則草案第17條第4項就發明名稱僅規定發明名稱應簡明表示申請發明之內容，刪除須與申請專利範圍相符的規定。
現行細則第15條第3項規定申請人得依通知檢送該發明於外國申請後之檢索資料及審查結果，由於申請人在外國之申請案，得由各國專利資料庫檢索取得，或由申請人或第三人認有必要時，向專利專責機關提供，乃將原規定予以刪除。

特殊用詞定義
專利法中出現之「刊物」、「所屬技領域中具有通常知識者」等用詞，配合實務上的需要，在細則草案增訂第13條第2項及第14條第1項予以明定。
針對新專利法第22條所稱刊物，細則草案規定係「指向公眾公開之文書或載有資訊之其他儲存媒體。」只要滿足具有公開性質使公眾可得接觸其內容的條件，載有資訊之儲存媒體，不以紙本形式之文書為限，並可包括以電子、磁性、光學或載有資訊之其他儲存媒體及網際網路或線上資料庫等。
新專利法第22條、第26條及第27條等出現之「所屬技領域中具有通常知識者」係作為判斷專利要件的虛擬之人，細則草案原定為：「指具有該發明所屬技術領域中，申請時之一般知識及普通技能之人。」於公聽會後，智慧局從善如流可能改為「指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人。」。

明定原案初審核准後分割案的範圍
現行專利法規定，分割案提出的時點僅限於原案再審查審定前，新專利法第34條第2項增訂第2款，明定申請人於原案初審核准審定書送達後30日內，如發現其發明內容有分割之必要，仍可提出分割申請。細則草案增訂第31條進一步規定：「分割案應自其說明書或圖式所揭露之發明且非屬原申請案核准審定之申請專利範圍，申請分割。」。換言之，新專利法新增的規定，於原案核准公告前，雖申請人仍有機會申請分割，但僅能從原申請案之說明書或圖式所揭露之創作內容另案申請分割，而不得自初審核准審定之原申請案之申請專利範圍所載之技術內容加以分割。另於細則草案第30條則對於分割案申請所須檢附的文件有簡化的規定。

外文本相關問題
外國人到我國申請專利的數量，向來佔智慧局受理總量的1/3強，以2000年迄今為例，有5年佔40%以上，2009年至2011年分別為34.6%、35.3%及37.1%。外國人向我國的申請案，以發明為大宗，佔智慧局受理之發明申請案半數以上。有鑑於外國人來臺申請多數都以外文本先申請再於指定期限內檢送中文本，新專利法針對外文本申請，雖明定外文本不得修正，但給予誤譯訂正機會。
由於外文本種類過多，智慧局對於審查誤譯訂正是否超過原外文本範圍，常造成困擾，新專利法第145條對於我國接受那幾種外文本，授權另定辦法規範之。依智慧局於2月15日提出的「專利以外文本申請實施辦法草案」初版，僅接受英、日語兩種語言之一，且限制外文本僅能擇定單一語文，不得混雜使用英文及日文。
去年各國向我國申請專利件數計30,767件，與前一年之28,387件相較增加8.4%，向我國申請最多的前5位為日本、美國、韓國、德國及中國大陸。日本去年來台的申請件數13,366件為歷年來次高的件數，僅次於2005年的13,704件，美國來台的件數7,715件雖為自2004年以來的最低件數，但始終為第2位。相信智慧局提出初步構想僅限英、日語，上述統計應為主要的依據。
細則草案第22條第3項原規定：「說明書、申請專利範圍及摘要以外文本提出者，其補正之中文本，應逐字對應翻譯。」雖同項但書規定：「以其他翻譯方式表達較為清楚者，不以直譯為限。」，但公聽會中認為逐字對應翻譯之規定過於僵化，希智慧局能考慮再予修正。
細則草案第24條係就說明書、圖式缺漏頁之補正規定，同條第2項則明定，以外文本提出申請案，也適用缺漏頁補正的規定。
智慧局在新專利法公布後隨即推出細則草案，並參考大量外國的實務規定，動作迅速。智慧局在公聽會中也耐心的聽取各界所提的意見，相信能加快細則草案的完善，以作為一下波審查基準制定的依據，期能在今年底新專利法能如期施行。