作者 陳鳳英

例一: 已註冊的歐盟商標若只在其中一個會員國使用是否符合歐盟商標使用的規定？(註一)

K公司申請「HARMONY」商標指定使用於第14類之貴金屬、珠寶、計時器；第18類之皮革、皮件、旅行箱、雨傘、手杖；及第25類之衣服、鞋、襪等商品。於公告期間，T公司僅對該商標之第14類提出異議。T公司據以異議的商標為：

 

歐盟註冊第2434686號商標，註冊日期為2003年2月18日；
西班牙註冊第2403734號商標，註冊日期為2001年11月5日。

異議案經審查，認為T公司所提之使用證據足以認定據以異議之商標。

使用於第14類之指定商品。故認為系爭二商標近似，有使消費者混淆誤認之虞。K公司不服該項決定，乃提出上訴。

依歐盟商標法的規定，若對他人的商標提出異議，而據以異議的商標註冊已超過五年者(以被異議商標申請日為基準)，被異議人可請求異議人提出據爭商標的使用資料。本案，T公司的使用資料為自2004年至2009年在西班牙銷售其商品的21份發票。

K公司認為該使用資料之地區僅限於西班牙，是否足以認定其為歐盟註冊商標的使用？而發票上的銷售商品只有”鑽石戒指、項鍊、耳環”等項，是否亦足以認定為該商標的商品全部有使用？因此，依據前項向第一上訴委員會(The First Board of Appeal)提出上訴。

有關歐盟異議案，若異議申請人據以異議的商標註冊已逾五年，依法應提出使用證據。有關使用證據的認定，依歐盟商標實務及案例(如T-382/08判決)，須斟酌下列要件：

商標須公開使用；
商標使用必須是真實地使用(genuine use)，不能只為保留商標權而作象徵性使用(token use)；
商標使用須考量其使用量及使用時間的長短；若使用時間短，商標異議人須提出其他資料以證明消費者是否有混淆誤認之虞。

本件系爭商標的公告日為2008年10月27日，因此，據爭商標的使用證據日期為該公告日期前5年內，即2003年10月27 日至2008年10月26日間。本案異議人確實提出該期間內在西班牙的銷貨發票21張作為使用證據。此外，亦檢送保證書、標籤及包裝、包裝盒照片等資料。雖然此等資料依通常商業習慣並未顯示日期，但亦可供參酌據爭商標的使用情形。

有關上訴人主張據爭商標在西班牙的銷售是否足以維持歐盟商標的權利乙事，歐盟商標法第15條明訂：在一會員國內真實地使用歐盟註冊商標認定為在歐盟的真實使用。因此，上訴委員會駁回K公司的此項主張。

至於前述發票所記載的商品是否可及於其他指定商品，如寶石，的使用？然依尼斯分類，不論”鑽石戒指、項鍊、耳環”抑或”寶石”，均屬”珠寶”，因此，只要部份商品有使用可認定為該商標的使用。

上訴委員會進一步就系爭與據爭二商標為是否有致混淆誤認之判斷：

HARMONY
系爭商標

 

據爭商標

從外觀比較二商標，二者均含有「ARMONY」，只有字首之「H」不同，而據爭商標尚包含「TOP」及圖形，二者相較，因單純文字商標予人的印象較含有圖形的商標為深，因此外觀上，二者應構成近似。

概念上，「ARMONY」會被視為係「HARMONY」的錯誤拼法，而「HARMONY」具有「和諧、一致」的意義，何況，依法文、德文及西班牙文，「harmonie」與「armonia」為同義字。基於此，系爭「HARMONY」商標與據爭之「TOP ARMONY及圖」商標觀念近似。

又判斷二商標是否有混淆誤認之虞應從商標整體隔離觀察並參酌其他因素，如二商標指定使用之商品/服務。而商標商品之近似度愈高，消費者對商標近似的注意程度愈低。因此，本案系爭商標與據爭商標應認為近似。

綜上，上訴委員會維持原處分，而駁回K公司的上訴。

例二：歐洲聯盟是否可申請團體商標？(註二)

歐洲聯盟(European Union)於2009年間經由其執行單位之歐盟委員會(European Commission)向歐盟商標局提出「REACH」團體商標(Collective Mark)的申請案，指定使用於第1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42及45類等商品或服務類別。該案經審查，商標局(Trademark Department)以下列二理由核駁其申請：
歐洲聯盟並不是一個由會員組成的組織，並得由其成員以組織之名義使用該商標；
所檢附的規章(1)未載明該團體的目的及(2)未載會員資格或條件，故不符合申請要件
申請人提出下列二項理由申覆：
歐洲聯盟係依公法成立的組織，故會員得使用團體商標；
規章確載明該團體的目的及使用標章的方式及條件。

商標局於2011年3月核駁本案，其理由主要如下：
關於申請人申覆的主張 -- 公法人無須證明該法人與會員使用標章的關聯性，但商標局認為申請人雖與會員具有聯結，但其性質應屬於證明標章；
關於申請人申覆的主張 -- 申請人為公法人，並非協會或組織，但商標局認為其對於此項理由並無意見；
關於申請人申覆的主張 -- 申請人無須證明該法人與會員使用標章的關聯性或會員使用此標章時，使用者對此標章具有影響，但商標局指出，有關使用者使用標章時會影響使用規定之主張，不予論斷。

關於申請人申覆的主張 -- 歐盟團體標章權利人事實上為該團體的起草人，草擬使用規範與潛在使用者的條件，但商標局認為本件標章違反歐盟商標法第66條「團體商標得與他團體的商品或服務相區」之規定；
關於申請人申覆的主張 -- 申請人提出使用規範符合申請人的目的及會員使用規範，但商標局發現，該規範只能證明申請人為立法者的角色，並未賦與使用者影響規定之功能。

從而，商標局駁回本件商標之申請。申請人不服，乃向第一上訴委員會上訴，其主要理由為：
依歐盟商標法第66條，協會團體或公法人均可申請團體商標，且公法人無須證明會員使用該商標時與公法人間的聯結關係。

再者，申請人的規章的確載有潛在使用者須符合規定才能使用本件團體商標。

經第一上訴委員會的審理，推翻商標局以商標法第66條駁回的認定，因歐洲聯盟為公法人，並非協會團體；而歐洲聯盟成立的宗旨，依規章第1條，係為「促進聯盟內部的和諧，及經濟活動的平衡發展 …；提供高水準的健康保護與環境政策」。足可證明團體的目的。

又關於商標局要求申請人說明會員使用規範乙事，僅在團體商標申請人為製造人或貿易商之協會組織時才須提供使用規範。因此，本案之申請符合規定，應予核准註冊。

例三：異議人依據重新註冊的商標對他人提出異議，若該重新註冊之商標註冊雖未達五年但若自首次註冊日起算已超過五年時，是否須送使用證據？(註三)

申請人A於2006年12月7日申請「PATHFINDER及圖」商標於第25及28類之衣服、高爾夫球鞋、健身及運動器材、特別是高爾夫球、高爾夫球桿、高爾夫球桿頭、高爾夫球袋、高爾夫球座等商品。嗣於2007年5月28日獲准公告。

於公告期間，J公司依據其在西班牙2007年4月13日註冊的商標「MARS PATHFINDER」(文字商標)提出異議。該據以異議商標亦指定使用於第25及28類之商品，其商品明細為：成衣、鞋、遊戲器材、不屬別類之健身及運動器材、聖誕樹裝飾品等。

A於異議階段，曾請求J公司應提出據爭商標的使用資料，但商標局並未認同該項請求，並判定二商標近似。商標局係認為據爭商標的註冊日為2007年4月13日，距系爭商標公告不及5年，因此無須提供使用資料。A不服該異議結果，乃向第四上訴委員會(The Fourth Board of Appeal)上訴。

J公司據爭商標雖在2007年4月13日取得註冊，但事實上，該公司曾於1998年在西班牙取得「MARS PATHFINDER」商標註冊，惟嗣後放棄，再於2007年重新取得註冊。因此，A的上訴請求為：
請J公司提供據爭商標的使用證明；
駁回異議。

本案經上訴委員會審理，針對同一商標重新註冊之使用是否依歐盟商標局的見解只從新註冊日起算提出其看法。按註冊商標的使用應以真實地在商業上行銷，若只是象徵性地刊登廣告或以其他方式維持商標效力，並不符合「使消費者辨識商品來源或服務提供者」的商標基本功能，甚且阻礙實際上欲使用商標之人無法取得商標權。

J公司首次於1998年取得西班牙商標註冊，嗣因未使用而放棄該註冊商標，乃於2007以相同的商標再次取得註冊。

依歐盟商標法的規定，若無正當事由，註冊商標如連續五年未使用者，該商標有遭撤銷之虞。J公司未使用其註冊商標，反而於放棄後再度申請註冊，企圖以此方式延長其權利期限或待價而沽。商標立法要求商標權人應真實地使用其商標，若未使用，依法有撤銷制度以減少註冊商標的數量，並得以確實保護已使用或欲註冊的商標。商標法雖然未明文禁止同一商標的重複註冊，但立法者並不鼓勵此種行為。為此，上訴委員會准A的請求，並作出J公司應提供據爭商標的使用證明，且異議決定應無效的處分。

作者拙見：

前述案例一及三均提及據爭商標應檢送使用證據。此項規定，與我國現行商標實務不同，然而，類似規定已納入民國100年6月29日經總統令公佈的商標法修正案第57條第2項。蓋商標主要功能在「表彰商品或服務的來源，以與其他商標相區別」，其目的在維護市場公平競爭，並促進工商企業正常發展，因此新商標法亦強調「商標之使用，指為行銷之目的，….並足以使相關消費者認識其為商標」(新商標法第5條第1項參照) 。又依新商標法第57條第2項規定，「以商標之註冊違反第30條第1項第10款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿三年者，應檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。」此規定即與前揭二案例相近，惟不同的是，我國未來實務僅限於特定條款的評定案，故商標異議案應無此條之適用。至於評定申請人應檢附的使用證據，依同條第3項之規定，「應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」由是可知，評定申請人不得檢附象徵性的使用證據，如不具行銷目的報紙廣告。

註一：Decision of the First Board of Appeal in Case R 2134/2010-1 K-Mail Order GmbH & Co.
KG v. Tienasoro Sociedad Cooperativa
註二：Decision of the First Board of Appeal in Case R 828/2011-1
註三：Decision of the Fourth Board of Appeal in Case R 2134/2010-1 Anja Holzpafel v. Josédomingo
López-Palacios González