概述

我國商標法修正案(本文稱「新商標法」)經立法院於今(100)年5月31日三讀通過後，已於6月29日經總統公布，將由行政院另行公告實施日期。依經濟部智慧財產局於今年7月12日至8月2日所舉辦之一系列「智慧財產權業務座談會」中表示，目前尚待研擬修訂完成此次修法的相關配套措施(註一)，新商標法預計於101年7月施行。

此次新商標法之重大變革不少，包括立法明定及擴大商標法保護客體、明確規範商標使用行為之樣態、修正商標不得註冊之事由、增訂未能遵守註冊費繳納期間之復權規定、修正合理使用之範圍、修正商標侵權之相關規定、增訂海關邊境管制措施之相關規定、修正證明標章及團體商標之相關規定、增訂若干權利受侵害之刑罰規定等在內。另外，新商標法特別增訂專屬授權及非專屬授權之相關規定，與我國現行商標法(註二)採概括性規定的方式大不相同。本文以下就新商標法相關商標授權之規範及其立法理由，並參考我國著作權法及專利法中相關專屬授權之規定，從主要面向觀察新商標法對商標專屬授權建立之架構。

新商標法之專屬授權相關規定

新商標法參考商標法新加坡條約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks, STLT)，增訂專屬授權定義及為再授權之相關規定，以及專屬被授權人行使權利之規定(註三)。以下分別說明商標法新加坡條約及新商標法相關規定。
1. 商標法新加坡條約(STLT)
商標採屬地主義保護，不同國家各別有其申請及註冊之程序。為使商標申請人有效降低在不同國家註冊商標的成本，商標註冊體系對申請人更為便利，世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization；WIPO)(註四)考量簡化及統一不同國家商標註冊主管機關間之商標相關行政程序，故於1994年10月在日內瓦召開外交會議，通過「商標法條約(Trademark Law Treaty, TLT)」，並自1996年8月1日正式生效。
然而，「商標法條約」對商標申請文件只接受紙本方式，已因網路蓬勃發達，不敷所需；對於近年來興起之非視覺性商標 (non-visible signs) 之註冊保護，例如聲音商標等，「商標法條約」並沒有相應規定；對於商標授權使用登錄的程序亦付之闕如；再加上「商標法條約」當初起草時，並未成立締約國會員大會並授權其處理相關後續修改事宜，使得日後對條約或細則規定的修改產生極大困難。
有鑑於此，世界智慧財產權組織在2006年3月28日於新加坡舉辦的國際會議中，各締約國針對上述不足之處，對「商標法條約」部分條款重新修訂，並簽署「商標法新加坡條約」(註五)，嗣於澳洲成為第10個批准該條約的國家後，「商標法新加坡條約」於2009年3月16日正式生效(註六)。
依商標法新加坡條約之定義，商標授權係區分為三種(註七)：
專屬授權(exclusive license)
專屬授權係指僅授權一個被授權人使用該商標，並排除商標所有人自己之使用，且不得再授權其他人使用該商標。
單一(或稱獨家)授權(sole license) 
單一授權係指僅授權單一被授權人使用該商標，並排除商標所有人授權任何其他人使用，但不排除商標所有人自己使用商標之授權。
非專屬授權(non-exclusive license)
非專屬授權係指不排除商標所有人使用該商標，且允許再授權其他人商標使用之授權。
2. 新商標法專屬授權相關規定
新商標法中與專屬授權相關之規定，見於新商標法第39條及第40條。新商標法第39條規定：「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權」 (第1項)；「前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人」(第2項)；「授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在」(第3項)；「非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權登記者，在先之非專屬授權登記不受影響」(第4項)；「專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標」(第5項)；「商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定。」(第6項)。
另新商標法第40條規定：「專屬被授權人得於被授權範圍內，再授權他人使用。但契約另有約定者，從其約定」(第1項)；「非專屬被授權人非經商標權人或專屬被授權人同意，不得再授權他人使用」(第2項)；「再授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人」(第3項)。
專屬授權
依新商標法第39條第1項之立法說明(註八)，該立法係參考商標法新加坡條約施行細則第1條，將商標法之授權區分成不同樣態。事實上新商標法第39條第1項，僅明文將商標授權區分為專屬及非專屬授權兩種樣態，至於商標法新加坡條約施行細則第1條提及之單一(獨家)授權，則未明定究竟係屬兩種樣態中的何者，抑或另屬第三種授權樣態。
依上述新商標法專屬授權之相關法條，商標經專屬授權後，商標權人及商標專屬被授權人分別於商標使用及權利行使之關係為何，茲說明如下，並與我國現行著作權法及專利法有關專屬授權之相應規定互為比較。
1.商標使用
現行商標法第33條第1項並未明文排除商標權人於專屬授權他人後仍得自行使用商標之樣態。惟依新商標法第39條第5項，明文定義專屬授權後商標之使用權人僅為專屬被授權人。亦即，新商標法授與專屬被授權人排他使用之權利。故未來商標權人於專屬授權範圍內，需另行取得專屬被授權人之同意，方能使用自己所有之商標(註九)。
相較之下，我國現行專利法並未明文定義「專屬授權」或「非專屬授權」，亦未明文列舉專利授權之樣態。對於專屬授權他人實施後，是否排除專利權人實施該專利所保護之發明/創作乙節，亦不明確。惟依98年12月3日行政院通過之專利法修正草案，就此議題增訂第64條第2項(註十)及第3項(註十一)。如同上述新商標法之相關規定，明定專利授權樣態分為專屬授權及非專屬授權，授與專屬被授權人在專屬授權範圍內，排除任何其他人 (包括專利權人) 實施該專利所保護之發明/創作，專利權人如本身仍有實施之需求，應取得專屬被授權人之授權後，始能實施(註十二)。
再由我國現行著作權法觀之，並無明文定義「專屬授權」與「非專屬授權」，亦未明文列舉著作權授權樣態。至有關專屬授權他人著作權後，是否排除著作財產權人利用原著作之問題，按我國現行著作權法第四節第一款以下有關著作財產權種類之規定(註十三)，著作財產權不僅包括消極的排他權，尚包括積極的專有權，故著作權法第37條第4項後段規定「著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利」所稱之「權利」，應包括積極的專有權在內。實務上亦有見解認為，著作財產權專屬授權之被授權人於其被授權之範圍內，係「獨占利用著作財產權」(註十四)。易言之，著作財產權人在專屬授權範圍內，若未經專屬授權之被授權人同意，似仍不得利用自己所有之原著作。
2. 商標使用以外之其他權利
 有關商標權人在專屬授權他人使用商標後，是否構成自己行使商標使用以外其他權利之障礙，現行商標法並無相關規定；惟參照新商標法第39條第6項立法說明，特別強調商標權人並不因專屬授權而喪失商標使用權利以外之權能(註十五)，亦即於商標專屬授權後，除商標使用權外，商標權人仍保留其他私法上權利而享有締約自由，如移轉契約、設質契約之訂立。
按我國現行專利法中，對於專屬授權他人實施後是否構成自己行使專利權之障礙，並無相應規定。惟98年12月3日行政院通過之專利法修正草案，第64條第3項明定「專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明」，已如先前第1點所闡述。由該專利法修正草案架構觀之，專利權人在專屬授權他人實施專利保護之發明/創作後，似無構成自己行使實施以外之其他權利之法定障礙事由。
現行著作權法第37條第4項後段規定「著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利」，該規定所稱之「權利」應同時包括積極的專有權及消極的排他權，已如先前第1點所闡述。另參照90年10月25日著作權法修正案增訂第37條第4項後段之立法說明，著作財產權人在專屬授權範圍內不得行使之「權利」，係指「著作財產權於私法上之行使」(註十六)。故著作權人在專屬授權他人利用原著作後，即無法再行使著作財產權於私法上之所有權利，包括利用自己所有的原著作在內。
3. 受訴訟救濟權利
現行商標法第69條規定，「依第三十三條規定，經授權使用商標者，其使用權受有侵害時，準用本章之規定」。故目前在所有商標授權使用樣態中，當商標權受第三人侵害時，凡「經授權使用商標者」，無論係專屬被授權人或非專屬被授權人，皆可依現行商標法第七章規定有受權利侵害救濟之權利。惟依新商標法第39條第6項規定，未來當商標權受侵害時，除了商標權人外，僅商標專屬被授權人在專屬授權範圍內，得以自己名義行使民事及刑事商標權受侵害救濟之權利(註十七)。
前述新商標法類似的規範，見於我國現行專利法第84條第1項(註十八)及第2項(註十九)規定。當專利權受侵害時，無論專利權人或專屬被授權人，均可行使民事上專利權受侵害救濟之權利，訴請賠償損害、排除及/或防止侵害。
由現行著作權法第37條第4項前段規定觀之，「專屬被授權人在被授權範圍內，得以自己名義為訴訟上之行為」；另同項後段規定「著作財產權人在專屬授權範圍內不得行使權利」當中所稱「權利」，乃指「著作財產權於私法上之行使」，已如先前第2點所闡述。至有關著作財產權人在專屬授權範圍內得否為訴訟上之行為，現行著作權法雖未明文肯定，但亦無著作財產權人於專屬授權後喪失著作財產權或不得以自己名義為訴訟上行為之規定。按人民訴訟權利受憲法保障(註二十)，故著作財產權人即便在專屬授權範圍內，仍是著作財產權人，自得行使訴訟法上之權利。
4. 再授權
現行商標法第33條第2項後段規定(註二十一)，被授權人若欲再授權他人使用商標，無論其係專屬被授權人或非專屬被授權人，都須經商標權人同意。惟新商標法第40條第1項規定：「專屬被授權人得於被授權範圍內，再授權他人使用。但契約另有約定者，從其約定。」亦即，除契約另有規定外，未來專屬被授權人得於被授權範圍內，無須經商標權人同意，可再授權他人使用商標。
現行專利法對再授權他人實施乙節並未明文規範。另參照98年12月3日行政院通過之專利法修正草案第65條第1項規定，「專屬被授權人得將其被授與之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。」由該專利法修正草案架構觀之，除契約另有規定，專屬被授權人得於被授權範圍內，無須經專利權人同意，可再授權第三人實施。
現行著作權法對專屬授權之被授權人所為再授權行為，究竟應否經著作財產權人同意，固無如前述新商標法第40條第1項及專利法修正草案第65條第1項有相應之規定。同時，現行著作權法第37條第3項規定：「非專屬授權之被授權人非經著作財產權人同意，不得將其被授與之權利再授權第三人利用」，沒有包括須經專屬授權人同意之樣態，不若新商標法及專利法修正草案明文對非專屬授權人再授權之規定(註二十二)來得完整。然而，依現行著作權法第37條第3項規定之反面解釋及「明示其一，排除其他」的法理，專屬授權之被授權人似無須經著作財產權人同意，可就其被授與之權利再授權第三人利用。

小結

藉由授權他人使用商標，除可促進工商企業正常發展並有助於保障消費者信賴利益外，亦為實務上事前減少及事後消弭商標侵權爭議經常採行之方法。未來新商標法於101年7月(暫定) 施行後，商標專屬授權人於授權範圍內，將被賦予近乎商標權人之地位。本文同時比較我國專利法 (含修正草案) 及著作權法之相應規定，希望目前在新商標法接替現行商標法的過渡期間，對新商標法中專屬授權相關立法架構及體系得以開展更廣闊視野，以期未來簽訂商標授權契約時於相關議題考量可更為完善，不但充份保障契約當事人之權益，亦可將日後可能產生紛爭之機會降至最低。

附註：

註一、據「智慧財產權業務座談會」中智慧財產局代表所言，相關配套措施至少涵蓋：1. 推動商標法相關子法增修，包括商標法施行細則、商標規費收費準則、海關執行商標權保護措施、提供侵權資訊及調借貨樣實施辦法等。2. 修訂商標法逐條釋義及Q&A。3.修訂商標相關審查基準，包括聲明不專用審查基準；證明標章、團體商標及團體標章審查基準；非傳統商標審查基準等之修正等。4. 商標申請書表及函稿修正，包括增修申請書及申請須知；商標行政系統舊有函稿條號修正及函稿實質內容修正等。5. 商標資訊系統功能增修，包括商標行政檔案管理、檢索、公報、規費管理等系統功能增修等。6. 商標法相關宣導及說明會。
註二、照現行商標法第33條第1項規定：
「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。」
註三、參照智慧財產局官方網站公告「1000531商標法修正草案總說明三讀通過版」中相關說明(http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abec9ba&lang=zh-tw，2011年7月15日連結)：
「十三、增訂專屬授權及非專屬授權之相關規定
參考商標法新加坡條約，增訂專屬授權之定義及為再授權之相關規定，並為保障專屬被授權人之權益，增訂專屬被授權人行使權利之規定。」
註四、世界智慧財產權組織為聯合國下設之專門機構，總部設於瑞士日內瓦，係在1967年7月14日於斯德哥爾摩會議上，由51國簽訂公約而成立。至2011年7月31日為止，世界智慧財產權組織已有 184個會員國，藉由多邊協定來處理各國與智慧財產權相關的法令與行政工作，並透過國際合作以促進全世界智慧財產權的保護。目前世界智慧財產權組織主管24項國際條約，其中13項是有關智慧財產權保護，6項有關全球保護系統，4項有關分類系統，另1項則是設立世界智慧財產權組織之公約。
註五、參照WIPO網站http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/03/article_0002.html，2011年7月15日連結。
註六、參照 WIPO網站http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0068.html，2011年7月15日連結。
註七、參照商標法新加坡條約施行細則第1條第1項(強調處為作者加註)
  “Rule 1 Abbreviated Expressions
(1) For the purposes of these Regulations, unless expressly stated otherwise:
(i) “Treaty” means the Singapore Treaty on the Law of Trademarks;
(ii) “Article” refers to the specified Article of the Treaty;
(iii) “exclusive license” means a license which is only granted to one licensee and which excludes the holder from using the mark and from granting licenses to any other person;
(iv) “sole license” means a license which is only granted to one licensee and which excludes the holder from granting licenses to any other person but does not exclude the holder from using the mark;
(v) “non-exclusive license” means a license which does not exclude the holder from using the mark or from granting licenses to any other person.”
註八、參照智慧財產局官方網站公告「1000531商標法修正草案條文對照表三讀通過版」中相關說明(http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abec9ba&lang=zh-tw，2011年7月15日連結)：「二、第一項酌作修正。參考商標法新加坡條約(STLT)施行細則第一條明定授權內容，並因應實務授權契約之模式，將授權區分為專屬與非專屬授權。」
註九、參照智慧財產局官方網站公告「1000531商標法修正草案條文對照表三讀通過版」中相關說明(http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abec9ba&lang=zh-tw，2011年7月15日連結)：「六、增訂第五項。參考商標法新加坡條約(STLT)施行細則第一條之規定，增訂專屬授權之定義規定。於此定義下，商標權人於專屬授權範圍內，如需使用其註冊商標，則應另行取得專屬被授權人之同意。」
註十、參照專利法修正草案第64條第2項規定：「前項授權，得為專屬授權或非專屬授權。」立法理由中說明「專利權授權他人實施，係指將專利之實施權即製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等權限授予他人實施而言。一般可分為專屬授權或非專屬授權，專屬授權者，指專利權人於為專屬授權後，在被授權人所取得之權利範圍內不得重為授權第三人實施該發明，倘未特別約定，專利權人在授權之範圍內亦不得實施該發明。」
註十一、參照專利法修正草案64條第3項規定「專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。」
註十二、參照專利法修正草案第64條第3項立法理由:「現行條文第八十四條第二項規定專屬被授權人於專利權受侵害時，得行使損害賠償、侵害排除及防止請求權，惟未明定專屬授權之實體法律效果。爰參考英國專利法第一百三十條第一項、日本特許法第六十八條及第七十七條第二項、韓國專利法第九十四條及第一百條第二項規定訂定專屬授權之效果，以利適用。專利權人如本身仍有實施發明之需求，應取得專屬被授權人之授權後，始能實施。」
註十三、包括著作權法第22條、第23條、第24條、第25條、第26條、第26-1條、第27條、第28條、第28-1條、第29條及第29-1條。
註十四、「惟查著作權之授權利用，有專屬授權與非專屬授權之分。非專屬授權，著作財產權得授權多人，不受限制；專屬授權，則係獨占之許諾，著作財產權人不得再就同一權利更授權第三人使用，甚至授權人自己亦不得使用該權利。專屬授權之被授權人於其被授權之範圍內既獨占利用著作財產權，則其權利之被侵害與原著作財產權人之權利被侵害，並無不同，自係犯罪之直接被害人，而得依法提起告訴或自訴。」最高法院八十六年度台上字第三六一二號刑事判決參照。
註十五、參照智慧財產局官方網站公告「1000531商標法修正草案條文對照表三讀通過版」 (http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abec9ba&lang=zh-tw，2011年7月15日連結)有關新商標法第39條第6項之立法說明:
「商標即便因專屬授權而由專屬被授權人於授權範圍內單獨使用，惟商標所累積之信譽，於專屬授權終止後，最後仍回歸商標權人。且專屬授權契約若以一定期間內授權商品銷售金額之比例，作為權利金數額之計算方式，則專屬授權範圍內之商標侵害行為，對商標權人之權益亦有影響，況商標專屬授權僅係商標權人在授權範圍內，為被授權人設定專有排他之使用權利，商標權人並不喪失商標使用權利以外之權能，如商標權之移轉、設定質權等，專屬授權後之商標侵害行為，若損及商標權人此部分之權利，亦有排除侵害之需要，爰於但書明定得由當事人約定商標權受侵害時行使時權利之主體或訴訟擔當，以資明確。」
註十六、參照智慧財產局官方網站公告「九十年十一月十二日修正公布著作權法部分條文對照表及說明」(http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?Path=3618&UID=9&ClsID=35&ClsTwoID=83&ClsThreeID=57&KeyWord=，2011年7月15日連結) 第37條第4項立法說明：「四、關於專屬授權之被授權人在法律上究取得何種地位，現行條文並未規定，則專屬授權後，著作財產權人可否再行使著作財產權，滋生疑義，爰增訂第四項，明定專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，而著作財產權人在該範圍內，不得行使權利，以資明確。又此所稱「行使權利」，係指著作財產權於私法上之行使，至於著作財產權被侵害時，被授權人得否提起刑事告訴，應視其是否為被害人而依刑事訴訟法規定定之。」
註十七、參照智慧財產局官方網站公告「1000531商標法修正草案條文對照表三讀通過版」 (http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abec9ba&lang=zh-tw，2011年7月15日連結) 第39條第6項立法說明：「八、增訂第六項，理由如下：(一)於商標權受侵害之際，在專屬授權範圍內，專屬被授權人自得以自己名義行使民事及刑事商標權受侵害救濟之權利。(二)商標即便因專屬授權而由專屬被授權人於授權範圍內單獨使用，惟商標所累積之信譽，於專屬授權終止後，最後仍回歸商標權人。且專屬授權契約若以一定期間內授權商品銷售金額之比例，作為權利金數額之計算方式，則專屬授權範圍內之商標侵害行為，對商標權人之權益亦有影響，況商標專屬授權僅係商標權人在授權範圍內，為被授權人設定專有排他之使用權利，商標權人並不喪失商標使用權利以外之權能，如商標權之移轉、設定質權等，專屬授權後之商標侵害行為，若損及商標權人此部分之權利，亦有排除侵害之需要，爰於但書明定得由當事人約定商標權受侵害時行使時權利之主體或訴訟擔當，以資明確。」
註十八、參照專利法第84條第1項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」
註十九、參照專利法第84條第2項規定：「專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。」
註二十、參照憲法第16條規定：「人民有請願、訴願及訴訟之權。」
註二十一、參照現行商標法第第33條第2項後段規定：「被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。」
註二十二、參照新商標法第40條第2項規定：「非專屬被授權人非經商標權人或專屬被授權人同意，不得再授權他人使用。專利法修正草案第65條第2項規定：「非專屬被授權人非經發明專利權人或專屬被授權人同意，不得將其被授予之權利再授權第三人實施。」