作者 王竹平

前言

為使商標先使用者之權利能獲得更周全之保護，商標法於民國86年修法時特別新增第37條第1項第14款(即現行商標法第23條第1項第14款)之規定。而在本款之立法理由即明示，為避免「申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範」，是增訂本款之規定。換言之，本款之增訂乃為維護商業公平競爭，防止道德危險之規定，若申請人因與他人間有契約等關係，如：代理、代工、代銷等關係，抑或有業務往來關係，而知悉他人已先使用之商標，竟未得該他人之同意，而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品/服務申請註冊，此種行為隱含有當事人背信、欺騙等意義，是爲防止他人惡意搶註他人先使用而未註冊之商標，導致交易秩序及公平競爭之市場環境被破壞，此惡意抄襲之行為實有加以規範之必要。

近年來因台灣企業於國際商務往來頻繁，一般企業對於品牌可帶來之附加價值更加重視。因此對於不肖企業爲求「搭便車」之利，搶註國內外未註冊之商標，造成不公平競爭之情事，以及對於商標先使用人於國內業務發展與推動帶來阻礙，商標先使用人在維護其應有權利之時，商標法第23條第1項第14款亦為常見之主張條款之一，因此本文係針對此一條款之適用要件及實務見解加以整理及介紹。

商標法第23條第1項第14款之要件分析

商標法第23 條第1項第14款規定：「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。由此可知，本條款其適用要件包含：
系爭商標必須係與他人先使用之商標相同或近似：而此一要件與同條項第12、13款中所規定之「商標相同或近似」之判斷標準並無不同，亦即本條款之所謂之「商標相同或近似」亦可參考「混淆誤認之虞」審查基準中，關於商標近似之判斷標準。
系爭商標指定使用之商品/服務必須與他人先使用之商標使用之商品/服務相同或類似。
據爭商標必須有先使用之事實，而所謂「先使用」不限於國內先使用，亦包含國外先使用。
當事人因間有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉商標先使用者之商標，進而搶先註冊。
觀上述要件可知，本條款主要係用以保護未註冊但有先使用事實之商標權人之權利，因此並未要求據爭商標須達著名之程度，而此即為本條款規定與商標法第23條第1項第12款之主要差別所在。申言之，本條項第12款之適用須該商標已達著名之程度，亦即「係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。其認定標準並不以在我國註冊、申請註冊或已使用為前提要件，其保護範圍較一般註冊商標為廣，但仍然需為國內相關事業或消費者所知悉為要」，反觀本條款僅要求據爭商標要有國內外先使用之事實，且已為相關同業或有相當消費者知悉。二者相較，前者對於知名度之要求顯較後者為高，因此本款對於未註冊商標之保護範圍較著名商標保護廣，是若先使用之商標縱尚未達著名商標之程度，但可証明註冊人顯有抄襲的故意，即可引用本條款之規定加以主張，以保護應有之權利。
再者，本款實務見解對於商標相同或近似、商品/服務同一或類似，以及先使用均有較一致之解釋標準，是爭議較小。然本款之主要目的既然是防止他人藉由特殊關係而知悉他人先使用之商標，並進而搶先註冊，是申請人是否「知悉」，此要件即格外重要。觀本款在制定時除規定當事人間要有契約、地緣、業務往來等因素外，亦列有概括的規定，即所謂「其他關係」，以使商標權人在與申請人無契約、地緣、業務往來等關係下，亦有適用本條款之機會。惟「其他關係」在法律上確實屬於不確定之概念，因此存有解釋之空間。是對於此一要件實務之解釋，本文將特別介紹實務常見之二種見解，並加以分析及觀察。

本條款中對於「其他關係」之實務見解

以往對於本條款中「其他關係」之解釋，實務上長久以來多採取擴張解釋其適用範圍之見解，已達使商標先使用人之權益保護更完善之目的。因此，法院及經濟部智慧局多引用台北高等行政法院90年度訴字第456號之判決意旨，即：「『其他關係』應從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法之保護」，而不問當事人間之關係為何，只要據爭商標曾於國內外有先使用之情事，當事人亦知悉該商標存在，即滿足商標法第23條第1項第14款所稱「其他關係」之要件。
然至近日，實務對於本條款擴張解釋之態度開始有加以限縮之想法，並在99年5月21日在召開「司法院90年度『智慧財產法律座談會』，其行政訴訟類第4號提案」，針對商標法第23條第14款規定中所稱「『或其他關係』，是否限於與契約、地緣、業務往來相類似之關係？」此一問題加以討論。而其研討結果多數主張認為，所謂「其他關係，自應與契約、地緣、業務往來等情形相類似，始足當之，非泛指任何事實關係均屬之」，因此該討論結果對於「其他關係」之範圍採取「限縮解釋」。然根據本文檢索及研究該研討會後所作成之判決發現，目前在實務上對於「其他關係」解釋之寬嚴依然存在歧異之解釋，我們可由下列判決為觀察：

智慧財產法院99年度行商訴字第225號行政判決(裁判日期：100年04月21日)：
事實：原告於民國93年6 月18日以「M2R 設計圖HELMETS」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第25類之「服飾用手套、禦寒用手套」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1151642 號商標。嗣參加人以「M2R 設計圖」商標為據爭商標，主張系爭商標之註冊違反商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款規定，對之申請評定，系爭商標雖遭被告撤銷，且原告之後提出訴願，亦被經濟部駁回，原告因此提出訴訟。

爭點：原告註冊系爭商標之行為是否符合商標法第23條第1項第14款所規定之「知悉」？

法院引據之解釋：「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內外相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院98年度判字第321 號判決參照）。

法院判決：原告與參加人雖無契約或業務往來關係，然於系爭商標申請前，參加人已自91年起即以據以評定商標使用於安全帽、機車手套等商品，且據以評定商標「m2R」之文字組合、字體設計、版面設計，尚非普通習見，是將據以評定商標使用於機車周邊商品，實具有相當之識別性。又鑑於參加人長期於「MotorWorld」、「COOL BIKERS 機車人」、「TOPRIDER 流行騎士」等機車雜誌上刊登廣告，並已刊載一定之期數且有相當之銷售量（見評定卷第33至79頁），此有參加人所提之上開雜誌廣告影本在卷可憑，顯見據以評定商標使用於安全帽及機車手套等商品已有相當之知名度，該等商品資訊應為相關業者或熟悉該行業之消費者所能得知，或透過閱讀上開雜誌時亦應可得知，另由參加人所提出之武士內湖商行開立收據、武士內湖商行之營業登記資料（見評定卷第79至80頁）可知，原告係從事機車百貨零售之相關業者，應屬機車相關用品之競爭同業，對於相關商品之各種資訊應較一般人更為熟悉且關注。是參加人既早於系爭商標申請註冊前，即已將據以評定商標使用於手套類之商品，且有廣泛行銷之事實，應已為相關業者及消費者所知悉，亦即原告縱與參加人間無任何直接關係，亦因具同業競爭關係或販賣相關產品之關係，而得以知悉據以評定商標之存在，此亦屬商標法第23條第1項第14款所謂之「其他關係」。故原告於據以評定商標申請後，始以高度近似之「M2R 設計圖HELMETS」申請系爭商標註冊，並指定使用於「服飾用手套、禦寒用手套」等同一或類似商品，依一般經驗法則判斷，實難謂為偶然之巧合，顯有知悉據以評定商標之存在，而仍加以使用系爭商標之情事，故系爭商標之註冊，應有商標法第23條第1項第14款規定之適用。

分析：

就本案可知，法院先認定據爭商標具有相當之識別性，且參加人長期在雜誌刊登廣告，因此具有一定之知名度，據爭商標應為相關業者或熟悉該行業之消費者所能得知。而原告與參加人同屬機車相關用品之競爭同業，對於相關商品之各種資訊應較一般人更為熟悉且關注，足以認定原告係知悉據以評定商標之存在，並進而使用及註冊。職是，法院對於「其他關係」之解釋認為包含「同業競爭關係」。

99年5月21日後採取相同見解之智慧局處分則有：中台異字第G00990267號異議處分書、中台異字第G00990016號異議處分書、中台評字第H00940356號審定書、中台評字第H00990067號審定書、中台評字第H00990038號審定書、中台異字第G00970788號異議處分書、中台評字第H00990039號審定書……等。

智慧財產法院98年度行商訴字第243號行政判決(裁判日期：99年05月27日)：
事實：參加人於民國96年5 月31日以「Apple*Love」商標，指定使用於商標法施行細則第13條第35類之「購物中心、郵購、電視購物、網路購物（電子購物）；布疋及衣服及服飾配件零售、五金及家庭日常用品零售、首飾及貴金屬零售、化妝品零售」等商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1293532 號商標。嗣原告以「APPLE」為據爭商標，認系爭商標註冊有違商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款之規定，對之提出異議。經被告審查，認系爭商標之註冊並無商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款規定之適用，於98年6 月25日以中台異字第970312號商標異議審定書為異議不成立之審定。原告不服，提起訴願，亦遭駁回，原告仍未甘服，遂提起本件行政訴訟。
爭點：參加人註冊系爭商標之行為是否符合商標法第23條第1項第14款所規定之「知悉」？

原告主張：
據爭商標之著名性已經被告多次為行政處分所確認，係全球著名之商標無疑。

二造商標指定使用之商品屬同一或類似。

由系爭商標指定服務，即可知參加人為原告之競爭同業、合作業者或下游廠商，在原告「APPLE」、「蘋果」及「APPLE蘋果」商標之信譽已為一般消費者及相關業者所熟知之情形，參加人自應較一般消費者更為熟悉原告商標之使用情形，惟其仍以近似於原告著名商標「APPLE 」、「蘋果」及「APPLE 蘋果」之「Apple*Love」文字做為商標申請註冊於與原告使用在先的相同或類似之服務上，參加人顯有攀附消費者對於原告著名商標之印象。

法院引據之解釋：解釋「其他關係」，應參酌同條文之例示規定，始符合立法真意。因此上開規定「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言（最高行政法院98年度判字第1039號判決參照，司法院99年度智慧財產法律座談會行政訴訟類相關議題第4 號亦同此解）。

法院判決理由：本案據爭商標具有識別性且無論於全世界或是本地均為著名商標，而二造商標應屬近似之商標，又指定使用之服務亦屬類似，而系爭商標有違反商標法第23條第1項第12、13款之規定，應予以撤銷。至對於原告雖另主張系爭商標與據以異議商標間亦有商標法第23條第1項第14款規定之情形，觀本件依卷內所有資料查無參加人與原告間有何契約、地緣、業務往來關係等類似關係而申請註冊系爭商標，故原告此部分主張，並不可採，併此敘明。

分析：
法院對於據爭商標之識別性、著名程度及二造商標圖樣近似及服務類似均予以肯認，惟對於系爭商標權人知悉之部分，該法院採取較嚴格，認為原告未提出當事人之契約、地緣、業務往來關係等類似關係，僅以單純競爭同業為理由，不足以證明參加人符合商標法第23條第1項第14款之「知悉」此一要件。

99年5月21日後採取相同見解之智慧局處分有：中台異字第G00990049號異議處分書、中台異字第G00980100號異議處分書……等。

由此上述二個案可見，雖實務對於「其他關係」之解釋均認為，「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係，似採取限縮之解釋，然對於「同業關係」是否屬「其他關係」則意見有所分歧。再觀智慧局作成之處分依循之見解，多數處分對「其他關係」採取較為寬鬆之看法，即將範圍廣泛，較難以具體認定之同業關係認定為係「其他關係」之範疇。是以縱無業務往來，但只要是國內相關或競爭同業，即有該條款適用之可能。因此2010年5月21日「司法院90年度『智慧財產法律座談會』，其行政訴訟類第4號提案」後，實務對於本條款中「其他關係」範圍之解釋並未產生劇烈之影響，至日後實務發展對於「其他關係」之解釋是否會漸漸走向限縮解釋之方向，則仍有待觀察。

結論

回歸到本條款立法之目的，即「本條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形」可知，本款規定之適用對象限定於因代理或代表等契約關係存在，使國內代理人或代表與外國商標權人處於一種「信賴關係」時，該當代理人等違反此一信賴關係，未經商標權人同意，逕行申請商標註冊，實屬一種違反誠信原則之行為，而不當允許。是既本條款含有「誠實信用原則」之概念存在，對於「其他關係」之解釋自應符合當是人間有一信賴關係或特定關係，申請人因此知悉他人商標進而搶註之解釋。
然觀實務見解對於商標相同或近似、商品/服務同一或類似，以及「先使用」之認定均有較一致之標準，惟獨在因「其他關係」知悉他人先使用商標此一要件，實務對此認定確有差別，而有可爭執之空間。因此對於商標先使用人欲主張商標法第23條第1項第14款時，除須符合二造商標圖樣相同或近似，指定使用之商品/服務屬同一或類似外，若商標先使用人無法提供與系爭商標申請人具有特殊關係以證明系爭商標權人有知悉進而搶註之惡意時，則宜加強提供大量足以證明據爭商標於系爭商標申請前在同業間已先使用，且達普遍知悉之使用、宣傳等資料，以使權利能獲得應有之保護。

參考資料：

一、智慧產財產局編印之「商標法逐條釋義」。
二、曾陳明汝，商標法原理。
三、李茂堂，商標新論，2006年9月。
四、楊文瑞，商標搶先註冊於商標法與公平交易法之規範，智慧財產權月刊，頁71-85，77期，2005年5月。
五、黃銘傑，商標法第23條第1項第12款與第14款之瑜亮情結─評最高行政法院98年度判字第321號判決，月旦法學雜誌，頁133-155，192期，2011年5月。
六、智慧財產法院99年度行商訴字第225號行政判決。
七、智慧財產法院98年度行商訴字第243號行政判決。