作者 于芝懿

壹、概述

所謂「商標淡化理論」，依一般學說定義為：「跨領域的生產者或服務者，在未經著名商標權人之許可下，使用與該著名商標相同或近似之標示，而使消費者縱使對該標示不至於與著名商標產生混淆誤認，但因其不當使用，將會對著名商標之識別性或信譽造成減損，最終帶來損失者。」其中將保護客體限縮至僅限於對著名商標之保護，乃因商標淡化理論本屬原混淆誤認理論之擴張，對於混淆誤認原則的擴張，勢必會影響既有的交易秩序，以及對利益衝突不明顯市場交易自由之程度有所排擠；基此，為維護交易市場自由競爭的秩序，應侷限於保護程度較高之著名商標。

貳、法源

美國

美國是世界上率先進行商標淡化立法的國家，麻州於1947年制定第一個商標淡化法(Trademark Dilution Act)，隨後其他各州亦頒布與商標淡化相關之法令。聯邦為使商標淡化相關法令之效力能夠提升至聯邦法的層次，以便規範全國，並且避免不同州採行的實務見解不同而生分歧，國會遂於1995年修定The Lanham Act (即美國商標法令)，對著名商標的淡化理論給予明確且統一的法令依據，該法令亦稱Federal Trademark Dilution Act (FTDA) (即聯邦商標淡化法)。

聯邦商標淡化法(FTDA)施行後，許多州法院 (Federal Court) 及聯邦巡迴法院 (Federal Circuit Court) 便引用該法案之相關規定於案件判決中，在立法例採案例法(Case-law)的背景下，實務漸漸發展出商標淡化案件採用的10個判斷基準，如聯邦第二巡迴法院1999年Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir.1999)、聯邦第四巡迴法院1999年Ringling Bros.- Barnum & Bailey Combined Shows, Inc., v. Utah Div. of Travel Development, 170 F.3d 449, 461(4d.Cir.1999)，便引用該10個判斷基準。
先使用商標之顯著性
商標間相似程度
產品的相近程度及其縮小差距的可能性
先使用商標之顯著性、與在後商標的相似度及產品相近程度之相互關聯性
消費者與地理區域的區隔
消費者的辨識能力
實際混淆
在後商標的品質
對於在後商標使用者的傷害及在先商標使用者的遲延
在先商標對於為維護自身商標權利的疏忽
其中第1點到第4點著重在著名商標與第三人使用之商標與兩者商品之比對，例如商標之近似程度、商品之類似程度；第5點到第7點則著重在消費者的辨識能力；第8點到第10點則為其他綜合因素，例如商標權人或第三人之行為。
第7點實際混淆之要件，早期較有爭議。所謂實際混淆，係指著名商標權人倘欲主張其商標因未經授權之第三人使用而因此被淡化並受有損害者，須提出消費者對於該著名商標與第三人之商標實際上有被混淆誤認之情，始得主張其商標有被淡化。嗣後2003年美國聯邦最高法院於Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 123 S.Ct.1115乙案中，甚至對該要件作更為限縮的解釋；於該案中，聯邦最高法院拒絕採用聯邦第六巡迴法院認為「僅使消費者產生精神上的聯想(mental association)即足以構成混淆誤認」之見解，甚而依字面解釋，創造了「第三人之使用需實際淡化(actual dilution)該著名商標」之新見解，可謂遠遠提高了原本「混淆誤認之虞即足」的標準。

正因實務如此之發展，在商標淡化案件中，著名商標權人除須證明其商標之識別性或信譽與第三人未經授權之使用有因果關係外，尚須證明消費者主觀上已對著名商標與第三人之商標產生混淆誤認，對著名商標權人之舉證責任造成極大負擔。
基於前述理由，聯邦商標淡化法(FTDA)實施一段時間後，不免產生實務見解的歧異，如判斷有無淡化是否須有具體事實抑或只須有產生淡化之虞即可，美國國會遂於2006年10月6日再度通過了Trademark Dilution Revision，即商標淡化修正案，對商標淡化的相關規定進一步具體化。具體而言，若商標構成近似，著名商標權人可主張淡化的機會當較昔日為高。

我國

我國有關商標淡化之相關規範首次出現在民國92年的商標法修正案，明文規定於商標法第23條第1項第12款：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」
其後，智慧財產局商標權組於96年11月訂定「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」，明訂商標淡化之審查應斟酌下列各項：
商標近似之程度
商標被普遍使用於其他商品/服務之程度
著名商標先天或後天識別性之程度
其他參酌因素

參、標淡化的類型

使著名商標識別性減損之虞
所謂減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。
使著名商標信譽減損之虞
所謂減損著名商標信譽之虞係指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想者。

肆、我國案例 (智慧財產法院97年度行商訴第35號判決參照)

事實概要：

原告於民國93年9月24日以「 」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第7 類之洗衣機、脫水機、洗碗機、家用果汁機、洗米機、洗菜機、家庭用超音波洗淨機、家庭用果菜機、家庭用食物調理機、電動打蛋器、咖啡用磨豆機等商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，准列為註冊第1153577號商標。嗣參加人萊爾富國際股份有限公司以該註冊商標有違商標法第23條第1項第12、13及14款之規定，對之申請評定。經被告審查，以其有違商標法第23條第1項第12款後段規定，以97年2月26日中台評字第960073號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

法院判斷：

系爭商標與據爭諸商標構成近似。

系爭商標「 」與據爭諸商標「HI- LIFE」或「HI-LIFE及圖」等商標，兩者均有明顯之外文「Hielife」與「HI-LIFE」」，且其中僅有「e」字母與「-」之些微差距，其餘無論是字體、讀音均相仿；按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品╱服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品╱服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。另按判斷商標近似，應以商標圖樣整體觀察為原則。本案依前述理由，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應屬構成近似之商標。

據爭諸商標為一著名商標

據爭諸商標權人萊爾富國際股份有限公司係經營提供社會大眾購物服務之便利商店業者，成立20多年，期間致力於日常生活等用品之經銷業務，在全國各地之門市為數可觀，坊間「萊爾富HI-LIFE 」便利商店之形象已深植人心；且據爭諸商標權人於國內其國外均有「HI-LIFE 」系列之商標獲准註冊，並已投入鉅額之廣告資金於平面廣告、電視台等傳播媒體大量且廣泛宣傳。綜上所陳，應足認於系爭商標93年9月24日申請註冊前，據爭諸商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標。

如允許系爭商標之註冊，可能會使據以評定諸商標之識別性或信譽遭受損害。

對於商標淡化之判斷基準規定於經濟部96年11月09日經授智字第09620031170號令訂定發佈之「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」3.3.1至3.3.5，計有「1、對該商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。2、在兩造商標圖樣近似程度的要求方面，商標淡化之虞對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高。3、商標若為第三人廣泛使用於不同之商品/服務，則該商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽較不可能遭受減損。4、商標淡化保護的客體應是識別性與著名程度較高之商標，而創意性商標較易達到這樣的識別性與著名程度。5、判斷有無減損著名商標識別性或信譽之虞還有其他的參酌因素。」共五點。因此，當兩造商標之商品/ 服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據以評定諸商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題。

查據爭諸商標迄今以外文「HI-LIFE 」系列之商標權尚有效存在者計65件，又據爭諸商標業已為參加人長期廣泛使用，所表彰之識別性與信譽已為國內大部分地區絕大多數的消費者所普遍認知，堪認其排他使用之程度較高，而其識別性或信譽亦較有可能遭受減損。雖系爭商標指定使用於「洗衣機、脫水機、洗碗機、家用果汁機…」等商品而與據爭諸商標著名於「便利商店、超級市場」之服務，兩者商品/ 服務之性質固然有異，市場或有區隔，且營業利益衝突不甚明顯，為非屬類似且不具任何競爭關係之商品/ 服務；然審酌兩造商標圖樣構成相近，且據爭諸商標已為著名商標等相關因素判斷，原告於其後始以近似之外文作為系爭註冊第1153577 號「 」商標圖樣申請註冊，會導致據以評定諸商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有稀釋或淡化據以評定諸商標之識別性，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應為類似關係或有密切關聯之商品。

小結：

從而，被告以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12款後段之規定，乃評定為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，依法自無不合。