作者 魏汎娟

直接侵權從1790年美國專利法制定以來，一直都是法條中規範的概念。相反地，間接侵權則是源自普通法。法院發展出協助侵權罪責（contributory liability）的理論，將沒有直接侵權但是卻藉由供應特別適用於侵權目的的組成元件給他人，進而協助他人進行侵權行為的供應者納入法律規制的範圍。此外，針對實質上無侵權用途但是卻被用作侵權目的使用的組成元件，法院也發展出處理此種情形的案例。在教唆侵權（inducement of infringement）的部分，法院要求原告必須提出證據，證明被告實際上鼓勵最終消費者從事直接侵權的行為。因此，教唆侵權事實上乃是從協助侵權的案例中衍生出來的。

該等協助侵權的概念一直到美國1952年的專利法才被納入，而正式成為法條的一部分。協助侵權係規範在35 U.S.C.§271（c）。該法條的構成要件中包括意識（knowledge），當被告銷售一專利物品的組成元件並且「知道」該組成元件是特別製造或特別適用於侵害專利的用途，那麼該等被告就負有違反35 U.S.C.§271（c）的罪責。而35 U.S.C.§271（b）基本上係規範其他在1952年之前構成協助侵權的間接侵權活動，所以該法條的範圍明顯大於35 U.S.C.§271（c）。

雖然在35 U.S.C.§271（b）的文字中並沒有明白地將意圖的要求列為構成要件之一，但是該法條的文字本身係將焦點所定於教唆侵權者的行為，而非意圖。也就是說，35 U.S.C.§271（b）要求被告係「積極地」教唆他人進行直接侵權的行為。然而，法院在解讀35 U.S.C.§271（b）時，向來都將意圖的要求解釋在該法條的構成要件中。因此，教唆侵權者係指提供實質上無侵權用途的產品或服務，卻鼓勵使用者將該產品或服務用作侵害專利，那麼該等提供產品或服務者就是35 U.S.C.§271（b）所規範的對象，負有觸犯教唆侵權的罪責。

本文以下就提供美國專利法目前規範間接侵權的法條，與兩則美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在近期裁定有關間接侵權的案例。

一、法規

35 U.S.C.§271
(b) 積極教唆侵權（active inducement of infringement）:
●需要直接侵權者，教唆者具有特定、蓄意的意圖誘導侵權。
●產品將被視為非以專利過程製造，若該產品於後續過程中實質地被改變，或該產品變為另一產品之不重要的、非基本的一部份。
(c) 協助侵權者（contributory infringer）:
1.任何人在美國境內邀約販賣或販賣、或進口至美國已專利之機器、製造、組合或組成物的一個元件，或原料或設備以供操作專利過程之用途。
2.販賣之項目構成發明之重要部份。
3.賣方知道販賣之項目係特別製造或特別適用於專利侵權之用途。
4.販賣物非日常必須品或商業中適合實質上非侵權用途之貨物。

由此可知，買方必須為直接侵權者；且罪責之成立須賣方具有特定認知:賣方知道販賣之項目係特別製造或特別適用於專利侵權之用途；專利權人的警告信函可構成特定認知。

二、案例

1.DSU Medical Corporation v. JMS Co. LTD. (2006)
系爭專利係關於一種針筒注射裝置，被告JMS為MDS在美國醫療器材供應商市場的日本競爭者。自1999年六月開始，JMS向ITL購買名為Platypus的針筒防護裝置，雙方簽訂合約同意在世界各地經銷此種裝置。JMS所購得的裝置之防護殼為打開的形式。在經銷此種裝置前，JMS一般會先將針頭周圍的防護殼關閉。原告DSU控告JMS侵害其專利權，並控告JMS和ITL相互教唆且協助對方侵權。一審時，法院裁定在美國販售防護殼關閉形式的Platypus為侵害DSU專利權之行為。據此，陪審團判定JMS直接侵權、教唆侵權和協助侵權成立，而ITL則沒有直接或間接侵權。DSU意圖提起新審判但是遭到聯邦地方法院拒絕，於是DSU上訴至聯邦巡迴上訴法院。
在直接侵權與協助侵權的議題，聯邦巡迴上訴法院表示，根據35 U.S.C.§271（c）規定，任何人在美國境內銷售或為販賣之邀約一件專利發明之機械、組合或化合物的重要部份，並知道該部分係特別適合用在侵害該專利權，而非適合用在非侵權用途的拼湊之物件或商品者，應視為協助侵權者而負有罪責。最高法院曾對此規定進一步裁示，製造和銷售只適合用在已專利之組合的物件者將被推定為意圖達到其行為之自然結果，亦即其意圖製造和銷售之物品被用於已專利之組合中。此外，專利權人負有舉證責任證明每一件間接侵權的直接侵權部分，因此要成功主張協助侵權，在本案中DSU必須證明ITL製藥並銷售Platypus、當防護殼在關閉形式時Platypus沒有實質上非侵權用途、ITL在美國涉入之行為造成他人的直接侵權、且JMS的直接侵權行為係利用ITL在美國境內銷售的Platypus。然而證據並沒有顯示ITL協助的直接侵權行為係發生在美國境內，因此聯邦巡迴上訴法院維持聯邦地方法院的判決，裁定聯邦地方法院法官並沒有濫用其裁量權拒絕DSU提起針對ITL銷售Platypus給JMS的行為沒有構成直接侵權或協助侵權之新審判的申請。
至於教唆侵權的部分，聯邦巡迴上訴法院則以全席判決的形式，裁定教唆侵權成立所需的意圖為被指控的侵權者已經知道或應該已經知道其行為將可能引誘實際上的侵權，且被控侵權者已經知道被侵害的專利。因此，欲根據35 U.S.C.§271（b）建立教唆侵權的罪責，專利權人必須證明被告一旦知道被侵害的專利，其積極地且故意地協助他人的直接侵權行為。只是知道據稱構成侵權的行為還不足以達到教唆侵權所需之意圖的門檻，特定的意圖和行為引誘直接侵權是專利權人必須要證明的。而教唆侵權不要求間接侵權者的任何行為都要發生在美國境內，只要直接侵權行為發生在美國境內即可。此點是與協助侵權不同之處。由於證據顯示ITL曾經取得律師分析意見，判定ITL所銷售的Platypus沒有侵權，因此聯邦巡迴上訴法院認為ITL相信其Platypus產品沒有侵害DSU之系爭專利，故ITL沒有特定的意圖教唆他人侵害DSU之系爭專利，所以聯邦地方法院裁定ITL無教唆侵權的判決並沒有濫用裁量權。

2.Broadcom Corporation v. Qualcomm Incorporated (2008)
Broadcom與Qualcomm為行動收音機裝置，如手機，的市場競爭者。本案系爭科技係關於手機網絡之無線聲音和資料傳輸，相關科技可應用在3G基頻處理器晶片中。本案中被控侵害Broadcom專利權的產品包含設計使用在3G網絡和手機的基頻晶片。Qualcomm於本案中雖承認沒有取得無侵權的律師意見，但堅稱這是因為其已取得每一個相關專利無效的律師意見，同時，Qualcomm也選擇不放棄律師－當事人特權並且仰賴專利無效的律師意見來進行答辯。一審時，聯邦地方法院法官下達給陪審團的指令中，曾指示陪審團必須認定Qualcomm意識到被侵害的系爭專利、知道或應該知道其所鼓勵的行為構成侵害系爭專利、且有意地造成被鼓勵的行為，方可判定Qualcomm的教唆侵權成立。在聯邦地方法院法官的指令中還提到，陪審團在判斷教唆侵權的議題時，可以考慮所有間接證據，包括Qualcomm是否取得勝任的律師意見。Qualcomm上訴至聯邦巡迴上訴法院時，質疑聯邦地方法院下達給陪審團的指令不妥。

儘管Qualcomm主張成立教唆侵權所需的意圖之標準係高於故意侵權的意圖，但聯邦地方法院表示，缺乏故意侵權的可苛責性並不能就直接認定沒有教唆侵權。要證明教唆侵權成立，原告（即專利權人）必須依序證明兩件事：首先證明被告（即被控教唆侵權者）意圖造成構成直接侵權的行為；其次是證明被告已經知道或應該已經知道其行為將造成直接侵權。教唆侵權所需的意圖可以從間接證據推測而得，因為律師意見的證據搭配其他證據一起考慮，或許能反映出被指控侵權者是否已經知道或應該已經知道其行為將造成他人直接侵害系爭專利。故聯邦巡迴上訴法院裁定，律師意見與法院在判斷被告已經知道或應該已經知道其行為將造成直接侵權相關。而沒有獲得律師意見在本案中或許能夠作為證據，因為如果一方面允許律師意見被當作被控教唆侵權者脫罪的工具，另一方面卻不允許專利權人將被控教唆侵權者沒有取得律師意見的行為當作意圖侵權的間接證據，將顯然有失公平。因此聯邦巡迴上訴法院裁定，聯邦地方法院法官下達給陪審團的指令，要求陪審團可以將Qualcomm是否取得勝任的律師意見之作為，當作判斷教唆侵權是否成立之間接證據的做法，在法律上並沒有錯誤。

三、總結

當對直接侵權者起訴是行不通、不實際的，或是個別直接侵權者實際侵權造成的損害很小，但是加總起來對專利權人所造成的損害卻很可觀時，在專利權的範疇中對間接侵權者加諸罪責，可以使專利權人在這兩種情形仍然能夠得到損害賠償，使得法律對專利權的維護更加完整。
積極教唆侵權中關於積極教唆的要求，直到最近，法院從來不曾清楚定義如何構成積極教唆。尤其，當被告教唆直接侵權者所從事的行為恰好是侵權行為時，或是被告所教唆的行為是被告明知為侵權行為時，是否這兩種情況都構成積極教唆？雖然此兩種情況的差別並不明顯，但是被告是否知道被侵害之專利，往往是導致積極教唆侵權案件是否成立的關鍵。此種「知道」的觀念，就是所謂的特定意圖（specific intent）。相較於一般意圖（general intent）要求被告教唆他人從事侵權行為，特定意圖具有較嚴格的標準，其不但要求被告係教唆他人侵害特定專利，且該特定專利是被告所知悉的。

聯邦巡迴法院對於構成積極教唆所需的意圖究竟為特定意圖或是一般意圖，一直存在分歧的意見。直到2006年末，這項不確定性才在DSU Medical Corporation v. JMS Co. LTD.案中被確定。在該案中，聯邦巡迴法院的全席判決裁定根據35 U.S.C.§271（b），必須證明被告（教唆者）知悉被侵害的特定專利，才能構成積極教唆侵權案件成立。也就是說，積極教唆侵權案件的成立，必須證明被告具有特定意圖。

而2008年的在Broadcom Corporation v. Qualcomm Incorporated一案中，聯邦巡迴法院裁定被告是否取得勝任的律師意見之行為可以作為判定意圖的間接證據。因此，對專利權人而言，最好採取積極的行動，教育競爭者有關專利與競爭者銷售之產品的關聯。而對競爭者來說，當收到專利權人的警告函時，最好詳細檢視所有可能被認為積極教唆侵權的商業行為，包括銷售產品或原料的行為是否可能鼓勵他人從事直接侵害專利權人專利之行為？產品包裝上或說明書中是否載有任何標示或指示，教導使用者從事直接侵權的行為？銷售的產品是否具有其他非侵權的用途？競爭者本身是否曾經建議或協助他人從事直接侵權的行為？如果上述問題的答案有任何一項是肯定的，那麼該競爭者就可能涉及積極教唆侵權，此時最好馬上採取可行的補救措施，包括徵詢勝任的專家或律師的專利侵害鑑定意見、立即停止所有涉及積極教唆侵權的行為、修改產品設計以迴避專利權人的專利等，以避免將來讓自己涉入專利侵害訴訟中。