作者 林純貞

我國在92年11月28日施行的現行商標法中，參考世界智慧財產權組織（WIPO）於1999年公布關於著名商標保護規定共同決議事項，將減損（dilution）的概念引入著名商標保護的相關法條，例如第23條第1項第12款後段規定：「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」不得註冊；第62條第1款則有「明知為他人著名之註冊商標而使用……致減損著名商標之識別性或信譽者」視為侵害商標權的明文，然而如何認定有「減損」的產生，並無相關的規章可供參考。迨96年11月9日，經濟部針對商標法第23條第1項第12款的適用，發布「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」(以下簡稱「本基準」)，其中才明示「減損」的參考因素，並區分該法條前段與後段規定的差異，說明兩者各有其不同的理論基礎與立法意旨，亦即，前段為「傳統混淆之虞理論」，在概念上著重於防止相關消費者對商品或服務的來源發生混淆誤認，最終衡量標準在於相關消費者是否有可能產生混淆誤認；後段則屬「商標淡化」，著重對著名商標本身的保護，防止著名商標與特定商品/服務來源間的聯繫能力減弱，即判斷著名商標的識別性是否可能被弱化，或著名商標的信譽有無遭損害疑慮。有關商標法第23條第1項第12款前段的部分，因係延用舊法而來，且根據93年5月1日發布的「混淆誤認之虞」審查基準，在實務上已有較明確的適用態樣，但後段部分因屬新增的規定，自施行後在實務上適用的情形如何？是否與審查基準相符合？似有進一步加以了解的必要，本文即以基準中有關減損的部分作為探討的內容，配合相關案例，盼能有助於個案判斷時的參考。

一、著名商標遭減損的類型

本基準中的「減損」又稱為淡化，學者依國際間的著名商標保護理論，認為包含「模糊化」與「玷污化」兩型，我國商標法也將商標淡化的類型區分為「減損著名商標識別性之虞」與「減損著名商標信譽之虞」兩種：

(一)識別性的減損：
指著名商標的識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，於是該商標的識別性很有可能即已被稀釋或弱化。
(二)商標信譽的減損：
減損著名商標信譽的情形，指著名商標的信譽有可能遭受污損，亦即，因第三人任意使用商標的行為，使消費者對著名商標所代表的品質、信譽產生貶抑或負面的聯想，包括以有害身心或毀損名譽的方式使用著名商標，使人對著名商標的信譽產生負面聯想或印象，或使得著名商標原本具有的吸引力及刺激購買慾的能力被減損，例如國外案例所提到的，某著名商標係以使用於琴酒而建立知名度，但他人以極近似的商標使用於清潔劑，足以使消費者發生聯想，而該琴酒商標的吸引力因此被降低，即屬減損情形之一種。

二、防止減損所保護的商標

由於商標法第23條第1項第23款後段所保護的商標，已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並有造成某一文字、圖形、記號或其聯合式等被壟斷的危險，為降低這樣的傷害與危險，相對於同款前段規定，防止淡化所保護的標的應限於著名程度較高的商標。台北高等行政法院97年度訴字第977號判決對此有詳細的說明，即：商標減損和混淆誤認之虞在著名程度之考量上仍有不同；在商標減損部分，據爭商標所表彰之信譽與識別性必須已為絕大多數的「一般消費者」所普遍認知始可，較之混淆誤認之虞僅需達「相關消費者」所熟知之程度，適用條件應更為嚴格；故適用第12款之前提是：「商標近似」及「據爭商標是著名商標」，而適用前段之要件為著名性達「相關消費者」所熟知之程度（因為只要相關消費者有混淆誤認之虞即可），而適用後段是「一般消費者」所普遍認知始可（使用於不同商品或服務，使著名商標形象受損，因應不同商品故要達一般消費者所普遍認知）。

三、判斷有無減損之虞的參考因素及相關案例

(一)商標著名的程度
商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，而商標之著名程度是否較高與該商標被認知的地理區域範圍及該商標為消費者所普遍熟知之程度有關。一般來說，商標所表彰之識別性與信譽若已為國內大部分地區絕大多數的消費者所普遍認知，則該商標具有較高之著名程度，且其識別性與信譽較有可能遭受減損。例如：
在「ROOM 18」商標異議事件中，智慧財產局指出：據爭「ROOM 18」商標於其指定使用舞廳類服務的識別性或信譽 固已為「相關消費者」所熟知，但其檢送的廣告、宣傳數量，尚難認定據爭商標的著名程度已跨越其他領域，而足使國內大部分地區絕大多數的消費者普遍知悉，因此認為他人以「ROOM 18」商標指定註冊於冠帽、圍巾、領帶、鞋子、襪子、毛衣等商品，難謂有違反商標法第23條第1項第12款後段的規定。
(二)商標近似的程度
商標淡化適用範圍應在非常例外的情況，以降低對自由競爭的傷害，所以商標淡化之虞對商標近似程度的要求較混淆誤認之虞為高，在實務上，當系爭商標與據爭商標相同時，主張著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞是較容易成立的，但如果只是近似，則要參考其他相關因素，例如：
美國商標案例顯示，雖然「BIG GULP」商標已舉證為73%的一般消費大眾所知悉，但美國商標審查與上訴委員會認為「Gulp」為一般文字，故以「BIG GULP」商標與及「GULPY」商標不具有高度近似性為由，判斷未構成識別性的模糊淡化。
在「GOOG」商標異議事件中，我國智慧財產局則認為，雖「GOOG」與「Google」兩商標並非相同，其字母數有別，但因「Google」為自創字，其識別性較強，仍認定二商標構成高度近似，足見商標獨創性的高低有時也會影響近似程度的判斷。
(三)商標文字或圖形被普遍使用於其他商品/服務的程度
商標即或已達著名程度，但其所構成的文字或圖形如果已被第三人廣泛使用於不同的商品或服務，則該商標排他使用的程度較低，其識別性或信譽也較不可能遭受減損。在實務上，通常以商標檢索判斷此一因素的形成與否，例如：
智慧財產局以「豐田」屬習見詞彙，且以「豐田」作為商標一部分，在該局申請註冊於各類商品或服務且目前仍有效存在者者，不乏其例，認為據爭「豐田」縱使著名於汽車等相關商品上，仍不得主張人他人以「豐田」商標指定使用於冷熱飲料店、飲食店、小吃店等服務有減損其商標識別性的可能。
智慧財產法院則參考YAHOO奇摩等網頁搜尋資料中，有關「七星」、「SEVEN STAR」被作為山名、潭名、地名、校名、基金會名稱、拳術名稱、彩券名稱、部落格名稱、公司名稱...等情形。認為中文「七星」、外文「SEVEN STAR」文字的使用已屬習見，且以另有數十餘件以「七星」作為商標一部分指定使用於各類商品或服務而在我國獲准註冊，且仍在商標權期間內的實例為由，判斷據以異議商標上的「七星」或「SEVEN STARS 」文字識別性相對較低，且知名度主要存在於菸業相關商品，從而他人縱以相同的文字指定使用於砂紙、研磨劑等商品，仍不能謂有違商標法第23條第1 項第12款後段的規定。
反之，在「Hielife」商標評定事件中，智慧財產法院則在斟酌以「HI-LIFE 」、「Hi-Life 」或「HI LIFE 」作為商標獲准註冊，且迄今商標權尚有效存在者，僅少數2 件係由第三人取得註冊，其餘均屬據以評定商標權人所有，加上據以評定商標所表彰的識別性與信譽已為國內大部分地區絕大多數的消費者所普遍認知，因此雖然被評定「Hielife」商標所指定使用的洗衣機、脫水機、洗碗機等商品，與據以評定商標主要提供的「便利商店、超級市場」服務性質有異、市場或有區隔、且營業利益衝突不甚明顯，但審酌兩造商標圖樣構成相近，據以評定諸商標於便利商店服務上為著名商標，且著名程度已達一般公眾所普遍認知等相關因素，認為「Hielife 」」商標申請註冊，會導致據以評定諸商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有稀釋或淡化據以評定諸商標識別性的可能，違反商標法第23條第1項第12款後段的規定。
(四)著名商標具先天或後天識別性的程度
著名商標不論是具有先天或後天識別性，都能成為商標淡化保護的客體，但著名商標的識別性愈強，愈容易認定其識別性已遭受到損害。商標識別性固與其著名程度的高低有關，但商標本身的創意也屬辨別商標識別性的另一重要因素，因此商標淡化保護的客體應是識別性與著名程度較高之商標，而創意性商標較易達到這樣的識別性與著名程度。例如：
智慧財產法院認為中文「四季」及外文「FOUR SEASONS」均指春、夏、秋、冬四時的總稱，而以「FOUR SEASONS」為商標使用於休閒渡假旅館，有譬喻暗示其所提供的飯店及旅館等服務係四季全年皆宜的用意，尚非與飯店及旅館等服務毫無關聯，是以該商標雖具先天識別性，然識別性程度並不高，另再參考國外內廠商使用中文「四季」或外文「FOUR SEASONS」作為商標申准註冊在其他商品或服務類別者有諸多前例，因而判斷據以異議「FOUR SEASONS」商標尚難謂具有強烈指示單一來源之特徵及吸引力，而他人雖以中文「四季山莊」及外文「Four Seasons Villa & Resort」作為商標文字，指定使用於園藝、景觀綠化等服務，仍不致有減損據以異議商標識別性或信譽的可能。
在前述「GOOG」商標異議事件中，智慧財產局說明據以異議的外文「Google」非固有字詞，為一創意性的商標，具高度識別性，予消費者的印象深刻，是他人以「GOOG」商標註冊，自有減損據以異議商標識別性之虞，而衡酌據以異議「Google」商標商標於搜索引擎服務上具高知名度及識別性，他人於其後以近似的文「GOOG」作為商標指定使用於皮包、皮夾等商品，客觀上有可能減弱或分散據以異議商標強烈指示單一來源的特徵及吸引力，而使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，認有致減損著名商標識別性之虞。
(五)其他參酌因素
判斷有無減損著名商標識別性或信譽之虞還有其他的參酌因素，例如系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖。換言之，倘系爭商標權人故意將系爭商標與據爭商標相同之文字或圖形放大，字體加深等，而可據以推論系爭商標權人有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖，也可以作為判斷的參酌因素。此外，系爭商標與據爭著名商標間存在實際聯想的具體證據，亦有助於判斷該著名商標之識別性或信譽是否有遭受減損之虞。在智慧財產局已作成的案例中，筆者認為「滿漢」商標異議事件似可推論有使人產生實際聯想的意圖，應已涉及商標信譽的減損，可列為此項因素的參考案例，亦即：
據以異議「滿漢」商標使用於「香腸、肉鬆、肉酥、肉乾」等商品已有相當時日，依其商品銷售量、廣告數量、宣傳金額及使用期間較長、銷售地域亦廣泛等判斷，應已為國內大部分地區絕大多數的消費者所普遍認知，為高度著名商標。智慧財產局因此認為他人以相同的「滿漢」商標指定使用於「動物飼料、家禽飼料、家畜飼料、寵物飼料」等商品，將可能削弱該著名商標之獨特性，即減損著名商標之識別性。（所以認為此一案例不同於一般減損識別性的案件，在於他項商品中，實已有不同人以「滿漢」商標獲准註冊，因此，文字本身識別性並非特別強，但系爭商標有可能使消費者將人類食用的香腸與動物飼料相互聯想，致影響或降低對「滿漢」香腸的購買欲，因此不宜准其繼續註冊。）

結語

區別並了解商標法第23條第1項第12款前段與後段的差異，除可以避免不當引用法條之外，當有爭議發生時，更有助於依案情蒐集證據資料，及提出適當的攻防。法條制定的目的在於依商標著名程度體現保護力度的分野，亦即，著名的程度及多角化經營程度有所不同，商標保護的範圍即應有所差異，倘該著名商標長期僅使用於特定商品或服務，而僅於特定之市場或特定之消費族群始有其著名性，則其保護範圍即限於該特定之商品或服務；倘該著名商標之商標權人多角化經營之程度愈高或該商標已為一般公眾所熟知，則其保護範圍即不限於相同或類似之商品或服務，亦即其保護之範圍可跨入關連性較低之商品或服務。原則上，若他人以相同或近似之商標，註冊於營業利益可能產生衝突之商品/服務，有可能使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源時，適用第23條第1項第12款前段規定即為已足；但若二造商標所使用商品在商業上的利益衝突並不明顯，而著名商標已達一般公眾所熟知的地步，且參考其多角化經營的程度極高，他人商標極可能減損著名商標本身識別性或信譽時，即可考慮引用同款後段的規定提出主張。

本文參考資料及案例：

一、經濟部智慧財產局97 年度委託蔡明誠教授、許忠信教授等研究之「國外商標判決案例與分析」研究成果報告。
二、智慧財產局中台異字第G00970175號商標異議審定書。
三、智慧財產局中台異字第G00971189號商標異議審定書。
四、智慧財產局中台異字第中台異字第G00970417號商標異議審定書。
五、智慧財產法院97年度行商訴字第00003號判決。
六、智慧財產法院97年度行商訴字第35號判決。
七、智慧財產法院97年度行商訴字第83號判決。
八、智慧財產局中台異字第G00960982號商標異議審定書。