作者 呂嘉雄

依專利法第7~8條規定，專利歸屬有三大基本預設原則：(1)職務上專利預設屬雇用人，例外則屬受雇人；(2)非職務上專利屬雇用人；(3)出資專利預設是依契約約定，例外則屬發明人、新型創作人或設計人。本文則企圖是利用重要摘要出近期智慧財產法院第二審近期判決之方式，據此約略歸納出智慧財產法院在審理相關案件時所會考量的面向。

本文將於第一章中摘錄出法院在審查此類案件時所採用的基本法則。第二章分別摘錄出四篇各自判別理由。第三章則是依上述摘錄內容，約略歸納出智慧財產法院在審理相關案件時所會考量的面向。最後則是心得。

第一章　基本判定法則

所謂發明人或創作人，係指實際進行研究發明或創作之人，發明人或創作人須對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人或創作人並不以對各請求項均有貢獻為必要。所謂實質貢獻之人，係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成構想之技術手段。構想是在發明人或創作人心中，具有明確與持續一定之想法，且應為完整可操作之發明或創作，並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗。

倘僅是依他人設計規劃之細節，單純將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，抑是使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，此等付諸實施之行為，縱然幫助發明之完成，仍非共同發明人。

至於「實質相同」之判斷，於理解技術內容時，不應侷限於系爭專利權和主張者所提之技術內容間形式上的文字記載或表達上是否相同為斷，若發明/新型所屬技術領域中具有通常知識者能判斷為二者均是敘述同一事項，或者差異未逸脫主張者已擁有之針對解決技術問題或達成功效所提出技術手段的內容，仍應認定為「實質相同」，其情況包括新穎性、擬制喪失新穎性之態樣，亦包括基於普遍使用或眾所周知技術的使用或基於普通技能的選擇，而對於所欲解決之問題或達成功效之技術手段沒有造成實質影響的情況但不包括進步性之態樣。

第二章　法院判別理由

判決一　智慧財產法院107年民專上字第21號民事判決

1.系爭產品構成系爭專利之重要技術特徵

被上訴人員工已於106年2月間，將被上訴人負責人、員工開發之四周邊緣會發光之滑鼠軟墊展示予上訴人A。因構想在被上訴人負責人、員工心中，具有明確、持續一定之想法，且構想為完整可操作，並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗。故被上訴人負責人、員工已對系爭專利請求項1至5之構想，作出重要之一部分實質貢獻。縱被上訴人員工未委請上訴人幫忙尋找適合之發光材質，或者共同創作人間未彼此完全認識或未有雇用或委任等關係，仍不影響系爭專利為上訴人A、B與被上訴人負責人張榮銓、員工所共同創作。

2.系爭專利創作過程有參酌被上訴人之構思與技術

參諸證人之證言，可知上訴人A並非經營滑鼠墊買賣，顯無獨自創作系爭專利之能力。B因有生意之往來，多次至被上訴人處，且見過系爭滑鼠軟墊。

3.新型專利技術報告僅說明無否定專利要件之文獻

新型專利技術報告僅能說明系爭專利無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻，無法證明被上訴人公司負責人與員工，對系爭專利並無實質貢獻。

判決二　智慧財產法院108年民專上字第27號民事判決

系爭專利請求項至10與上訴人已有之技術內容構成實質相同，雖其中的測試結果報告、工作日誌、工作紀錄、操作手冊為被上訴人A、B於任職期間所製作，但其內容均僅單純對於上訴人已有之機器、製程為紀錄，並無實質貢獻可言，上訴人才是對系爭專利有獨立且完全實質貢獻者。

被上訴人雖稱：上訴人之真空離子鍍膜設備為市售HCD鍍膜設備，上訴人製備多元合金鍍膜之方法早已是公開技術，非上訴人獨有。惟本件為專利申請權、專利權歸屬之爭執，係就被上訴人之系爭專利與上訴人已有之技術內容比對是否實質相同，以判斷權利應歸屬上訴人或被上訴人，至於該專利是否不具新穎性或進步性，與本件專利權歸屬爭議無涉。「實質相同」當然不必要求須「實際使用」，因為實際使用是屬於「完全相同」。

判決三　智慧財產法院108年民專上字第5號民事判決

參諸上訴人提出之原證8-1、8-2可知，其上載明為上訴人之研究記錄簿，由上訴人員工為研究人員，並列有管制編號，內頁均為手寫日誌，詳列日期、研究經過及相關數據，經上訴人員工逐筆簽認，且簿冊外觀略有泛黃污痕。參諸原證8-1與8-2之內容可知，上訴人員工於95年12月間業已構思出雛形系統架構，暨細部功能電路，並於96年1月間進一步構思出將該設備改以直立式設計，並已具有具體而可達成前述構思之技術手段，對於系爭專利請求項1、2、9、11至14之技術特徵，具有實質貢獻。

被上訴人提出之乙證1-1至乙證1-3之公開文獻，抗辯稱上訴人員工對於系爭專利請求項並無實質貢獻，藉由超音波測定單元、處理單元以量測泥砂濃度、流體流速之技術方式早為習知概念，然此與本件所爭執系爭專利權歸屬，實屬二事。被上訴人與上訴人因契約合作過程所為為之資料及研發期末報告，該等資料為被上訴人所知悉者，依一般常理及通念判斷，不致捨棄存在之已知悉之資料不用，而另尋其他文獻，並依據該其他文獻進而構思完成系爭專利之發明之理。

上訴人所提關於電路板、電路板外殼機構、超音波換能器、控制軟體等原證，係上訴人依其發明構思，為履行合約，購入零組件或委由其他廠商開模製造，而上訴人所給付之前揭物品，其與系爭專利實際上所使用之設備是否相同，無礙於上訴人之發明構思對應於系爭專利請求項1、2、9、11至14技術特徵之判斷。

被上訴人在提出系爭專利之申請文件前，曾請上訴人員工提供設計上之考量或過程，其僅能證明被上訴人有撰寫系爭專利說明書或者提出系爭專利申請之事實，不足證明系爭專利之發明構思全源自於被上訴人。

上訴人員工所構思之發明，屬於其職務上所完成之發明。被上訴人團隊雖與上訴人簽訂契約，然契約中關於智慧財產權僅明訂機關有權永久無償利用該著作財產權，未約定專利申請權及專利權之歸屬，是依專利法第7條第1項與第3項規定，專利申請權及專利權應歸上訴人所有。

判決四　智慧財產法院108年民專上字第16號民事判決

1.多人對系爭專利有實質貢獻

(1)證人○○○對系爭專利有實質貢獻

證人○○○於89年間投入票券販賣事業，嗣於92年間因販賣票券依法須透過銀行端作信託履約保證，因銀行端在週六、週日休假，影響票券商之標售，因而提出在刷卡機、銀行端及票券商間作信託模式連結以解決問題之構想，故證人○○○與被上訴人黃少風於98年1月間討論合作，並多次與被上訴自然人、上訴人及其他工程師開會討論處理問題流程，開會時工程師會畫類似原證13所示拓圖。故證人○○○對系爭專利具有實質貢獻。

(2)被上訴自然人對系爭專利有實質貢獻

證人○○○○透過人力銀行企劃得知被上訴自然人要設立一家公司，證人○○○是公司金主，並經人力銀行企劃轉知構想。因為被上訴自然人交代與上訴人聯繫，上訴人先後提出專利甲、乙、丙之資料與證人○○○○聯絡討論、修正。上訴人確認修正後之資料，證人○○○○會與被上訴自然人討論，被上訴自然人有想法，證人○○○○會再修正，是被上訴自然人對專利甲、乙、丙有其想法與知悉要如何操作，並對專利說明書表示修正意見。

參諸被上訴自然人於98年間在中信公司擔任1111全球旅遊網之協理，網際網路消費活動係業務所屬範圍，其有實務經驗能掌握專利甲、乙、丙之發明或創作。況依原證15文件規劃「後端使用者」有2類，分別為管理者與廠商端，其中使用者登入畫面之使用者介面，均以被上訴自然人作為使用者之例示。足證原證15文件規劃與被上訴自然人有相當關聯，亦可徵於98年5、6月間，被上訴自然人有參與前開專利研發。

(3)上訴人對系爭專利有實質貢獻

上訴人雖僅負責網站規劃，並無撰寫電腦程式之專業能力，然上訴人屬於系統企劃之人員，系統企劃概念是凌駕在網站設計與網站程式，是提出一個完整規劃，確有就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成構想之技術手段之可能。

被上訴自然人於專利甲、乙、丙申請專利前，其於98年7月17日發送電子郵件予上訴人稱：你雖有很多心血在這套系統上，包括很多細節之執行，然別忘記是本人發起之想法與串連，繼而請你執行與共同討論，所以要尊重本人。足證被上訴自然人邀請上訴人討論與執行研發專利，上訴人有投入相當心力。

綜上所述，縱上訴人對專利甲、乙、丙有投注較多心力，並負責與專利撰寫人○○○○聯繫並提供資料，然無法否定證人○○○、被上訴自然人分別對專利甲、乙、丙有提供發想、解決方法及提供修正意見之實質貢獻。而系爭專利是分割自專利乙，並自專利甲衍生而來。準此。上訴人、證人○○○及被上訴自然人為系爭專利之共同發明人。

2.系爭專利為上訴人職務上之共同發明

查專利甲是被上訴人公司在籌備階段時，開始著手進行研究開發，且專利甲與被上訴公司業務相關，而被上訴公司由籌備階段至公司設立實為同一主體的延續，且專利甲提出申請時，上訴人已在被上訴公司籌備處上班，並由被上訴公司支付相關費用，使用被上訴公司之資源環境，上訴人為被上訴公司使用，並為其服勞務而受監督，是專利甲為上訴人職務上之發明。再者，上訴人對專利乙、丙之發明或創作縱使有實質貢獻，仍屬上訴人在被上訴公司職務上之發明或創作。而系爭專利是分割自專利乙，並自專利甲衍生而來。因上訴人、證人○○○及被上訴自然人為系爭專利之共同發明人。系爭專利為上訴人職務上之共同發明，系爭專利申請權及專利權屬於雇用人。

第三章　可考量的面向

經由上述四判決的重點節錄，可略歸納出智慧財產法院在審理相關案件時至少可考量以下三個面向之一者或多者：1.接觸；2.當事人能力；3.貢獻。分敍如下：

1.接觸

上述四案例中，法院皆會實際去探究當事人是否彼此間曾面見或接觸其它當事人，並且是接觸系爭專利。但不需求當事人彼此間需完全認識，也不需要有雇用或委任關係，如智慧財產法院107年民專上字第21號民事判決。

2.當事人經驗能力

法院在評判當事人能力時會審酌當事人過去的經驗能力，例如在判決1中法院即判定上訴人過往的經驗不足以讓他獨立完成系爭專利；判決4中法院則認定被上訴自然人過往的經驗可以佐證其可對系統專利有貢獻，進而認定專利是共有的。

3.貢獻

貢獻是法院在評斷一專利是否為共有的核心面向，但法院在評判時並不會去判斷貢獻的質與量，而是只考慮有無貢獻，若是有貢獻，則會認定是共同發明人或共同創作人，即使該貢獻相對較小或是偏於習知概念，如判決2~4。

第四章　心得

發明人、創作人在取得專利權的過程，最大的里程碑是能夠提出足夠的證據和理由，向審查委員證明自己的申請案相較於先前技術具有新穎性和進步性，因此發明人常把能提出具有新穎性和進步性的技術特徵的人士，視為是對於申請專利範圍有貢獻的人士。然而法院在審理專利是否共有之案件時，當需考慮一個人士是否有貢獻時，則是會考慮該人士是否能讓一構想被具體、完整可操作且無須過度之研究或實驗地實施，而不論該位人士所提出或完成之技術特徵是否具有新穎性和進步性。

因此，發明人若想確保發明人僅是一位人士時，最優先的策略則是發明人自己本人獨立完成和申請專利範圍有關的研究、實施、產品，不要因為某技術特徵是獨立請求項的習知部分或是僅屬於附屬請求項而假手他人。若是需要假手他人，則需要確定自己的指示夠清楚，而不讓他人有發現問題並進而提出解決方案的自由創作思考空間。若需要授與自由創作思考空間，則需確認他人和本人間有雇用契約，或是他人和本人被同一位雇用人所雇用，以便未來能利用職務發明的規定讓專利權回歸於雇用人。尋求外部資源則是較不建議的方法，因為這需要事先用契約來約定未來的專利權、專利申請權歸屬問題，且發明人自身要清楚地了解在該契約下自身的權利義務，並據此來留存相關的證據。

依專利法第64條規定，專利權共有的最大缺點就是非經全體共有人同意不能讓與、授權他人實施，大幅降低專利交易的價值，另方向，專利法雖有分割的規定，而可能讓各自的專利權人保有其各自的申請專利範圍，但依專利法第34條第2項第2款規定，最晚必需在核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內進行分割才行，因此在申請專利時可把假手他人所完成之技術特徵，撰寫成為附屬請求項，並適時地在申請階段進行分割，以確保發明人自身仍能確保自身的權益。