一、前言

筆者於辦理審查意見通知函時，有時會發現本案相對於引證客觀上明顯有不具新穎性問題，不符專利法第22條第1項之規定，惟審查意見係以可輕易完成為由指不具進步性，不符合專利法第22條第2項之規定（筆者將上述情形稱為隱性不具新穎性），故本文欲探討此種審查意見可能衍生之問題，及申請人對於此種審查意見需注意之處，冀望有助於作為申復答辯時之參考。

二、案例說明

以下設定一案例說明上述情事。

系爭案請求項1之發明為一種濺鍍靶，含有ZnS及氧化物，該氧化物係由Zn、Ga、O構成之複合氧化物，該燒結體之組成滿足2.88at％≦Ga／（Ga＋Zn－S）≦40.3at％之關係式。

對於系爭案請求項1之發明，審查意見通知函僅引用一個引證，其審查意見指「該引證的實施例28已揭示一種mol％組成為ZnS（70）、ZnO（28）、Ga2O3（2）之燒結體，經換算後，該實施例28之Ga／（Ga＋Zn－S）為24.7at％，滿足本案請求項1之上述關係式，又，雖然該引證並未揭示如本案請求項1之關係式，但該引證實施例28之Ga／（Ga＋Zn－S）與所請之範圍部分重疊，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，當能經簡單試驗輕易完成如所請之濺鍍靶，因此，本案請求項1所請不具進步性，不符專利法第22條第2項之規定。」

關於上述審查意見，依專利審查基準第二篇第三章「3.4 進步性之判斷步驟」之「申請專利之發明是否具有進步性，通常得依下列步驟進行判斷：步驟1：確定申請專利之發明的範圍；步驟2：確定相關先前技術所揭露之內容；步驟3：確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；步驟4：確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。」及其相關規定，在沒有任何教示或建議下，本發明所屬技術領域中具有通常知識者應無法輕易從該引證多達35個實施例選擇實施例28進而完成系爭案請求項1之發明，又，即使可從35個實施例中選擇實施例28，在沒有進一步的教示或建議下，要從僅揭示「mol％組成為ZnS（70）、ZnO（28）、Ga2O3（2）之燒結體」的引證其實施例28預期得到如本案請求項1之「2.88at％≦Ga／（Ga＋Zn－S）≦40.3at％」此一關係式，勢必需要不斷地反覆試驗始可完成，因此，本案請求項1之發明絕非可依引證經簡單試驗輕易完成者，符合專利法第22條第2項之規定（具進步性）。

另一方面，根據專利審查基準第二篇第三章「3.2 進步性之概念」中之「進步性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具有進步性，應於其具新穎性（包含無擬制喪失新穎性之情況）之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其進步性。」此一記載，由於被指不具進步性之本案請求項1其審查已至「進步性」階段，因此可知本案請求項1之新穎性已受到認可，然而，若根據上述引證之實施例28的揭示內容，以及專利審查基準第二篇第三章「2.5.4.2 選擇次範圍」之記載亦即「若選擇發明係由先前技術揭露的較大數值範圍中選出較小的範圍，原則上具有新穎性，除非先前技術所例示之數值已落入該次範圍之中，例示如下：（1）先前技術揭露某成分之含量範圍為5～25wt％，申請專利之發明對應該成分之含量範圍為10～15wt％，則申請專利之發明具新穎性。（2）前例中，若先前技術已例示某成分之含量為12wt％，則申請專利之發明不具新穎性。」，則顯然地本案請求項1之發明會因該引證其實施例28揭示之24.7at％此一數值而不具新穎性，惟該審查意見並無相關指摘，而未依照前述基準之規定判斷的結果，極可能造成申請人因審查意見未指摘不具新穎性而未修正請求項1（例如，可從請求項1排除該「24.7at％」此一數值），倘本案克服前述不具進步性之審查意見而獲准專利，日後第三人若再次引用該引證提起舉發主張不具新穎性，由於此引證在申請階段已被審究過，因此顯然會造成審查資源的浪費，並且申請人若因此而進行更正，由於更正僅得就「請求項之刪除」、「申請專利範圍之減縮」、「誤記或誤譯之訂正」、「不明瞭記載之釋明」為之，且除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，以及不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，專利法第67條訂有明文，故相較於審查階段之修正，獲准專利後所進行之更正不僅限制變多，且其難度亦增加許多，顯然亦會造成申請人之困擾，更有甚者，若申請人未克服前述不具進步性之審查意見遭到核駁，因此而提起訴願，假設於訴願階段訴願審議委員會接受申請人關於進步性之主張，但發現確實會因引證其實施例28之揭示而有不具新穎性的問題，依照訴願法第79條第2項「原行政處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，應以訴願為無理由。」之規定，仍有可能認為訴願為無理由而依訴願法同條第1項規定駁回之，此等情形全是起因於未依審查基準之規定遂行所致，故不可不審慎對待之。

三、結語

關於是否具有進步性之判斷，由於容易受到主觀意識的影響，故申請人方面若可提出具說服力之理由，可能就會得到審查委員的認可，但是否具新穎性之判斷，由於專利審查基準規定得相當客觀具體，故在判斷上幾乎不會受到主觀意識的影響，亦即相較於進步性之判斷，新穎性之判斷相對較無個人主觀意識成分存在，因此，當原本不具新穎性之問題以不具進步性為由通知申請人申復時，有可能會因某些主觀上的因素而克服該不具進步性之審查意見，但該不具新穎性之問題卻還是存在著。

專利法第36條明文規定專利專責機關對於發明專利申請案之實體審查，應指定專利審查人員審查之，故相較於申請人，對於有無專利要件之判斷顯然具有較高之敏銳度，並且根據專利審查基準第二篇第七章「審查意見通知與審定」揭示之內容，可知發給審查意見通知函之目的在於幫助申請人據以申復，藉此克服不准專利之事由，並使申請人於必要時在申復的同時一併進行修正，以期能夠賦予一穩固的權利，因此，若有專利法第46條所規定之不予專利的理由，應讓申請人知曉以利於及早因應。

又，申請人（或其代理人）方面亦應留意申請案客觀上是否明顯具有審查意見未指摘之該專利法第46條所規定之其他可予以核駁的理由（或同法第71條第1項規定之得提起舉發的事由），以利及早於審查階段因應並加以克服，如此應會得到具有較強基礎之專利權。