作者 林純貞

＜前言＞

商標的創用，從構思、定案、完稿到提出申請，可能就秏費業者許多心力，而經過審查官針對識別性有無、是否與在先商標構成衝突等不得註冊的因素加以審酌，終於取得商標權後，商標註冊人是否只要依法使用、定期申請延展，就可以高枕無憂，不用擔心權利遭受威脅呢？事實上，為促使商標權人於商標註冊後，能持續、合法的使用商標，同時維護其他商標申請人於不影響他人權益及交易安全之情況下，有更多選擇商標的機會，各國商標法普遍對註冊人課以應依法使用商標的義務，例如我國商標法第63條就規定了5種因使用或不使用商標所構成廢止註冊的態樣，而智慧財產局更早在民國97年即發布有「註冊商標使用之注意事項」，提醒註冊人應依法使用商標，以免商標權被廢止。上述法條中各項構成商標應廢止的事由，多數用以規範註冊人自身應履行依法使用商標的義務，包括：商標註冊後三年內，有使用商標於指定商品的義務；所使用的商標應與獲准註冊的圖樣完全相同，或具有同一性；若因移轉商標權而有致相關消費者混淆誤認之虞，應附加適當標示；或不得有「導致公眾誤認誤信指定商品或服務的性質、品質或產地之虞」的不當使用註冊商標情事等，唯獨「商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者」此一廢止事由，要求商標註冊人應積極維護註冊商標的識別性，包括排除其他同業或消費者將商標淡化為產品的名稱、代名詞或同義字使用，否則，有可能導致註冊商標被廢止。本文所介紹「蠍尾刷」商標廢止事件，經最高行政法院作成106年度判字第656號行政判決，所爭論的即是註冊商標是否已成為商品通用標章、名稱的問題。

＜事件大略＞

涉及爭訟的註冊第01175440號「蠍尾刷」商標，係民國94年10月1日起獲准專用於「溫灸器、物理治療電療短波治療用醫療器、離子治療器、遠紅外線治療器、按摩器、減肥機、紋眉機、指壓器、皺紋消除器、電氣美容儀器、人體用護膚器、低頻按摩機、按摩椅、蒸臉器、美膚機、按摩棒、穴道理療機、美顏器、超音波洗顏器、美體按摩刷」等多項商品。100年8月3日此商標遭他人以構成修正前商標法第57條第1項第2、4款所規定的事實為由申請廢止，亦即，被主張有三年以上未使用商標，及商標已成為通用標章的情形。智慧財產局審理後，針對該商標所指定的商品適用不同的條款，且先後作成二次廢止處分，最終維持「蠍尾刷」商標在「美體按摩刷」商品的註冊：

(一)中台廢字第L01000273號商標處分書指出：

＊審諸商標權人所送證據資料，並未見商標權人有標示系爭商標於「溫灸器、物理治療電療短波治療用醫療器、離子治療器……」商品，自難認商標權人於申請廢止日前3年內有合法使用系爭商標於該等商品之情事，此部分應有(現行)商標法第63條第1項第2款規定之適用。

＊至於系爭商標指定使用於「美體按摩刷」商品部分，因已有不少業者或消費者稱呼「以手握操作，刷面有很多小圓錐形凸點的身體按摩刷」為「蠍尾刷」，顯然該「蠍尾刷」商標留存在消費者心目中的印象及主要涵義是產品名稱而非指示產製者之標識，足堪認定系爭「蠍尾刷」商標註冊後，已成為業界所使用於美體按摩刷商品之通用名稱，因此，系爭商標指定使用於「美體按摩刷」商品之註冊，應有(現行)商標法第63條第1項第4款規定之適用，自應依法廢止其註冊。

（二）中台廢字第L01020269號號商標處分書，主要依據最高行政法院106年度判字第656號判決意旨，說明：

＊經由商標權人授權，被授權人已為行銷之目的，將系爭商標用於與美體按摩刷有關之廣告，並以網路媒介方式將系爭商標之美體按摩刷商品向外展示行銷，符合商標法第5 條所定商標使用情形，應足認定系爭商標在100年8月3日申請廢止日之前3年，確已使用於「美體按摩刷」商品，是在此商品上未構成三年未使用的廢止事由。

＊廢止申請人必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法係作為商品之通用名稱使用，而非作為商品之來源名稱使用，始能廢止其商標之註冊。本案因申請廢止人所檢附之證據資料尚不足以證明「蠍尾刷」商標註冊後，已成為多數業界所普遍使用於美體按摩刷商品之通用名稱，既非業界全然使用，即不足證明一般消費者對「蠍尾刷」之主要認知為商品名稱而非表示商品來源之商標。

＜判決意旨＞

上述最高行政法院106年度判字第656號判決理由指出：

(一)關於事實認定的時點：判決理由認為「從程序經濟原則或權利救濟的有效性及權衡雙方利益觀點，自應以廢止申請時為事實狀態基準時。至於以後之事實，不論有利不利於商標權人，均不得作為裁判時判斷之事實。」

(二)關於「通用」的判斷標準：判決中引用該院針對同一廢止事件所作成之104年度判字第488號判決，認為：所稱通用標章者，係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌。至商標名稱通用化之判別標準，以該商標名稱（即該作為商標之詞彙）在一般消費者心目中認識的主要意義為判準。廢止申請人必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法係作為商品之通用名稱使用，而非作為商品之來源名稱使用，始能廢止其商標之註冊。

(三)關於商標註冊的存廢：認同智慧財產法院所作成的原判決，亦即，原判決依當事人於各爭議階段所檢送之證據資料，認定系爭商標並非業界全然使用，亦說明上訴人所提證據資料數量有限，不足證一般消費者之主要認知蠍尾刷為商品名稱而非商品來源之商標等情，核與卷內事證並無不符，從而維持原判決。

＜案例研析＞

一.什麼是「蠍尾刷」？智慧局在第一次作成的廢止處分書中，曾指出：「蠍尾刷」已變成消費者或業者指稱以手握操作，且刷面有很多小圓錐形凸點的身體按摩刷之代名詞」，智慧財產法院則認為「『蠍尾』2字並未傳達美體按摩刷商品之相關資訊」。然而筆者搜尋網路，得到的訊息為：「蠍尾刷」源自「削肥刷」，係指商品具有為使用者削去多餘肥厚脂肪組織的功效，取其諧音而稱為「蠍尾」。在上述訴訟中，雖未見兩造就「蠍尾」是否等於「削肥」為攻防，惟即使由說明文字的諧音變化而來，既然無論商品外觀、材質均與蠍子的尾巴無任何關聯，以「蠍尾刷」為商標，應仍不失識別性。

二.原具有識別性的商標文字，後來演變為商品通用標章或商品名稱，通常發生在新產品問市時所使用的商標，消費者為了便於稱呼、辨識，直接以品牌呼叫該類商品，智慧財產局在「註冊商標使用之注意事項」中，係舉「猫眼」為案例，而國際間涉及通用名稱疑義的商標，例如「WALKMAN」、「Photoshop」、「Aspirin」、「XEROX」、「Vaseline」等等均是，各該商標權人為了維護商標的識別性，不得不公開宣示主權，呼籲並提醒各界尊重其權益，表明各該文字為專屬之標識，以正視聽。

三.在「蠍尾刷」乙案中，法院也指出：商標註冊後，倘因怠於維護其商標之識別力，致其成為商品或服務的通用標章、通用名稱或形狀，已不具有指示特定商品或服務來源的識別性時，即失去商標的基本功能，基於公益及識別性之考量，應由商標專責機關廢止其註冊。雖然最終法院認為坊間業者、書籍、網頁有使用「瘦身刷」、「撥筋刷」、「美體按摩刷」、「瘦身按摩刷」、「按摩刷」等名稱的情形，因此「系爭商標並非業界全然使用」，也非「絕大多數消費者對於該詞彙之用法係作為商品之通用名稱使用」，從而保留「蠍尾刷」商標在美體按摩刷商品上的商標權。然而對商標權人而言，由原來註冊的20項商品，到僅剩1項商品保有商標權，原因當然在於並未將商標使用於其餘19項商品，而即使自己持續將商標標示於該唯一的商品，如果未積極以「商標」的型態使用，或縱容同業、消費者以商品名稱或商品描述的方式提及該商標，即有可能造成商標識別性的減弱、甚至喪失商標權。換言之，業者於產品新創之際，除構思足以表彰商品的品牌，並申請註冊，更應在商標獲准註冊之後，不僅持續、完整將商標使用於所指定的商品，也應積極維護商標識別性，關注市場有無濫用商標的情況，以免自創之商標淪為通用標章或商品名稱，因而損及權益。