壹、概述

在各方矚目之下，歐盟最高法院（European Court of Justice, ECJ)(註一)由15位法官組成之大法庭，於2018年6月12日對法國知名設計師Christian Louboutin所申請之紅色高跟鞋底商標註冊案作出判決(註二)。本案承審法官(註三)罕見地與佐審官（Advocate General）(註四)持不同之見解(註五)，認為標示於高跟鞋鞋底的紅色與高跟鞋具體形狀沒有關係，上述商標並未違反相關歐盟指令(註六)，應可視為「位置商標」。

雖然我國商標法例示可註冊之商標態樣並未列入「位置商標」(註七)，惟當特定位置之標識可用於指示商品或服務來源時，仍屬「具有識別性之標識」，可依法申請商標註冊之保護。經濟部智慧財產局將此類「位置商標」歸類為「其他非傳統商標」(註八)。本文將以上述歐盟最高法院判決為例簡介「位置商標」相關爭議，並概述「位置商標」在我國註冊之現況。

貳、案情概要

一、背景事實

法國知名設計師Christian Louboutin 以個人及公司名稱 Christian Louboutin SAS (以下稱Louboutin)於2009年12月28日以紅色高跟鞋底圖樣(如下圖所示)申請註冊荷比盧商標(以下稱本案商標)，商標圖樣描述為「使用於鞋底之紅色(Pantone 181663TP) (鞋子的輪廓外形不是商標的一部分，僅用來標示紅色在商標中的位置) (註九)」。該申請案於2010年01月06日獲准註冊為第 874489號商標。指定商品原為「鞋靴(整形外科用鞋除外)」，後於2013年04月10日修正縮限為「高跟鞋 (整形外科用鞋除外)」。

 

2012年荷商van Haren Schoenen BV (以下稱van Haren)在荷蘭設立鞋類零售店，銷售紅色鞋底的高跟鞋商品，Louboutin認為van Haren侵害上述荷比盧註冊商標，於2013年5月27日向荷蘭海牙地方法院 (District Court, The Hague, The Netherlands) 提起商標侵權訴訟。

van Haren於答辯階段對上述註冊商標之有效性提出質疑，主張紅色鞋底賦予指定商品實質的價值，而當商標僅由賦予商品重要價值的形狀所構成，即便註冊亦應被宣告無效(註十)，因此上述註冊商標應被排除在商標保護之外。

二、法院判決

    1. 荷蘭海牙地方法院

       法院表示，Louboutin商標當初可順利取得註冊，係因大部分荷比盧女高跟鞋的消費者能以紅色鞋底辨識高跟鞋商品之來源為Louboutin，並得藉以與其他女高跟鞋商品相區別。雖然Christian Louboutin起初因美觀在鞋底上使用了紅色，後來將它用作辨識產製者之標識，在消費者決定購買Louboutin鞋子時，紅色鞋底扮演極重要之角色，具有實質價值。

       法院指出由於本案商標係由鞋底的顏色組成，而此顏色亦為商品之要素，而歐盟指令2008/95/EC第3條第（1）項第（e）款第（iii）目(註十一)中「形狀(shape)」的概念是否適用於本案商標，將影響判決結果，地方法院決定暫停此案之審查，將相關法律議題交由歐盟最高法院解釋。

     2. 歐盟最高法院

       最高法院認為，歐盟指令2008/95/EC並未定義「形狀」的概念，該概念的意義及範圍應將日常用語中通常涵義及其發生的背景及立法目的納入一併考量。在商標法範圍中，「形狀(shape)」通常被理解為簡述指定產品的線條或輪廓；而在歐盟指令2008/95/EC、法院案例或該概念的通常涵義中，並未論及沒有輪廓的顏色本身可能構成一種「形狀」。有關將特定顏色使用於商品的特定部分是否指本案商標係由歐盟指令第3條第（1）項第（e）款第（iii）目中所指的形狀所構成，歐盟法院認為雖然商品或部分商品的形狀的確在標示顏色在商品上輪廓外形時發揮作用，但不能因此認定本案註冊商標只尋求商品特定部分之顏色保護。本案商標與高跟鞋鞋底的具體形狀沒有關係，且其申請註冊時之商標描述即已明確指出，鞋子的輪廓外形非為商標的一部分，僅為標示該註冊商標顏色的位置。因此本案商標並非僅由上述歐盟指令中所述之形狀所構成，未違反商標歐盟指令。

參、非傳統商標

傳統上商標以文字、圖形、記號或其聯合式構成，以平面商標圖樣即可完整清楚表現，商品或服務之相關消費者可藉以辨識提供商品或服務的主體來源，並得與他人之商品或服務相區別。隨著市場激烈競爭之發展，交易型態亦日趨活潑多元化，商標需跳脫傳統表現的方式以吸引消費者認識並購買其商品或使用其服務。上述歐盟法院判決中之商標，註冊人Louboutin即用異於傳統之方式，以標示於鞋底之紅色當作商標。目前國際間在討論非以上述傳統方式表現之商標時，多將之稱為非傳統商標(non-traditional trademarks)以與傳統商標相區別。

世界各國對於可申請商標註冊保護之客體，依各國商標法規定各有不同。我國對於非傳統商標之保護始於2003年11月28日施行之商標法，增訂立體、單一顏色及聲音商標之保護，又於2011年6月29日再次公布修正商標法，開放任何足以識別商品或服務來源之，皆能成為註冊保護之客體，並例示商標得由文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成(註十二)。既商標保護之客體擴及任何具識別性之標識，自不以法條所列舉者為限，其他未列舉之位置商標以及非視覺可感知的商標(包括氣味、觸覺、味覺等)亦可申請商標註冊之保護。

依經濟部智慧財產局公告之商標業務統計(註十三)資料，非傳統商標之申請件數以立體商標最多，顏色商標居次，詳如下表：

肆、位置商標

位置商標是指在商品或服務的特定位置上標示視覺可感知的商標，且該特定位置係用來指示商品或服務來源之重要特徵，倘商標未施用於該特定位置，其指示商品或服務來源的功能將會喪失。上述歐盟法院判決中之紅色鞋底註冊商標，相關消費者係以標示於鞋底位置之紅色來辨識商品產製來源為Louboutin；倘Louboutin將紅色用在鞋面，消費者便無法確認紅色鞋面之商品是否產自Louboutin。　

在我國申請位置商標註冊，需注意商標的表現方式是否夠明確、是否具識別性及非具有商品功能性(註十四)。在商標的表現方式，商標圖樣應以虛線表現商標使用於商品或服務的位置，並於商標描述就商標本身及其使用之方式、位置等詳加說明，使審查時能明確界定其權利範圍，並使第三人得以由註冊公告確認註冊商標及其權利範圍。另位置商標若欲取得商標之註冊保護，需具備商標識別性及非具有商品功能性，即可清楚指示及區別商品或服務的來源及非僅為發揮商品或服務之功能所必要之設計或特徵。

在我國尚未接受非傳統商標註冊時，盧森堡商普瑞得有限公司(PRADA S.A.)即已於2001年8月2日以平面商標方式申請註冊其標示於鞋後跟中央位置並延伸至鞋底的紅色條帶(如下圖) 使用於第25類的鞋靴商品上，並於2003年5月16日取得商標第01041178號之註冊(商標圖樣內之「鞋後跟底面輪廓線條」不在專用之列)至今(註十五)。

目前在我國以位置商標提出申請並已獲准註冊之商標共有6件(註十六)，詳如下表：

伍、結語

雖然新型態之非傳統商標常被視為較不具先天識別性，故爾在商標註冊階段或註冊後商標侵權訴訟階段，常引起較多爭議。如上述歐盟法院判決中之紅色高跟鞋底商標，在申請階段固須提示(大量)使用證據，證明相關消費者已認識紅色鞋底為指示Louboutin商品來源之標示而取得註冊；在訴訟階段又遭對造van Haren質疑該註冊商標之有效性，需由歐盟最高法院判定紅色高跟鞋底位置商標確可註冊。

在我國申請位置商標註冊時，無論以顏色、標籤或圖形設計來標示該位置，常容易讓相關消費者將之視為業者用來裝飾商品之顏色、商品本身或配件之設計，或為賦予商品實用功能性，而無法立即將之視為係用來辨識商品產製或服務提供來源之商標。因此，位置商標通常被視為不具商標先天識別性，申請人往往需提出大量使用證據，證明該商標經使用且在交易上已使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，才能依商標法第29條第2項規定(註十七)取得商標註冊保護。

在我國欲申請註冊之位置商標，可由證明該商標已因使用取得後天識別性(註十八)而成功取得商標註冊。故於開始使用位置商標之際，在廣告宣傳時，可特別強調特定位置設計之獨特性，讓消費者得以單憑該位置設計能輕易辨識商品產製或服務來源，同時亦可增加順利取得註冊保護之機會。

 

附註：

註一：歐盟最高法院屬「歐盟法院」（Court of Justice of the European Union）體系。歐盟法院設於盧森堡，包括以下法院：掌理一般案件一審之「普通法院」（General Court）；專門法庭（specialized courts）；及歐盟最高法院。歐盟最高法院掌理對普通法院裁判提起之救濟程序，也負責解釋歐盟各條約，統一歐盟會員國內國法院對歐盟各條約之解釋適用。
註二：參見Christian Louboutin and Christian Louboutin Sas v. van Haren Schoenen BV, Case C-163/16, EU: C: 2018: 941。
註三：即K. Lenaerts(院長), A. Tizzano(副院長), L. Bay Larsen(庭長), T. von Danwitz(庭長), J.L. da Cruz Vilaça(庭長), C.G. Fernlund(庭長), C. Vajda(庭長), E. Juhász, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe及C. Lycourgos。
註四：自歐盟法院成立即有佐審官（Advocates General）制度，目前歐盟法院編制有11位佐審官，負責針對個案提出獨立與公正意見。佐審官所寫的書面論述的範圍不受訴訟標的之限制，對法官亦不具拘束性，惟實質上對歐盟法院之判決具有相當之影響力。
註五：本案佐審官M. Szpunar 認為，在考量歐盟指令2008/95/EC第3條第（1）項第（e）款第（iii）目中之「賦予商品重要價值的形狀」時，不應衡量商標或所有人的聲譽對該商品所挹注之吸引力，而只與形狀本身特性的價值有關，此條規定適用於「由商品的形狀組成並尋求保護與該形狀特定顏色的商標(a mark consisting of the shape of the goods and seeking to protect a certain colour in relation to that shape)」。
註六：參照歐盟2008/95 / EC指令
「第3條:「拒絕或無效的理由
  1.下列商標不得註冊，如果註冊，應該被宣告無效…
    (e)商標僅由(以下各項)所構成…
      (iii)賦予商品重要價值的形狀;…
    (Article 3 of Directive 2008/95/EC
    Grounds for refusal or invalidity
  1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:…
    (e) signs which consist exclusively of:…
      (iii) the shape which gives substantial value to the goods;…)」。
註七：商標法第18條規定：「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形 狀、 動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。」
|註八：「申請本法未例示的其他非傳統商標…..。以位置商標為例，傳統平面文圖商標或新型態的顏色、立體商標均可能施用於商品或服務的特定位置，若該位置為商標識別的重要特徵，其文圖、顏色或立體形狀未施用於該特定位置，可能會喪失其指示商品或服務來源的功能，即具有位置商標的性質」。參見經濟部智慧財產局，「非傳統商標審查基準」，106年9月12日，「10.其他非傳統商標」章節。
註九：英文版原文為“The mark consists of the colour red (Pantone 18‑1663TP) applied to the sole of a shoe as shown (the contour of the shoe is not part of the trade mark but is intended to show the positioning of the mark)”。同註2，參見判決文段落9。
註十：同註6。
註十一：同註6。
註十二：同註5。
註十三：參見 「截至106年12月非傳統性商標統計表」https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=576746&ctNode=7061&mp=1 (最後瀏覽日期：2018年7月22日)
註十四：所謂「功能性」，指特定商品或服務之設計或特徵（例如商品形狀、商品包裝、聲音、顏色或氣味等），就商品或服務的用途或使用目的來說，為不可或缺，或會影響商品或服務的成本或品質者而言。功能性包括實用功能性及美感功能性，前者包括達成商品使用目的或技術效果所必要的特徵，以及由較便宜或簡單的製造方式所產生之產品特徵。在後者，則指該特徵雖不具實用功能性，並未增加商品或服務的效能或降低其成本，但是明顯具有其他的競爭優勢，而該競爭優勢應保留給同業使用，而不宜由一人所獨占。參見 經濟部智慧財產局， 「非傳統商標審查基準」，106年9月12日，2.3 功能性。
註十五：參見經濟部智慧財產局商標檢索系統 https://twtmsearch.tipo.gov.tw/SS0/SS0201.jsp?showType=2&caseNo=XpJ13RyT4VW8wSmg5ZHRsNzJSeDhldmVtT1F3QT09&caseType=1&l6=zh_TW&isReadBulletinen_US=&isReadBulletinzh_TW=true (最後瀏覽日期：2018年7月31日)
註十六：參見經濟部智慧財產局商標檢索系統https://twtmsearch.tipo.gov.tw/SS0/SS0202.jsp?tab_showView=showView_Simple&l6=zh_TW&isReadBulletinen_US=&isReadBulletinzh_TW=true
註十七：商標法第29條第2項規定：「有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」。
註十八：參見「商標商標識別性審查基準」，經濟部智慧財產局，106年9月12日，「2. 識別性的意義」。