前言

申請人基於惡意(bad faith)提出商標申請且獲准註冊後，該商標之先使用人須就哪些事項舉證，始符合申請人具有「惡意」之認定標準而得請求主管機關撤銷該申請人所取得之商標註冊？奧地利上訴法院近年做出一件判決(業經最高法院認可)，該判決結果實質改變了奧地利過去長久以來所持之實務見解。

有關申請人「惡意」之認定，奧地利於過去實務上認為先使用人應就下述事項負舉證責任：

一、申請人已知悉或應知悉該先使用之事實；及

二、申請人就相同或近似於該先使用商標所提出之商標申請，具有妨礙、禁止任何他人(包含先使用人在內之同業競爭者)使用之非道德性意圖。舉例而言，申請人曾有妨礙先使用人使用該商標之行為或為相關之威脅等情事。

然而於前述判決作出並經最高法院認可後，未來則僅需就第一項內容進行舉證即為已足，而毋庸再就第二項內容(申請人具有非道德性意圖)予以證明，因為該判決認為申請人之申請行為本身已體現了申請人之非道德性意圖。如以一來，僅須證明申請人已知悉或應知悉該先使用之事實，即可認定申請人當初之商標申請乃基於惡意所為，是以該商標註冊具有應撤銷之事由。因此未來於奧地利欲以惡意為由主張商標註冊之撤銷，將更為容易(註1)。

惡意搶註商標之台灣實務

以上為奧地利之實務概況，至於在台灣若遇有類似惡意搶註商標之情形，其可主張之依據為商標法第30條第1項第12款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限」。

此規定又稱為防止搶註條款，旨在避免申請人剽竊他人創用之商標而搶先註冊，其係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者遭申請人搶註其商標時之權利救濟機會（參最高行政法院99年度判字第938 號及第1012號判決）。台灣現行商標法係採註冊主義，而非使用主義，故台灣商標法原則上不保護先使用而未註冊之商標，但考量商標之使用乃商標存在之意義與價值所在，為了避免過度僵化地堅守註冊主義卻反致鼓勵搶註之流弊，商標法乃例外引入使用主義之精神，對於未註冊而於國內外已先使用之商標仍酌予保護，防止搶註條款於焉誕生。

觀此防止搶註條款之要件包含：一、兩商標相同或近似；二、他人先使用於同一或類似之商品或服務；三、申請人因特定關係知悉先使用商標之存在，且意圖仿襲而申請註冊。本文擬就上述要件中有關「先使用」及「知悉先使用商標之存在，且意圖仿襲」兩重點相關之實務見解(註2)分述如后。

一、先使用

1. 先使用認定之時點：

依商標法第30條第2項規定，先使用之認定應以申請人之商標申請時為準。

2. 先使用之認定：

防止搶註條款並未就先使用情形有數量之要求(如先使用商標之商品的銷售數量)，只要確實有先使用之事實，即可認定其符合「先使用」之要件，使用數量多寡不在所問。此外，曾在商展中使用，亦足當之。

3. 先使用人之救濟權利是否有時效限制？

先使用之商標，遲遲未於台灣申請註冊，雖未盡合理，而應考慮在一定情況下使其不得再據以阻礙他人申請註冊，惟其具體情況為何，實有待立法者為更全盤之政策考量後就商標法予以增訂。而依智慧財產法院第105年度行商訴字第67號判決之情形而言，先使用商標（CRW 及皇冠圖）於2010年起在台銷售，迄申請人於102年7月11日申請系爭商標，最多不過三年多的時間，除考量全球商標註冊佈局之事務繁多，需求各有不同，並參考民法關於請求權時效之相關規定（一般時效為15年，短期時效為五年，僅部分特定列舉之請求權，始有二年特短時效之適用），應認在此個案中，尚不能認為先使用商標已不得據以阻礙申請人之註冊。

4. 提出商標註冊異議之人是否限於先使用人？

智慧財產法院第105年度行商訴字第67號判決指出，防止搶註條款僅要求先使用商標為「他人」先使用於同一或類似商品或服務即為已足，至於該他人是否即為提出商標註冊異議之人，在所不論。此觀商標法第48條第1項對於法定不得註冊事由（包含防止搶註條款在內），係規定「任何人」均得提出異議自明。蓋商標搶註，除非申請人已與先使用人協議獲得同意外，將有害於市場之正當競爭秩序，故而賦予公眾(即任何人)均有異議請求審查之權。

5. 先使用之認定不限於台灣之使用，且亦不以絕對先使用之商標為限：

智慧財產法院第103年度行商訴字第57號判決指出，所謂「先使用之商標」，不限於台灣境內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，且其係指相對於系爭商標(即搶註之申請人所申請註冊之商標)為先使用之商標，不以絕對先使用之商標為限，縱有其他商標早於據以評定商標(即商標評定案中之先使用之商標)併存註冊或使用，據以評定商標並非參加人所創用或最先使用，僅須於系爭商標申請註冊前先使用同一或近似商標圖樣於同一或類似商品，即有防止搶註條款之適用。智慧財產法院第105 年度行商訴字第64號判決亦採相同見解。

二、知悉先使用商標之存在，且意圖仿襲

1. 意圖仿襲之認定：

智慧財產法院第105年度行商訴字第67號判決指出，由於「意圖仿襲」而申請註冊屬於主觀要件，加上現今全球化發展，人員跨境移動頻繁，商標資訊因網路流通而垂手可得，直接或間接接觸境外商標的機會極多，如對於有意商標搶註者，仍堅持必須要有直接證據證明其仿襲之意圖，防止搶註條款之功能必然遭到架空，而無法發揮其作用。因此，是否有「意圖仿襲」之情形，應具體審酌個案之一切客觀情況，包括：據爭商標(即先使用商標)之獨特識別性、系爭商標(即搶註之申請人所申請註冊之商標)與據爭商標近似性之高低、選用系爭商標有無合理之特殊淵源或正當理由乃至申請人接觸據爭商標之可能性等等，來加以認定。

2. 「契約、地緣、業務往來或其他關係」之適用：

參照最高行政法院103 年度判字第23號判決意旨，防止搶註條款既為商標註冊主義及屬地主義之例外，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止其代理人或代表人搶註商標外，並已擴大其適用範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉他人商標存在並進而剽竊搶註他人商標之情形（參智慧財產局94年版商標法逐條釋義），故於「契約、地緣、業務往來或其他關係」之適用時便不宜再擴大其範圍。進一步來說，本條款除例示規定「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定因「其他關係」知悉他人商標而搶先註冊之情形，而有關「其他關係」之解釋，自應參酌上述例示規定，始符合立法真意。因此，即便無業務往來但在相關或競爭同業之間，有因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，參酌上開例示規定，亦屬本條款所規定之「其他關係」。

結語

為有效遏止商標搶註情形，各國大多有防止搶註條款的規定，以維護公平競爭秩序及公眾(含先使用人)利益。惟不論奧地利或台灣實務，尋求救濟之異議人或評定人均應就搶註其商標之申請人確有知悉其商標而仿襲之積極事實負舉證責任(最高行政法院第103年度判字第23號判決)。商標價值及知名度之建立並非易事，商標之創用人應延請專家協助就全球商標註冊佈局進行規劃，並盡早於該商標產品之主要市場所在國家提出商標申請，以降低商標被他人搶註之機會。

附註：

註1：Austria: Bad faith becomes easier to prove (Author: Mr. Helmut Sonn), Managing Intellectual Property, 28 September 2017。
註2：智慧財產法院第105年度行商訴字第67號判決、智慧財產法院第103年度行商訴字第57號判決、智慧財產法院第105 年度行商訴字第64號判決。  

 

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