作者 陳鳳英

前言

各國商標權利的賦予多以申請註冊為要件，以註冊前須已有使用為例外，美國商標權利的取得即是少數以使用為必要的例外。

美國商標法自1988年修正之後，商標申請時，申請人得依欲申請商標的實際狀態選擇依已使用(Sec.1 (a))、將使用(Sec.1(b))、已取得國外註冊(Sec.44)及依馬德里議訂書主張國際註冊延伸(Sec.66)等4項之一作為申請基礎。若申請人主張欲申請的商標已使用，應於申請書載明該商標的最早使用日期及在商業上的最早使用日期，並檢附商標實際使用的樣本。若申請時該商標尚未使用時，一旦該商標經核准公告未遭異議而取得註冊資格，美國專利商標局則發給核准通知(Notice of Allowance)，予申請人於一定期間內陳報該商標的最早使用日期及在商業上的最早使用日期，並檢附商標實際使用的樣本。不論是申請時或註冊前的使用日期及實際使用樣本的陳報均應以宣誓書的方式為之。

至於依國外註冊或依馬德議訂書延伸的商標，申請人則無法提出在美國的使用日期，只要公告未遭異議或異議不成立，即可依法取得註冊，申請人無須陳報使用日期及宣誓使用。

為使讀者對於使用宣誓的重視，乃利用此機會介紹一則關於使用日期宣誓引起的美國商標異議案。

異議案例

(TTAB Opposition No. 91177036 Nationstar Mortgage LLC v. Mujahid Ahmad)      

     
事實摘要

申請人Mujahid Ahmad(以下簡稱MA)於2006年4月20日向美國專利商標局(USPTO)提出NationStar商標申請案，指定使用於國際分類第36類的” 不動產仲介；不動產租賃；不動產管理服務，即商用及家用所有物之管理；不動產投資；商用及家用所有物及保險仲介；商業資金取得服務”等服務，並主張商標的最早使用日期為2005年4月4日。在系爭商標申請之前，申請人曾在2005年4月登記下列幾件域名: nationstarmortgage.com; nationstarmortgage.net; nationstar.org; nationstarrealestate.com;及 nationstarrealestate.net。異議人曾聯絡申請人希望購買nationstarmortgage.com及 nationstarmortgage.net二件域名，但遭申請人拒絶。

異議人Nationstar Mortgage LLC(以下簡稱NM)於2006年4月28日提出二件商標申請案 -- NATIONSTAR MORTGAGE及NATIONSTAR MORTGAGE and design，但遭審查員以異議人之商標與MA申請日在前之商標近似而否准註冊。因此，當MA的商標核准公告後，異議人遂對之提出異議，主張系爭商標於申請前並未使用系爭商標於其指定的任一項服務的事實，此項錯誤的陳述導致欺詐(fraud)，使美國專利商標局受欺矇。

本案爭點：

1. 申請人於其商標申請註冊時是否為錯誤之陳述
2. 申請人是否有意為錯誤陳述，並使USPTO受欺矇

理由：

申請人於系爭商標申請之前取得不動產代理人(real estate agent)資格，在第三者的公司從業，嗣於2006年10月才取得不動產經紀人(real estate broker)的資格。而系爭商標指定之「不動產仲介」必須具有不動產經紀人資格者方可執業。因此，申請人於系爭商標最早使用日期的宣誓是否錯誤及是否有意欺矇即為本件異議案應斟酌判斷的事項。

商標申請人若於申請時明知申請的內容或重要事實錯誤，會被認為是以欺矇的方式取得商標權利。異議人如主張商標申請人為不實或欺矇的宣誓時，該異議人應負舉證之責，且不能僅以申請人陳述錯誤的事實來判定欺矇。換言之，在判定有無欺矇時，應探討申請人是否故意陳述不實以致造成USPTO受欺矇，而申請人亦是否欠缺合理的事證以證明其為真實的陳述。

本案申請人以為其約在2004年至2005年初即開始使用”NATIONSTAR” 商標，因此在申請時陳述已有使用，並主張其商標的最早使用日期為2005年4月。

在收到本件異議後，申請人在商標代理人的建議下提出使用日期的更正，並將申請案改為”將使用”。然而，本件商標申請時，申請人並未具備從事系爭商標指定的服務業務的資格。縱然，申請人係自行提出系爭商標申請，申請人亦明白知悉不動產代理人與不動產經紀人可從事的業務不同。

即或申請人意圖以更正的方式處理使用宣誓，然而在爭議案中，USPTO更須審慎妥善處理此項更正。

依據申請人於卷內呈現的資料，充其量只能說明在系爭商標申請之前，申請人曾以NATIONSTAR商標作為其不動產代理人之服務。而系爭商標指定的服務內容並不包括不動產代理服務。因此，就申請人認有使用NATIONSTAR商標於其指定服務乙項即屬錯誤的陳述。

在本件異議質詢及證據揭示過程，申請人無法提出使用系爭商標的有利文件，如足以證明任一筆交易中使用系爭商標的文件，或系爭商標用於商業文書、廣告、營業處所或廠商名錄。

本案判定欺矇成立，系爭商標應予撤銷。

美國商標的使用

美國商標法定義”商業上使用”(use in commerce)係指在通常交易活動中善意使用商標，而且並非純為保留商標權利的使用。有下列情形者，認為係在商業上使用商標—

1. 在商品上
 (a)以任何方式標示於商品或其容器或與之有關的展示或附著於商品或容器之標籤，或附著於與商品其銷售有關的文件上
 (b)商品在商業上銷售或運送
2. 在服務上，標章使用或展示於服務之銷售或廣告，而服務應在商業上，或在多數州，或在本國及外國，由從事該項業務之人所提供。
依現行美國商標法令，商標權人除註冊前須已商業上使用商標外，亦應主動於註冊日起第六年間提出使用宣誓(Sec. 8)，此外，商標延展(Sec. 9)時亦須檢附使用樣本並備具使用宣誓書，以維持商標效力。商標審查員於審理時，若無明顯事實足以認定商標權人為不實宣誓時，則接受該使用宣誓，並予核准。若對於申請人所提出的使用樣本或宣誓內容有所質疑，則發出審查通知要求申請人限期補正。

由於美國商標爭訟程序的繁瑣與費時，以主張商標未使用提出廢止的案件並不多見，因此，商標權人只要依法提出第六年使用宣誓及定期延展，絶大多數可持續維持商標權利於不墜。此種制度，可能阻礙商標權利的取得。

確保註冊簿資料的正確度，美國商務部於2012年發佈商標使用實務的更動，准許美國專利商標局審查員可要求商標申請人或註冊人再檢附商標使用的標籤、資料、證物連同宣誓書一併陳送，以使人信服該商標確實使用在指定商品或服務上。此種要求在註冊人提出使用宣誓，而審查員認為所提的內容不足以證明該商標確實使用在指定商品或服務時，可要求商標權人檢送更多的使用證據。必要時，可再度請商標權人再檢送同類之其他商品或服務的使用證據。

此外，美國專利商標局審查員亦有權每年隨機抽檢提出第六年或延展使用宣誓的案件，請商標權人檢附較多的使用證明，以確定該商標使用於所有的指定商品或服務。

常見的商標使用樣本的態樣如包含商標的商品照片、服務的手冊、廣告、網頁或網站、信封或文具等。進出口貿易公司以具有公司名稱的信紙發函報價或寄發開拓函，此時可作為代理報價的使用證據；惟寄發對象及地址應出現在該信上，否則不被視為使用證據。若信函的內容與其服務無關或無法認定屬其服務項目時，亦不得作為使用證據。此外，亦須留意商品與服務的區別。如販售商品並代客包裝或運送該商品至客戶處，此項係以商品販售為主要業務，包裝或送貨為商品販售的附屬服務。又如商品售後服務可能包括維修，但在保固期間的維修屬售後服務，保固期間過後或無保固的請求維修才屬服務(因該項服務與銷售有所區別，且不附屬於銷售之內)。

商標的取得與維護是商標權人應面對的主要課題，若讀者有任何相關的問題，可與本所聯繫。