作者 陳鳳英

智慧財產局[以下簡稱智慧局]於108年2月25日召開｢專利、商標簡併行政救濟程序、兩造對審｣公眾諮詢會議，爰利用此文探討商標案件相關的簡併行政救濟程序議題。

甲. 關於｢商標簡併行政救濟程序｣

現行實務

商標申請人向智慧財產局提出商標申請案，無論電子或紙本，主管機關會依指定商品/服務類別交付審查員進行審查。若商標註冊申請案經審查認有商標法第二十九條第一項、第三項、第三十分條第一項、第四項或第六十五修第三項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。(第三十一條第一項)且審查員在作出核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。(第三十一條第二項參照)依現行商標實務，註冊申請的商標如不符合註冊要件時，商標申請人會先收到智慧局發出的核駁先行通知，若申請人提出陳述意見可克服核駁理由，該申請案可進入核准繳納註冊費階段，若提出陳述意見未能克服不准註冊的事由或未依限陳述意見時，才會收到智慧局發出的核駁審定書。換言之，在作出核駁審定之前，己予申請人申述的機會。

商標申請案經駁回後，申請人只能依行政程序尋求救濟，即向智慧局的上級行政機關­---經濟部，提出訴願。若當事人不服訴願決定者，依訴願法第九十條規定，得於決定書送達之次日起二個內內向高等行政法院提起行政訴訟。及至智慧財產法院成立後，關於智慧財產的行政訴訟則專屬於智慧財產法院管轄。(智慧財產法院組織法第二條參照)

至於兩造當事人的爭議案經智慧局作成處分後，不服的一造當事人可依前段所述的救濟方式提出訴願與行政訴訟。

商標簡併行政救濟程序芻議

依智慧局規劃的商標簡化行政救濟程序芻議主要方向為：

1. 商標申請案經核駁處分後，申請人可向智慧局請求｢複審｣；若複審不成立，申請人得以智慧局為被告提起行政訴訟。複審的審理由智慧局成立｢專利商標複審及爭議審議組｣以合議制為原則，原則採書面審理，視情況得採言詞審理。

2. 由於現行商標異議與評定制度的功能重疊，為解決現制，智慧局提出二種方案，試探地尋求解決之道：

方案一：

廢除現行異議制度，商標註冊違法性問題統一透過評定制度解決

優點：

a. 徹底解決現制下異議功能重疊與定位不明的問題

b. 制度設計簡化，俾利代理人與民眾了解制度的運作方式

c. 涉及權利衝突類型的相對事由案件以評定制度處理，可落實檢送使用事證與對審制精神，反映商標在市場上的實際使用情形

缺點：

目前異議絕大多數為相對事由案件，未來若只能提評定，在費用與時間成本上均會提高，對中小企業不利。

參考數據: 依據智慧局的資料，107年全年的異議申請案量為評定案的4.38倍[異議案872件，評定案199件]；過去3年的平均數據，在異議案中主張絕對事由條款的僅占所有主張條款總數的2.88%。

此方案的規劃流程，二造當事人的商標權爭議案保留評定與廢止，在案件的審理上，係由專利商標複審及爭議審議組負責，以合議制為原則，並採言詞審理[對審制] ，得視情況採書面審理；若不服評定或廢止處分者，得向智財法院提起行政訴訟，此時的原被告為該案的當事人，換言之，智慧局不再作為行政救濟的被告。

方案二：

a. 保留異議制度，異議事由維持絕對與相對不得註冊事由

b. 不服審議組之決定可直接向智財法院提起行政訴訟

優點：

a. 對現行制度的改動最小，有助新制順利接軌

b. 維持公眾審查並加重異議程序的職權色彩，有助於對商標權之有效性疑義及早全面檢視

缺點：

異議與評定的提起事由相同，審理模式和救濟對象相異，且對於涉及相對事由的案件，未能落實對審精神。

此方案維持異議案應於公告日起三個月內提出，評定及廢止案亦維持現行制度，但商標權爭議案則由專利商標複審及爭議審議組負責，以合議制為原則，異議案原則採書面審理，例外視情況採言詞審理；而評定及廢止案原則採言詞審理，例外則採書面審理。

對於商標權爭議處分得向智財法院提出行政訴訟，但在異議案係以智慧局為被告[與現行制度同]，而評定與廢止案的原告與被告則為該案的二造當事人。

乙. 國外實務

前述簡化行政流程中最關鍵的是在智慧局成立｢專利商標複審及爭議審議組｣，取代現行的訴願制度。說帖中係參考日本與美國的制度。

美國

美國商標核駁案或爭議案係由｢商標審議及上訴委員會｣(Trademark Trial and Appeal Board，簡稱TTAB)審理。TTAB的成員包括專利商標局(USPTO)局長、副局長、專利處長、商標處長以及行政法官所組成。行政法官係由商務部長諮詢USPTO局長後指定，目前有24位行政法官，其中18位具商標審查經驗或曾在USPTO任職。

案件進入TTAB後，一般由3位行政法官組成審理小組，以類似訴訟的程序作出決定，並可依當事人請求採言詞審理。

對於TTAB處分不服的當事人，得向聯邦巡迴上訴法院上訴，亦可選擇向有管轄權的聯邦地方法院提起民事訴訟。若採民事訴訟救濟時，不服聯邦地方法院判決者，得向有管轄權的巡迴上訴法院及聯邦最高法院尋求救濟；若不服聯邦巡迴上訴法院判決者，只能上訴聯邦最高法院。

日本

日本商標行政救濟程序依事件性質而異。關於商標核駁案件，不服特許廳核駁查定者，得逐級向特許廳審判部、東京高等裁判所及最高裁判所尋求行政救濟。

日本商標異議制度基本上係由特許廳審判部針對系爭商標的再審查，若審查結果判定異議不成立時，異議申請人須另案提無效審判；倘異議成立時，商標權人得逐級向東京高等裁判所及最高裁判所尋求行政救濟。至於無效或撤銷案的審理單位亦為特許廳審判部，不服無效或撤銷審判者，當事人得逐級向東京高等裁判所及最高裁判所尋求行政救濟。

日本特許廳審判部依專長編組，含專利、設計與商標共分38部門，其中第35至38部門專司商標案件。每一商標案件原則由3或5位審判官合議審查，於核駁上訴及異議案件原則採書面審理，而無效或撤銷審判則以言詞審理為原則。

共通之處：

不論美國或日本均在主管機關內部成立專責單位，以合議為原則，審理各類型的商標核駁上訴或爭議案；且爭議案審理與救濟均採3級3審制。

丙. 部分新制問題之管見

1. 以專利商標複審及爭議審議組[簡稱爭審組]取代訴願審議委員會

規劃中的新制係取消訴願程序，參酌美國與日本立法例，於智慧局成立專利商標複審及爭議審議組專司核駁複審與商標權爭議事件。

以美國為例，TTAB的成員共24位，其中18位曾任商標審查員或在USPTO任職，而日本特許廳審判部商標案件則僅由第35至38部門審理，且依專長區分四組成員。

關於爭審組的任用資格及任務編組，或可分別參酌TTAB的任用資格與日本特許廳審判部的組織架構運作，俾以嫺熟的經驗審理各類案件。

2. 依現行實務，在有二造當事人的爭議案中，若一造提起行政訴訟或上訴時，智慧局為該案被告，而他造當事人則因案件之必要可為參加人，參加人得選擇參加訴訟並提出己見。至於商標權爭議案件於智慧局審理階段，現時仍以書面審理為原則，雖然於102年6月明文訂有｢商標爭議案件聽證作業要點｣，惟聽證作業並不多見。未來若要將行政爭議案件改依民事訴訟辦理，行政機關宜及早規劃及制訂合宜的作業規範，以免爭議案件耗時延宕。

3. 依新制規劃內容，智慧局研擬二種商標爭議案件的方案如前述方案一與方案二，惟依其內容，此二方案各有其優缺點。誠如智慧局的統計資料，商標異議案件的數量超過評定案的4倍，而不到3%的異議案主張絕對不准註冊事由。若因異議與評定制度功能重疊而廢除異議制度，未來只能提評定，勢必造成多數使用異議制度者的不便與費用增加。然若依方案二之架構，維持異議與評定，惟審理時則依性質不同，異議以書面審理為原則，而評定則以言詞審理為原則時，既可區分異議與評定的分野，又可加深公眾審查的重要性。至於提出行政訴訟時，則因性質不同，異議救濟的被告為智慧局，而評定因採兩造對審架構，故行政救濟的被告則為他造當事人，此種建構方式應係本於當事人進行主義為基礎，必要時，智慧局得提出專業意見。

(以上純為個人意見，並不代表台一事務所立場)

參考資料：智慧局”專利商標審查及爭議業務修法芻議”