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授權之前，先搞清楚「要授與的是什麼權」

所有智慧財產權當中較為大眾所知、較常被提到的，大概就是商標、專利、著作權及營業祕密。筆者在二十多年的工作經驗當中，常遇到客戶委託本所處理與該等智慧財產權有關的契約案件，而專利或商標之授權契約（包括：純粹授權、授權兼合作產銷）更是其中較常見的。根據多年的經驗，若客戶要委託代擬或審核專利或商標之授權契約，向客戶詳細提問、弄清楚其本意究竟「要授與的是什麼權」，不但重要，而且是必要；有人或許會覺得奇怪，不就是授與專利或商標嗎？為何還要問是授與什麼權？但事實是，筆者曾不止一次遇過客戶表示要授權商標給他人而委託代擬或審核相關契約，然經過細問之後才發現，客戶的本意其實只是要讓對方經銷其產品，且並不打算讓對方使用其商標，根本不涉及商標或其他智慧財產權之授與，所以應該簽訂的並非授權契約，而是經銷契約（應授與的，充其量僅是所謂的經銷權）。還有本所客戶委託代擬授權書（契約），說是國外客戶要求其授與商標權，但經詢問後才知，本所客戶根本未曾在該國申請商標註冊，既然未經註冊而無商標權（該國採註冊主義），又有何商標權可授？而再經溝通之後方知，原來對方是希望取得本所客戶之同意，使其在該國得以本所客戶之商標圖樣提出註冊申請。近來還有客戶委託審核一份由外國公司（商標權人）所提供的授權契約，但事實上，客戶只是要為該外國公司的子公司代工生產商品，而需依該子公司之指示將商標印載於商品上，該等行為並非商標法所定義之「商標使用」，並不需要母公司為商標之授權，且觀該份契約之內容，亦非真正授權客戶使用商標，其目的實乃欲藉由簽訂該份授權契約，使客戶背負諸多義務與責任；簡單說，該份契約只是同意客戶將其商標印載於被委託代工的商品上，與其說是授權客戶使用商標，倒不如說是限制或禁止客戶使用商標。筆者還見過一個例子：著作權人希望對方幫他管理著作之授權事宜，對方為此和他簽了一份授權契約，他以為授與的是管理權，殊不知所約定的內容，其實是讓他把著作權直接專屬授權給對方。由以上幾個例子可知，必須先搞清楚授與或被授與的是什麼權，免得自己真正的目的未達，反倒莫名地把自己的權利白白送人或受到諸多限制又沒取得權利。
經過上開確認之後，接下來要注意的就是授權契約的內容。關於授權契約的內容，可以很簡單，簡單到只有一張A 4紙就寫完了，但也可以很複雜，複雜到5、6頁之多。該擬簡單還是複雜的？視本身情況及需求而定。但不管簡單還是複雜，以下提到的幾項，都是應該具備的，若有欠缺，恐將導致日後發生糾紛，嚴重的，甚至可能影響契約的效力：

一、權利主體
被授權人在簽約前需留意確認授權人是否為權利主體。一般而言，有權利證書的智慧財產權（如：專利、商標），權利主體就是權利證書上所記載的權利人；惟若權利發生過變動，則單看證書不見得準確，最好還是上智慧財產局網站查詢該商標或專利權之登記資料。至於著作權，由於著作權法早已取消註冊或登記之制度，因而要確認是否為著作權人時，若對方是原始創作人，最好向其索取著作原件查核，並詢問其創作歷程，若非創作人而是依約取得著作權者，則除了著作原件外，還須查看其權利取得之相關契約。實務上常見公司行號委託設計公司設計圖案，但卻未與設計公司約定權利歸屬，或者以公司負責人之名義申請專利，日後若公司將著作權或專利授權他人，將形成以非真正屬於自己之權利授權第三人之情形，而被授權人以為已取得授權，可合法使用，事實上卻不然。還有一種常見的情形是，權利主體屬於企業集團或關係企業中的一家公司所有，然授權人卻非該權利主體，前揭外國公司要求本所客戶簽署之授權契約即為一例：經本所上智慧財產局網站查詢後發現，該外國公司所謂之商標權，事實上是另一家公司所擁有之商標權，並不在該外國公司名下，該外國公司只是收購該另一家公司而成為其大股東，但該另一家公司仍然存在，仍是商標權人。須知兩家公司即便屬於關係企業，然而畢竟是兩個獨立的主體，而非同一主體，簡言之，該外國公司並非商標權人；或許真正的商標權人跳出來主張權利的可能性不高（因為也許大股東有主導權），但畢竟存在著風險。

二、授權標的
關於授權標的，宜儘可能特定之，亦即載明權利相關資料，包括權利種類、名稱、授與權利之國家或地區、權利號數。以商標為例，商標權人有可能就同一商標圖樣有兩件以上的商標（指定使用於不同類別或向不同的國家申請取得），或者同一中英文名稱搭配不同圖案，若授權契約僅記載商標名稱，就可能發生授權標的不明確之問題。專利也有可能發生類似的情形：有的創作或發明同時擁有國內外專利權，或就同一產品擁有不止一個專利，因而專利名稱可能極為近似，難以分辨而容易混淆，設計專利甚至名稱都相同，僅於名稱後加註（一）、（二）等，若僅記載產品名稱或專利名稱，恐難以確認授權標的而有發生糾紛之虞。倘若標的較多，不便於契約中一一詳載，可利用附件之方式，將相關資料明細列表作為契約附件，或直接以授權標的之證書（專利權或商標權）或著作原件影本（著作權）作為契約附件（著作權，單從著作之名稱，根本無從辨別是哪一件著作，故只能採用此方式）。

三、權利範圍
權利範圍，廣義來說，可由人、時、地、物等四方面來構築：
１、排他獨占程度（人）：專利法、商標法及著作權法都有關於專屬授權及非專屬授權之規定。無論上開哪一種智慧財產權領域，專屬被授權人在其被授權範圍內，都可排除授權人及第三人之實施或使用，且授權人不得再授權他人；而在該智慧財產權受侵害時，專屬被授權人尚可於其被授權範圍內，以自己名義行使權利，除非契約另有約定（著作權法則沒有此一除外規定）。非專屬被授權人則無上開排他及以自己名義排除侵害之權利。此外，專利法與商標法都有明定，專屬被授權人可在被授權範圍內再授權他人使用，除非契約另有約定；非專屬被授權人則是相反，即：非經專利（或商標）權人或專屬被授權人同意，不得再授權他人實施（或使用）。除了上開專屬及非專屬授權外，另有一種法無明文之授權，即「獨家授權」，是指只授權一個被授權人，專利（或商標）權人不得再授權他人，但並不能排除專利（或商標）權人自己實施（或使用），因此，依專利或商標法而言，獨家授權仍屬非專屬授權（但可要求主管機關註記「獨家授權」），但若授權人再授權他人，被授權人得依契約向授權人主張違約責任。
２、授權期間及地區（時、地）：除非不打算限制授權期間及授權地區，否則應於授權契約中明白約定之。若授權人不打算授權至權利期限屆至之日，則要明定授權期間之起始日及終止日；若授權人不打算讓被授權人全區（以我國而言，即包含台、澎、金、馬，中國大陸則包含港、澳）使用或實施，則需明定所指定（限定）之地區。
３、權利內容（物）：若是商標，是指可針對該商標指定使用之商品或服務，選擇一部分或全部授權；若是專利，是指製造、販賣、使用、進口等權限，全部或選擇其中一部分權限授與；至於著作，得授權的內容限於著作財產權，而著作財產權之種類，除了重製權之外，尚有改作、散布、公開展示、公開傳輸、。。。等其他權利，依著作權法第37條規定「授權利用之內容、利用方式或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權」，因此針對授權利用之內容、利用方式等，宜詳細約定，以免日後爭議。

四、權利金
除非雙方同意無償授權（即授權人願意讓被授權人免費使用），否則就該針對權利金之金額、給付時期及給付方式應明確約定。若權利金之給付要根據被授權人之銷售量或銷售金額等數據計算，則應明白約定核算之期間（每月、每季或每年），以及計算之公式。為了防範被授權人以多報少，除了約定被授權人應提供營業報表及營收相關資料外，亦可約定授權人有權到被授權人處進行相關查核並要求被授權人應予配合。
權利金之給付，除了約定一定金額並一次付清外，一般而言，是約定給付至授權期間屆止或契約終止為止；但若授權期間屆至前，授權標的就已不存在（被撤銷或消滅），被授權人應無繼續給付之理。又，倘若授權契約中之授權標的不止一個，例如同時授權好幾項專利，而該幾項專利的權利有效期間不同，因此可能發生有些專利已屆至，但其他仍未到期，或其中一個專利被撤銷或因故消滅，但其他仍然有效，此時契約或仍有存續之必要，在此種情況下給付權利金之義務仍在，但權利金之金額或計算方式是否要因而有所調整，雙方宜事先加以約定。

五、其他重要約定
１、登記：
授權之登記，除了著作權法因早已不採註冊或登記制度而無授權登記之規定外，專利法及商標法均規定，非經登記，不得對抗第三人。以專利而言，即使契約約定專屬授權或獨家授權，然若未登記，一旦授權人再專屬授權他人且向主管機關登記，授權在先的被授權人反而可能因為授權在後的專屬被授權人主張其專屬權利而沒辦法繼續實施或使用。現行商標法第39條第4項明文規定：非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權登記者，在先之非專屬授權登記不受影響。換言之，專屬被授權人雖經專屬授權，得排除商標權人之使用，但不能排除登記在先的非專屬被授權人之使用。由此亦可見授權登記與事先查詢權利登記狀態的重要性。若商標專屬被授權人在簽約之前已查到有其他被授權人，若無法接受，但仍想取得授權，尚可在簽約前與商標權人針對該被授權人之存在問題協商談判，例如：要求商標權人設法與該被授權人終止授權。
此外，授權契約中最好也一併約定授權人應負責於一定期間內向主管機關辦理登記，並約定相關費用由誰負擔。
２、品管及查核：
為了避免商標被授權人未正確使用商標（例如：自行變換或加附記）導致商標被申請廢止，授權契約中應約定要求被授權人正確使用被授權之商標，不得自行變換或加附記。其次，為了避免商標被授權人之商品品質不佳致影響授權人所有商標（品牌）之信譽，契約中宜針對被授權人維持一定品質之義務加以約定，並約定授權人得至被授權人工廠所在地就產品之生產包裝等過程進行視察考核。為了促使被授權人遵守以上事項之約定，宜另約定被授權人違反時之處罰條款。
３、擔保條款：
所謂擔保條款，可以包含兩部分：（１）權利之維持與維護：授權人應擔保維持及維護授權標的在授權期間內之有效及不受侵害（利益不被侵權者瓜分），包括：應繳交年費、被異議或舉發時應答辯、被侵權時出面主張權利（專屬授權時則不一定需要）；（２）權利無瑕疵：權利之瑕疵可能是申請時即存在，也可能是在授權時或授權之後發生；前者例如：商標權人是以他人之著作來申請商標者（若日後被著作權人發現，則可能被主張侵權並被要求自請撤銷）；專利權人是抄襲他人之創作而取得專利權或非合法之申請權人者（日後亦有可能被真正之權利人主張侵權）；著作權授權人授權利用之著作是抄襲他人之著作而來，或有侵害他人之其他權利；後者例如：隱瞞先前已有授權之事實而為專屬授權；或獨家授權之後，又授權他人。為了避免授權人明知而以有瑕疵之權利授與被授權人，或授權之後違反應作為或不作為之義務，被授權人宜要求在授權契約中就授權人擔保權利之維持、維護及權利無瑕疵等為相關義務之約定。
４、終止：
原則上，授權契約於授權期間屆至時終止，但有以下任一情事發生時，其中某一方就需要有提前終止契約之權利：
（１）該智慧財產權在授權期間屆至前被撤銷或消滅；針對此情形，宜約定被授權人得終止授權契約，或約定授權契約視同終止。
（２）授權人或被授權人有違約之情形；授權人違約之情形，一般而言，不外乎有違反前述擔保條款中所指之義務，或未依約辦理登記；而被授權人違約之情形，例如：違反授權範圍之約定，或未依約給付權利金；另以商標而言，若未合法使用，亦屬之。
針對任一方違約之情形，建議另約定違約條款明定罰則。
５、紛爭之解決：
若契約雙方都是本國人（自然人或法人），針對契約之紛爭，通常透過私下協商，協商不成時，習慣上就會告上法院；但若其中一方不是本國人，解決紛爭的方式除了訴訟之外，仲裁也是常見的方式。仲裁相對於訴訟，一般而言，優點是能較快速地解決紛爭，但若欲採用仲裁方式，必須在契約中有合意仲裁之約定，並且約定特定之仲裁機構，否則就要看事發後雙方是否同意交付仲裁。若仍打算訴訟解決，則宜約定以我方所在地之管轄法院為合意管轄法院。此外並應約定適用哪一國的法律（即所謂的準據法）；一般來說，約定的準據法都是與合意管轄法院所在地（國）之法律一致。若涉外契約不止一種文字版本，建議約定以哪種文字版本為準，以免兩種版本之內容發生不一致之情形。