作者 王錦寬

現行專利法雖甫完成修正並於今年1月1日施行，但5月29日的立法院審查會卻已審查通過專利法再修正案，並火速於立法院本會期最後一天(5月31日)三讀通過，完成專利法再修正的立法程序。

立法院審查會通過的專利法再修正案，已於6月11日公布，並自同月13日施行，除第159條第2項明定102年5月31日修正之條文自公布日施行外，修正之條文為第32條、第41條、第97條及第116條。實質修正的條文雖僅有4條文修正，但共有丁守中、李貴敏、薛凌及許忠信等4位立法委員所領銜代表提案的4種版本。

實質內容修正的4條條文，除修正第97條外，其餘條文均與新型專利有關，各修正條文的內容大致如下：

1. 修正第97條內容主要為恢復「懲罰性損害賠償」之規定，此項規定在現行專利法修正前的第85條第3項原已存在，當時係認為此規定與我國一般民事損害賠償採損害填補的體制不符將之刪除。本次修正，李貴敏與丁守中所代表的版本均引用外國立法例及我國其他法律的立法例，認為傳統損害賠償以填補損害的範圍已隨著社會發展漸被擴充，於修正第97條增列第2項，對於故意之侵權行為，法院得依被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過已證明損害額之3倍。
另現行第97條第1項為請求損害賠償時可擇一選擇計算損害的規定，其中第3款規定，以相當於該專利授權實施時，所收取的權利金數額為所受損害。這項損害賠償計算方式，授權權利金直接等於損害賠償金額，由於侵害人無須負擔授權關係中的額外成本，一般擔心將使侵害行為人沒有意願先行取授權。兩立委代表其他立委所提的修正方向均將專利授權時合理的權利金數額作為基礎以計算損害，並獲審查會通過。

2. 現行專利法第32條規定，針對同一人就相同創作於同日分別申請發明專利及新型專利者(本文稱一案兩請)，於發明專利核准審定前，已取得新型專利權，智慧局應通知申請人限期在發明專利及新型專利之間擇一選擇。現行專利法開放允許一案兩請，但於發明核准前必須於兩者之間，擇一選擇，若選擇發明，則新型專利視為自始不存在，形成權利未接續的現象。
針對現行專利法第32條提案修正的包括李貴敏、丁守中及薛凌等所代表的3種版本，3種修正版本對於一案兩請均提議採權利接續制，而丁守中所代表的版本進一步要求一案兩請者，申請人應在申請時於發明專利及新型專利均聲明為一案兩請。薛凌的版本，更認為只要一案兩請於30天內分別申請發明專利及新型專利則即視為兩案為同日申請，而發明專利核准審定前規定就已取得之新型專利由智慧局直接通知新型專利於發明專利公告日起消滅。
依立法院審查會修正通過的修正第32條明定，當申請人擇一選擇發明時，新型專利權自發明專利公告之日消滅，形成專利權接續，而使一案兩請自新型專利權轉換至發明專利，形成接力式一案兩請制度。立法院審查會通過的修正第32條採丁守中所代表的版本亦要求一案兩請應於發明及新型申請時分別聲明為一案兩請，申請人未分別於兩案申請時聲明，則不予發明專利。

3. 修正第41條第3項增列關於一案兩請，於新型取得專利權後，僅能在發明公開之請求補償金及行使新型專利權間擇一主張。
發明自改採早期公開制後，於發明申請日或優先權日起18個月即將該內容公開週知，依現行專利法規定於發明專利申請案審查獲准公告後2年內，發明專利申請人得對於發明公開至公告之間曾以書面通知發明專利申請內容而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人或明知該發明專利申請案已公開而繼續實施之人請求適當之補償金。
由於修正第32條對於一案兩請改採接力式之權利接續制，新型專利權自發明核准公告之日消滅，一般在發明專利申請案於18個月公開時，通常新型己獲專利權。李貴敏及丁守中所代表的提案修正內容一致的認為發明專利獲准公告前，就專利權人而言對於他人之實施行為既可主張發明補償金也可主張新型專利權，將形成重複。立法院審查會通過兩位立委所代表的主張，修正第41條第3項對於一案兩請限制僅能在發明補償金和新型專利權損害賠償間擇一行使。

4. 現行第116條原規定，新型專利權人行使權利時，應提示新型專利技術報告進行警告。原立委許忠信所代表提案修正的版本是在現行第116條後直接加上「非經提示與該新型專利登記相關之新型專利技術報告進行警告後，不得主張其權利，包括損害賠償請求權。」
新型專利採形式審查，未對專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存有相當程度的不確定性，雖現行專利法第116條規定應提示技術報告進行警告，但許忠信所代表的提案認為現行條文與立法理由之間矛盾，概因現行專利法第116條為強制性規定，但立法理由強調此規定僅係防止權力濫用，並非在限制人民的訴訟權利，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟。許忠信所代表提案之版本認為提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件一之，於進行警告後方得行使專利法賦予之權利，包括損害賠償請求權，未經提示技術報告進行警告後，應不得主張其新型專利權。因此提案修正將提示技術報告列為新型權利主張之必要踐行程序。
立法院審查會審查時仍認為技術報告固為防止未經實體審查之新型專利權利濫用，但核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，故並未完全接受立委的提案修正內容。立法院審查會通過的專利法修正第116條後段將原規定「應提示新型專利技術報告進行警告」的強制性規定改為「如未提示新型專利技術報告，不得進行警告」之禁止性規定。

現行專利法雖已經針對專利制度及整體配套措施作出修正，為歷來幅度最大的一次修正。但對一案兩請是否採接力式的權利接續制度，智慧局也曾反覆，筆者整理自2006年起研修現行專利法修正以來，關於一案兩請多年來的各版規定如下表並說明如后。

我國新型制度係於2004年7月1日起改採形式審查，日本於2005年4月1日就新型採取強化的制度，韓國在1999年至2006年間新型也採形式審查，當時韓國對一案兩請採雙重申請制度，甚至並未限制同一內容之發明及新型申請必須同時提出申請。智慧局於2006年研擬專利法修正時，就是在鄰邦專利制度發展的氛圍下，以及德國、中國大陸實務上發明及新型可並存或同時申請早已存在多年，而採取較現行專利法更有利於專利權人的接力式一案兩請，並早於2006年12月完成公聽程序（下稱初版一案兩請）。2008年智慧局突然改變態度，提出另一版本，拋棄原與已與實務界、產業界溝通過而有共識的接力式一案兩請版本，並進而於2009年5月的公聽會推出接近2013年1月1日施行之一案兩請制度（下稱再版一案兩請）的條文。再版一案兩請推翻原初版一案兩請規定，當時所持的理由係初版一案兩請制度過於複雜，但筆者相信當時受到韓國再度將新型改回實體審查制，以及中國大陸因(2002)高民終字第33號的高等法院的判決，使中國大陸專利局於2006年的專利審查指南中將多年的接續式權利的實務作了改變有關。

相較於初版一案兩請，對申請人不利的差異在於再版一案兩請制度，當選擇發明後，新型被視為自始不存在規定，而非初版一案兩請的接力式權利接續制度。2009年公聽會個人曾說明韓國新型兩度改變制度的背景，而中國大陸最高法院於2008月7月14日及15日分別以 (2007) 行提字第4號行政判決及 (2008) 行提字第3號行政判決，將前述2002年的高等法院判決廢棄，確定中國大陸專利實務仍採權利接續制度。事實上，在2009年10月1日施行的現行中國大陸專利法更明文規定，一案兩請權利接續制度的法律基礎。

2009年5月的那場公聽會，雖一案兩請權利接續制度已為中國大陸當時修訂的專利法所採，並籲請智慧局重視再版之一案兩請內容將造成之問題，建議回復至初版接力式一案兩請的修正條文內容；惟當時建議未被採納，但問題自現行專利法修正公布後，持續被提出討論，尤其是數年來一案兩請政策未定，在現行法開放一案兩請前已有為數不少的案件，新型已獲准專利而發明案仍在審查中。

本次審查會修正通過的版本增列第159條第2項規定，修正條文即將自公布日施行。筆者撰寫本文時間為6月2日，對於過去數年來一案兩請仍待審的發明案將如何處理，對再修正之專利法施行後，如何踐行修正第32條的程序，雖6月19日於智慧局有所討論，惟討論過程數度出現轉折，在本文於6月21日付梓前，智慧局仍遲未公布適用於決定，本文刊出時或許已明朗，但由於本次專利法再修正條文快速完成三讀，創下專利法修正施行後僅5月個即再次修正，法案修正間隔最短的記錄，皆係起因於實務界、學術界對於一案兩請制度的不滿意，而成為遲來的制度。