作者 陳怡如

一、引言

對於發明人，特別是在大學及研究機構的研究人員來說，其研究成果的公開對於學術上的成就是一項非常重要的因素。每一位研究人員首要的目標常常在於增加科學上的學識及知識。因此。將研究成果公開在期刊上常常成為研究人員最為基本的目標。在這方面，研究成果的發表常常成為了決定研究者學術上地位的一項重要指標。在傳統上，研究人員會希望盡早公開其研究成果，以對其科學上的揭露做出貢獻。此外，學術成果的公開對於研究機構來說是尋求研究資金的援助的重要因素。至於研究成果是否能在商業上被利用，通常是較為次要的考量。而對於公司研發人員來說，也會希望能夠及早公開其研究成果以取得商機。

但是這樣儘早公開研究成果的策略，對於有意就其研究成果提出專利申請時，常常會造成衝突的結果。申請人欲就其發明取得專利保護，其發明所必須滿足的其中一項主要條件為該發明必須具有新穎性及進步性。過早公開研發成果經常會造成專利申請權人在其後申請專利時，因為所請發明不具有新穎性而被核駁。

二、我國新穎性優惠期制度

專利制度鼓勵發明人公開其研究成果，對於公開研究成果的發明，只要在一定期間內提出專利申請，仍有可能取得專利的保護。

各國專利制度中存在有提供優惠期的專利制度，亦有無提供優惠期的專利制度。很明顯的，提供優惠期的專利制度對於申請人來說是較為有利的。相對地，沒有提供優惠期的專利制度對於申請人外的公眾是較為有利的。對於專利申請人來說，優惠期最為明顯的一項優點為，專利申請人可能在不提出專利申請或花費成本提出專利申請數個月的情況下保留發明。若申請人不小心而非出於其本意的情況下揭露其發明，仍然有機會就其發明取得專利的保護。此外，在優惠期的規定之下，可以延遲提出發明申請的時點，申請人可以利用相當時間來取得商業上的資訊以決定是否要提出申請，或是決定取得專利保護的地區。對於特別是研究人員及科學家來說，如此的制度可以說是相當重要的。

相反地，新穎性優惠期對於申請人之外的公眾來說，這樣的制度顯然較為不利，因為在如此的制度下會延遲發明被公開及增加發明是否有受到專利權保護的不確定性。

優惠期的規定，各國各有不同的制度。我國將於2013年1月1日施行的新修正專利法中，專利法第22條涉及新穎性優惠期之修正(註1)。在此次修法之中，除了將優惠期的適用擴大到進步性之外，並且增訂申請人因己意於刊物上公開，無論該項公開是否為商業性發表，且不限於因實驗而公開，均得作為主張優惠期之事由。因此，在新修正的專利法的規定下，申請專利的發明或新型於申請日之前如已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，原則上因為已經公開而被認為構成先前技術之一部分，而喪失新穎性；但如有以下情形：

一、因實驗而公開者。
二、因於刊物發表者。
三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。
四、非出於其本意而洩漏者。

專利申請權人自事實發生之日起6個月內項專利專責機關提出申請，敘明相關事實，則例外認為與該公開事實有關之技術不構成先前技術之一部分，但前述第一至三項之事由需於申請時即須敘明。

根據上開規定，我國新穎性優惠期係自公開日起算6個月內必須提出專利申請。

三、其他國家的新穎性優惠期制度

但就優惠期期間或是可以主張優惠期的事由，其他國家或區域各有不同規定。以下就美國、歐洲、日本、中國大陸及韓國列出其優惠期的相關規定。

1.美國
根據美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)第102(b)的規定(註2)，由發明人或由該發明人所衍生（如：共同發明人、共同申請人）的揭露（包括使用與販售）內容若在有效申請日(effective filing date)，亦即優先權日或申請日之前1年內，則不會使該申請案喪失新穎性。因此，在美國主張優惠期的期限為12個月，而優惠期起算的時點為有效的申請日，亦即優先權日或申請日。
值得注意的是，美國專利法有所謂的臨時申請案(provisional application)可供申請人利用。臨時申請案可以被視為一種在公開發明之前可以確保專利權的簡單且快速的工具。其提供了申請人足夠的時間來評估其發明的經濟價值。但是與一般優惠其所不同的，臨時申請案無法解決在申請之前發明已經被不小心地公開的情況。
欲在美國提出申請專利的申請人，可以在暫時申請案 (provisional application)、發明人的公開揭露以及正式申請案 (non-provisional application) 三者選擇適當的工具進行專利佈局。

2.EPO歐洲專利局
歐洲專利公約(European Patent Convention, EPC)並沒有提供一般優惠期(general grace period)的制度。因此，如果所請發明在申請前公開，仍會構成先前技術的一部分。然而，EPO仍有提供6個月的優惠期，但其適用的情況非常有限。根據歐洲專利公約第55條(註3)的規定，申請前6個月內所公開的發明在以下情況下不會被考慮：
(1)如果第三人沒有得到申請人或其繼受人的同意，以濫用的方式揭露發明，很明顯地傷害了申請人的利益，例如，員工泄漏了發明資訊，不論他們是否有簽署保密協定。
(2)發明被公開在國際性的展覽會展示的發明。
歐洲專利局對於第二種情況的國際性的展覽會有相當嚴格的規定，被認可的展覽會並不多。僅限於登記在International Exhibition Bureau （BIE）的展覽會(http://www.bie-paris.org/site/index.php)。

3.日本
日本特許法第30條第1項及第2項(註4)規定了發明因為進行實驗、發表於印刷刊物上、以電信通訊方式公開、以書面的方式發表於官方指定的學術團體舉辦的研討會、或是非因申請人本意而公開者，自前述公開之日起6個月內提出的專利申請，所請發明不會以喪失新穎性而予以駁回。

4.中國大陸
根據中國專利法第24條(註5)，中國大陸則限於在其政府主辦或認可的國際展覽會上首次展出、在規定的學術會議或技術會議上首次發表及非本意公開。此外，中國專利法施行細則第31條第1款：「規定的學術會議或者技術會議，是指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或技術會議，不包括省以下或者受國務院各部委或全國性學會委託或者以其名義組織召開的學術會議或技術會議。」

5.韓國
韓國專利法第30條原規定新穎性優惠期為6個月。但是配合與美國簽訂美韓自由貿易協定（KORUS FTA），在2012年3月15日生效的修正專利法之中，自2012年3月15日起提出申請的申請案，寬限期期間增加至申請日之前12個月。在優惠期期間之內，從申請人所衍生的韓國國內外公開（不包括韓國或韓國以外其他國家官方所公開及公告者），都不會損及申請人所申請發明的新穎性及進步性。
由於各國對於新穎性優惠期的規定各有不同，對於欲在多國申請專利的專利申請人來說，應留意各國對於優惠期事由及期間的不同規定。
不過，即便在專利制度提供了優惠期的制度之下，發明人在發明尚未獲得專利的情況下公開其發明仍有以下主要的風險。首先，即便先前的揭露不會被當作引證文件來核駁所請發明，但是優惠期無法保護發明人對抗在申請日之前公開、基於原發明且產生額外優點的較後的改良發明。換句話說，該較後的發明會變成原發明的先前技術，並且使得較後申請的發明不具可專利性。

四、其他討論

由於各國制度對於新穎性優惠期的事由及期間各有不同規定，對於專利申請人來說，稍不注意即可能無法在某些區域取得專利權的保護。國際間已有調和各國優惠期制度的努力，試圖調和各國的規定。在這些努力之中，除了優惠期事由及期間的計算之外，優惠期期間應以申請日抑或是以優先權日為基準計算亦在國際間有所討論。在這方面，優惠期太短或是優惠期期限以申請日計算提出申請的情況下，對於在欲在多國提出申請的申請人較為不利。

以我國的制度來說，我國是採取絕對新穎性的國家。故申請人如果在美國公開其發明而可以主張優惠期的情況下，必須在6個月內決定是否在我國提出專利申請。超過此一期限，其在美國公開發明的事實，可能將使得該發明無法在我國取得專利保護。在實際的操作上，非常難以達成。特別是我國並非專利合作條約(PCT)的會員，國際申請人難以在短時間內就其在國外已公開的發明在我國主張新穎性優惠期。因此，若能夠將優惠期的起算日以優先權日為準，對於多國專利申請人來說，將會解決無法在短時間內提出申請的問題。

綜上所述，專利申請權人若欲在提出專利申請前公開其發明，應當留意各國新穎性優惠期的適用事由及優惠期期間，以免造成專利申請案因為申請前之公開而無法取得專利權的保護。