壹、有關商標侵權

◆ 在討論這個議題之前，我們先將商標法歷年有關之沿革內容簡述如下：

於民國六十一年七月四日總統修正公布之商標法第63條規定：
「惡意使用他人商標之名稱，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，經利害關係人請求其變更，而不申請變更登記者，處一年以下有期徒刑、拘役或科二千元以下罰金。」

於民國七十八年五月二十六日總統令修正公布之商標法第65條規定：
「惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金。公司或商號名稱申請登記日，在商標申請註冊日之前者，無前項規定之適用。」

於民國九十二年五月二十八日總統令修正公布之商標法第62條規定：
「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」

於民國一百年六月二十九日總統令修正公布之商標法第70條第2款規定：
「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。
明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。
明知有第六十八條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品。」

◆參照上開條文之修正理由，重點說明如下：

近年來以註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要。又，於民國一百年六月二十九日總統令修正公布之商標法已自今年(民國一百○一年)七月一日起生效施行，而核其商標法第70條之規範意旨，係為加強對著名商標之保護，為與國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。

商標法第70條第2款所稱之公司、商號、團體名稱，係指依據公司法、商業登記法或其他相關法規，於各該主管機關申請設立、成立或開業登記之名稱而言，其所使用之文字固多以中文為主，然本款規定之擬制侵害行為態樣並不以使用中文為限，若該著名註冊商標中之文字係外文，如未得商標權人同意，而以該外文作為自己公司、商號或團體之外文名稱，或作為進出口廠商向貿易局登記之公司英文名稱時，則相當於本款所規定以著名商標中之文字作為表彰營業主體名稱之情形，而有本條款擬制侵權之適用。

修正前之商標法第62條原以採行擬制之方式規範「侵害」之態樣，其構成要件須特別嚴格，以與其他條款之『混淆誤認之虞』有別為由，故明定應以發生『減損』或『混淆誤認』之結果，始足構成擬制侵權之要件。因此該擬制侵權之規定並不適用於「可能」有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是要證明著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形著實相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第四十三條之規定，增加「之虞」之文字，以加強對著名註冊商標之保護。

修正前之商標法第62條規定，僅明知為他人之「註冊商標」，而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權。核其對註冊商標之保護範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形；且實務上曾以商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足使第三人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合「明知」之主觀要件，此更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免過度保護「已註冊但尚非著名之商標」，所衍生權利濫用之問題，爰刪除修正前之商標法第62條第2款規定，而明訂僅限於保護「著名註冊商標」之前提要件下，始有現行商標法第70條第2款規定之適用。

◆ 應適用新法或舊法？ 

在未得商標權人同意，第三人於新法施行前，依出進口廠商登記辦法向經濟部國際貿易局辦理完成英文公司名稱之登記，而著名商標權人係於新法施行後始向其提出擬制侵權之主張，在這樣的情形下，究竟應適用新法？還是舊法呢？

若該第三人之侵權行為仍在持續狀態，則應適用現行有效之商標法規定。茲說明如下：

按「得請求排除之侵害，須現尚存在，且有無侵害之虞，亦須就現在既存之危險狀況加以判斷，其認定自應依現行有效之商標法規定」，此有台灣台北地方法院96年度智字第94號判決、台灣高等法院94年度智上易字第5號判決及最高法院87年度台上字第2319號判決可稽。

因此若該第三人將著名註冊商標中之文字作為其公司英文名稱之特取部分，為表彰其營業主體或來源之標識，現仍繼續使用，對於該著名商標權之侵害行為或危險迄今未曾停止而仍繼續存在。依上開實務見解，新法施行後，如侵害行為繼續進行而未中斷，則該行為應為新法所規範，該著名商標權人自得適用現行有效之商標法相關規定，以維護其依法應受保障之商標權益。

◆現行商標法第70條第2款規定之構成要件說明：

行為人需明知(其所使用者乃為他人著名註冊商標中之文字)
「明知」與「惡意」不同，本條款之適用並不以行為人具有惡意為主觀要件，於此核先敘明。

依智慧財產法院100年度民商訴字第4號判決及台灣高等法院92年度智上字第1號判決，商標註冊既然須先刊登於商標公報，是以行為人於其英文公司名稱登記前，查詢相關商標登記資料即可知悉有關之著名之註冊商標，足堪認行為人係屬明知其所使用者乃為著名商標權人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司英文名稱之特取部分，故行為人自不得諉為不知。

需為著名之註冊商標
本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。商標法施行細則第31條定有明文。

又著名商標之認定，並不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，且商標之使用證據，有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料者，並不以國內為限，經濟部頒布之「著名商標或標章認定要點」訂有明文。至於是否屬著名商標應綜合判斷：(1)商標識別性之強弱。(2)相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。(3)商標使用期間、範圍及地域。(4)商標宣傳之期間、範圍及地域。(5)商標是否申請或取得註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。(6)商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。(7)商標之價值。(8)其他足以認定著名商標之因素。

具體佐證資料包括：載有該著名註冊商標之廣告報導、由具有公信力機構所公佈之著名商標調查報告、銷售據點之設置地點等相關資料(查其銷售據點是否設置於與台灣有密切關係之地域，如於經貿、旅遊上往來十分頻繁，且文化、語言亦有相近或熟悉之情形)等。

行為人之行為有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者致相關消費者混淆誤認之虞

按經濟部對於商標審查訂有「混淆誤認之虞審查基準」，第四點為：「判斷有無混淆誤認之虞之參考因素：判斷二商標間有無混淆誤認之虞，應參考之相關因素，經綜合參酌國內外案例所提及之相關因素，整理出下列8 項因素：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品／服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素。」，其中就「商品或服務是否類似暨其類似之程度」並規定：「商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。同理，服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言」。

此外，依據一般社會通念及市場交易情形，當相關消費者看到行為人之公司英文特取名稱時，如足使該相關消費者就行為人之公司與著名之註冊商標間產生聯想，認為兩者間具有特定之關連，進而對該著名商標權人之商品與行為人所提供之服務來源發生混淆誤認，不僅可能誤認著名商標權人所提供之商品與行為人所提供之服務來自相同之來源，尚可能誤以為著名商標權人與行為人間存有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係(參「混淆誤認之虞」審查基準3.1及3.2規定)。

又按「混淆誤認之虞」審查基準5.3.2及5.3.3規定：「商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，是以[修正前]商標法第十七條第六項規定：「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。」因此，同一類商品或服務不一定是類似商品或服務…；而不同一類的商品或服務也可能是類似商品或服務…」、「為便於規範在商標相同或近似時，需相互檢索之商品或服務範圍，以類似組群的概念編訂有『商品及服務近似檢索參考資料』，雖為實務上判斷商品或服務類似與否極為重要之參考資料，但仍應注意依其前言第一點即揭櫫該參考資料之編纂主要目的係在供檢索之用，至於在個案仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為斟酌」。另按「混淆誤認之虞」審查基準5.3.11規定：「商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係」。此亦有台灣高等法院94年度智上易字第5號民事判決內容可稽。

致減損該商標之識別性或信譽之虞
按前揭台北地方法院96年度智字第94號有謂，修正前商標法第62條第1款即所謂商標淡化理論，以放寬商標使用範圍限制，即不限於同一或類似商品之方式，擴大著名商標保護範圍，避免著名商標之識別性遭淡化而模糊商標之特質，或者遭玷汙而損傷著名商標之信譽，藉以保障著名商標長久建立之有行與無形價值。

又按 鈞院98年度民商上更(二)字第5號判決意旨，修正前商標法第62條第1款所稱減損著名商標之識別性，係指第三人未經著名商標權人之同意，擅自以該著名商標中之文字作為自己公司名稱而表彰其營業主體或來源，使著名商標原本所具備之高度指示單一且特定商品或服務來源之特徵及印象因此減弱，致該商標指向二種以上來源，而使著名商標之識別性遭稀釋或弱化。

不論修正前商標法第62條第1款及現行有效之新商標法第70條第2款所定之減損著名商標識別性，均係因擅自以著名商標中之文字作為自己公司名稱，表彰其營業主體或來源，致使著名商標之單一指向特色遭稀釋成為複數指向之情形，並非以將著名商標使用於同一或類似之商品或服務為要件。上揭 鈞院98年度民商上更(二)字第5號判決亦同此見解。

貳、有關不公平競爭

◆公平交易法第20條第1項第1款、第2款及第24條之構成要件說明：

公平交易法第20條第1項第1款、第2款規定
依公平交易法第20條第1項第1款及第2款規定，事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為︰一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。

參照前揭台灣高等法院94年度智上易字第5號判決意旨，按公平交易法第20條第1項第1款及第2款之構成要件包括：他人之商標係屬著名、事業使用相同或類似於他人之著名商標提供商品或服務、致與該他人之商品或營業服務混淆。上開法條所稱「混淆」不以事業間提供同一或類似商品或服務為限。

公平交易法第24條
依公平交易法第24條規定，除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。

參照前揭台灣高等法院94年度智上易字第5號判決內容有謂，按公平交易法第24條規定：「除本法另有規定外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平之行為。」上開法條所稱「欺罔」指對於交易相對人，以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式從事交易之行為，常見行為類型如冒充或依附有信賴力之主體；所稱「顯失公平」指「以顯失公平之方法從事競爭或商業交易」，常見行為態樣有：(1)攀附他人商譽，(2)高度抄襲，或(3)利用他人努力推展自己商品或服務之行為(見「公平交易法第24條案件處理原則」第6點和第7點)。

又按公平交易法第24條之適用，並不以事業間提供同類之商品或服務為限。公平會在過去處分佐丹奴眼鏡之案例(行政院公平交易委員會處分書(九十一)公處字第091208號)中表示：被處分人以「佐丹奴」為名設立公司販售眼鏡，斯時檢舉人等之「佐丹奴」商標使用於鞋類及各種服飾、鞋、帽、皮包等商品已為相關事業或消費者所普遍認知，「被處分人利用檢舉人……二十年來陸續已投入之鉅額廣告行銷之努力及成本，而以『佐丹奴』為公司名稱特取部分，推展其眼鏡及相關商品之銷售，榨取檢舉人努力成果，依附他人聲譽之行為至為明顯，縱因商品市場區隔不致使消費者誤認商品之來源而造成混淆，仍具有商業倫理非難性，構成違反公平交易法第24條規定足以影響交易秩序之顯失公平行為」。足見公平交易法第24條之適用，不以競爭事業間提供同類商品或服務為限，縱因不同類商品市場區隔而無混淆誤認之情事，亦可能構成榨取他人努力成果、攀附他人商譽之情事。

另按公司名稱縱已標明不同業務種類，如有稀釋或淡化相關事業或消費者所普遍認知之他人表徵，不論是否造成消費者混淆，亦不論對他人營業是否造成實質影響，其所為亦屬違反公平交易法第24條規定。公平會在台塑加油站(行政院公平交易委員會處分書(九十)公處字第122號)及台灣田邊食品(行政院公平交易委員會處分書(九十)公處字第105號)等處分案例中，已將稀釋或淡化他人著名商標依違反公平交易法第24條予以處罰，並認為公司名稱縱已標明不同業務種類，亦可能稀釋或淡化相關事業或消費者所普遍認知之他人表徵，而違反公平交易法規定。即便如上述已於公司名稱標明不同業務種類之情形，仍有構成公平交易法第24條之違反。

叁、題旨議題討論

業經主管機關核准登記之英文公司名稱，是否就不會有構成商標侵權或不公平競爭之疑慮？ 關於這個問題，我們還可以再問的更具體：依出進口廠商登記辦法向經濟部國際貿易局辦理完成英文公司名稱之登記，是否可以排除商標法或公平交易法規定之適用？

更進一步言，行為人是否可以「已依出進口廠商登記辦法善盡向國際貿易局查詢之義務」及「主管機關對於特取名稱之審查與登記，並未與商標法作連結，行為人對英文特取名稱之登記，應享有登記信賴之保護」為理由，而排除商標法之適用？就此議題，本文說明如下︰

查商標之註冊係以經濟部智慧財產局為主管機關，而公司英文名稱之登記則向經濟部國際貿易局為之，兩者之主管機關不同，所適用之法律也有別，其得以註冊/登記之審查要件當然有所差異。因此，向經濟部國際貿易局完成公司英文名稱之登記，不表示就不會有涉及商標侵權之可能性。

所謂登記信賴之保護乃行政程序之概念，於涉及商標侵權之情事時，即無所謂信賴保護之適用。此由歷年商標法相關規定即可觀之。如於民國六十一年七月四日總統修正公布之商標法第63條規定：「惡意使用他人商標之名稱作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，經利害關係人請求其變更，而不申請變更登記者，處一年以下有期徒刑、居易或科二千元以下之罰金」，可知此類行為確屬侵害商標之行為，並給予刑事處罰。其後亦有擬制侵權規範之明定，此由現行商標法第70條及修正前之商標法第62條設有擬制侵權之規定，明文禁止不當使用他人商標字樣而作為自己公司或其他表彰營業主體之名稱等類行為，亦可明矣。

此外，參照前揭台灣高等法院94年度智上易字第5號判決意旨，按公司法或商業登記法之規範目的，與公平交易法顯有不同，公司法第18條第1項規定之立法理由明白揭示：公司名稱「倘涉及不公平競爭情事，依公平交易法及民法等相關法令之規定辦理，與行政機關賦予之名稱使用權，係屬二事。」英文公司名稱雖非依公司法或商業登記法辦理登記，惟其性質亦同屬由行政機關所賦予之名稱使用權，因此仍可類推適用上揭法理。

公平會在前揭佐丹奴眼鏡違反公平法之處分案例中亦表示：「公司法與公平交易法二者之規範目的不同，公司名稱之使用，若有積極攀附他人著名商譽，而榨取他人努力成果，仍應受公平交易法之規範，故不因公司名稱業經主管機關依公司法審查核准，而得主張免責」。

由上可知，商業登記主管機關對於公司名稱是否違反商標法或公平交易法等相關法律規定，依法不作實質審查，亦無審查權限；因此任何人均不得執其登記在案之事業名稱，主張免責而不受其他法律之規範。

綜上所述，行為人依出進口廠商登記辦法向經濟部國際貿易局完成英文公司名稱之登記，並不能排除商標法及公平交易法相關規定之適用；換言之，即使行為人已依法向主管機關完成公司名稱之登記，仍有構成商標侵權或不公平競爭之疑慮。