作者 葉雪貞

商標法於民國92年修正實施後,迄今近10年,由於商標法的若干規定已不符合時代潮流,在適用上時有爭議,商標主管機關為因應工商企業發展、建全商標審查機制、強化商標權保護及與國際商標規範相調和，使企業對商標權的管理及運用更加活化，並有效促進地方特色及傳統技藝等產業的發展，以提升我國經濟實力及國際競爭力,自95年起,即積極研擬修訂商標法。商標法修正草案,已於100年5月31日經立法院三讀通過,於同年6月29日經總統修正公布,預定於今年(101年)7月間施行。綜觀此次商標法修正,主要在於因應實務需求,以廣泛多元的方式來保護商標權,涉及多項制度的變革,新法實施後,有部分規定與現行實務有所不同,權利人應不可不知,茲敘述如后,以供參考:

一、擴大商標註冊保護客體

商標法修正前商標保護的客體,限於文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成;而新法第十八條規定: 「商標,指任何具有識別性之標識,得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等,或其聯合式所組成」,修法後採開放式的規定,舉凡動態、全像圖…等,任何具有識別性之標識,皆可申請商標註冊。而氣味是否可以申請商標註冊?法條雖未明文規定氣味可以申請商標註冊;惟第十八條規定,「…聲音“等”,…」,似並未完全排除其註冊的可能性,若氣味,已具識別性,足以使商品或服務之相關消費者認識其為指示商品或服務來源,並得與他人之商品或服務相區別時,應可以申請商標註冊。

二、廢除註冊費分二期繳納之規定,並明定遲誤繳納註冊費,得加倍繳納註冊費申請復權

修正前商標註冊費可分二期繳納,即於收到商標核准審定書次日起二個月內繳交第一期註冊費,第二期註冊費則於商標註冊公告當日起算屆滿第三年之前三個月內繳納之;而修法後,則廢除分期繳納的規定,新法第三十二條規定:「經核准審定之商標,申請人應於審定書送達後二個月內,繳納註冊費後,始予註冊公告,並發給商標註冊證;屆期未繳費者,不予註冊公告。」「申請人非因故意,未於前項所定期限繳費者,得於繳費期限屆滿後六個月內,繳納二倍之註冊費後,由商標專責機關公告之。但影響第三人於此期間內申請註冊或取得商標權者,不得為之。」新法實施後,註冊費必須一次性繳納,未繳納註冊費者,商標無法取得註冊。再者,若非因故意遲誤繳納註冊費者,在不影響第三人權益的情況下,可於繳費期限屆滿後六個月內,繳納二倍之註冊費,以取得商標註冊。

三、修正聲明不專用的規定

修正前商標法第十九條規定:「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀,若刪除該部分則失其商標之完整性,而經申請人聲明該部分不在專用之列者,得以該商標申請註冊。」,新法將此條文修正為第二十九條第三項:「商標圖樣中包含不具識別性部分,且有致商標權範圍產生疑義之虞,申請人應聲明該部分不在專用之列;未為不專用之聲明者,不得註冊。」,新、舊法於適用上的差別在於該不具識別性的部分,依舊法規定一律須聲明不專用,而於新法實施後,該不具識別性的部分,須有致商標權範圍產生疑義之虞時,始須聲明不專用;若無致商標權範圍產生疑義之虞,則無須聲明不專用。如此,將造成一商標圖樣中,有部分有聲明不專用,有部分未聲明不專用,例:
 


「專賣炸物」,廣為同業及公眾經常使用,無須聲明不專用;「鮮炸屋」、「Fresh House」,未經同業或公眾經常使用,須聲明不專用。

申請人如何分辨那些是同業及公眾經常使用?那些是未經同業或公眾經常使用?那部分是可專用?那部分是不得專用?而何謂「有致商標權範圍產生疑義」?若申請人和審查員雙方皆認為無致商標權範圍產生疑義,惟申請人認為有識別性而審查員認為沒有識別性(亦即雙方認知不同)時,是否更容易造成紛爭?再者,若申請人於申請商標註冊時,認為商標圖樣上有部分恐有不具識別性之虞,惟未事先聲明不專用,欲俟審查員來函要求時再聲明,而審查員未來函要求須聲明不專用,即逕予核准,究該部分係可專用或不可專用?申請人如何判斷?以為新法實施後,對於商標權的認定,恐有更多不確定的因素。

四、並存同意註冊的修正

商標權人同意他人以相同或近似的商標申請註冊,新舊法規定的差異在於,舊法除二商標圖樣及所指定使用的商品或服務均相同外,後申請者若取得申請或註冊在先之人的同意,商標即可獲准註冊,而修正後的商標法第三十條第一項第十款規定:「商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者,不得註冊。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請,且非顯屬不當者,不在此限。」新法規定,後申請者取得申請或註冊在先者的註冊同意,必須是非「顯屬不當」,商標方可獲准註冊,而何謂「非顯屬不當」?似應有一明確的定義,否則商標申請人花費大量金錢取得註冊同意書後,卻遭認定「顯屬不當」。主管機關對此規定的配套措施,將於商標法施行細則中增訂「顯屬不當」之例示規定,如: (1)以相同商標指定使用於同一商品或服務; (2)註冊商標業經法院禁止處分; (3)其他顯屬不當之情形。由於第(3)點仍有「其他顯屬不當之情形」的規定,所以主管機關對於是否顯屬不當除了例示的二種情形外,仍有裁量權。

五、爭議事證已臻明確,得不再通知相對人答辯或陳述意見,逕行審理

修法前,主管機關對於商標爭議案件,必須將爭議的理由送交對造答辯或陳述意見,有些人則利用此程序,反覆陳述相似的理由藉以拖延爭議程序的進行,依修正後商標法第四十九條第三項規定:「依前項規定提出之答辯書或陳述意見書有遲滯程序之虞,或其事證已臻明確者,商標專責機關得不通知相對人答辯或陳述意見,逕行審理」,新法實施後,爭議案件如事證已臻明確者,商標主管機關可以不再通知相對人而逕行審理,此固然可以遏止反覆提理由惡意拖延爭議程序之進行者;惟若當事人的証據理由未完全提出,欲視對造的理由再做攻防,而主管機關卻認為事證已臻明確未再通知,該當事人將失去爭取的機會,以為審查員於爭議案開始進行審理前,應告知雙方當事人其欲進行審查,俾使雙方當事人了解案件進行的情形,能有機會充分陳述意見。

六、增訂據以評定商標註冊滿3年須提出使用證據

修法前對他人商標以與其註冊在先之商標構成近似而提出評定者,只要主張有造成消費者混淆誤認之虞即可,並毋需提出據以評定商標有使用的證據,而新商標法第五十七條第二項規定:「以商標之註冊違反第三十條第一項第十款規定,向商標專責機關申請評定,其據以評定商標之註冊已滿三年者,應檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據,或其未使用有正當事由之事證。」亦即,商標註冊已滿3年,主張他人商標與其構成近似而提出評定時,依新法規定,必須提出據以評定商標有使用之證據。而關於使用證據的認定標準,在評定案中所提的使用證據,其認定標準是否與三年未使用廢止之使用證據的認定標準一致?再者,若據以評定商標註冊所指定的商品有20個,而只提出其中2個商品的使用證據,是否對被評定商標只能以此2個商品提出主張?而使用證據的認定是否及於類似商品?若據以評定商標有多個,且都註冊滿3年,是否每一個商標都必須提出使用證據?在在顯示,新法實施後,商標若註冊滿3年欲對申請在後之他人商標主張近似而提出評定,所需提出的使用證據和類似商品的主張,顯得錯縱複雜。

七、增訂據以廢止商標註冊滿3年須提出使用證據

前述據以評定商標註冊滿3年對他人申請在後的商標提出評定時須檢附使用證據,於商標廢止案,亦有相同的規定。新商標法第六十七條第二項規定:「以註冊商標有第六十三條第一項第一款規定申請廢止者,準用第五十七條第二項及第三項規定。」即,新法實施後,若主張他人自行變換或加附記的商標,與註冊已滿3年之商標構成近似而提出廢止申請時,依商標法第六十七條準用第五十七條第二項的規定,必須提出據以廢止商標有使用的證據。

八、申請註冊商品/服務減縮、分割及聲明不專用時點之限制

修法前對於商品減縮、分割及聲明不專用之時點,並未加以規定,故時有於行政救濟程序中方才提出,商標法修正後,則對此加以明文規定,商標法第三十一條第三項規定:「指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明,應於核駁審定前為之。」第三十八條第三項規定:「註冊商標涉有異議、評定或廢止案件時,申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務者,應於處分前為之。」商標註冊申請案,商品的減縮、分割或聲明不專用必須於核駁處分做成前為之;而涉及爭議案件之商品減縮、分割及聲明不專用,必須於爭議處分做成前為之。此改變相關的當事人應特別留意,以免錯失主張的時機。

新商標法雖經總統修正公布,惟相關的配套措施,如:商標法施行細則、商標規費收費準則、海關執行商標權保護措施、提供侵權資訊及調借貨樣實施辦法等及相關的審查基準,仍待智慧財產局的研擬修訂。主管機關應儘速公布相關的配套措施,並加強宣導新的法令規定,以期申請人對新法有所認識,進而能保障其應有的權益。