作者 謝智硯

壹、前言：

關於商標權的取得，立法政策上有「使用主義」與「註冊主義」之分，而依商標法第2條規定：「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請商標註冊。」可知，我國商標法就商標權的取得是採取『註冊主義』，並非採『使用主義』，即欲取得商標權者，依法應提出申請註冊，註冊成功後即可以排除競爭同業之使用。然，商標之主要功能在於表彰商品或服務的來源，是否申請註冊，我國法並無強制規定，且商標之使用常常涉及許多商業之政策，所以，在實務上往往有許多使用者會先投入資本行銷，或經由長期使用累積商譽，而未申請註冊商標，此時如仍堅持採取註冊主義，讓後來取得註冊之商標權人排除先前已善意使用商標者繼續使用之權益，對於善意先使用者顯然並不公平。為此，我國商標法第30條第1項第3款規定：「在商標權人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」，不受商標權人商標權之效力所拘束。職是，在商標權人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受商標權人商標權之效力所拘束，用以調合註冊主義與使用主義，使善意的先使用者能得到適當的保障，此為商標法中關於商標之善意先使用原則之規定。

貳、善意先使用構成要件之說明：

商標法雖規定善意先使用者可不受商標權人商標權效力拘束，但基於對已註冊商標之保護，上開法條亦規定得主張善意先使用之商品或服務，以原使用之商品或服務為限，且為了確保相關消費者不會發生混淆誤認，乃賦予商標權人得要求善意先使用者附加適當之區別標示之權利。是以，本文認為有關商標善意先使用原則之適用要件為，一、使用時間在商標權人商標註冊申請日前，二、使用之心態為善意，三、使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，四、以原使用之商品或服務為限。至加諸適當標示僅為商標權力，並非成立善意先使用之要件之一，有關善意先使用之構成要件解釋，本文整理相關實務見解，茲說明如下：

一、使用時間在商標權人商標註冊申請日前：

(一)使用時間為申請日前：
按現行法商標法第30條第3款前段規定，為92年4 月29日修正，92年5 月28日公佈施行。而修正前商標法第23條第2 項前段則規定在商標權人申請商標註冊前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，不受商標權人商標專用權之效力所拘束。比較修正前、後法條規定，可知修正前對於認定善意使用之時間點，係以商標權人「申請商標註冊前」為判斷基準日，而修正後之商標法第30條則係以商標權人「商標註冊申請日前」作為判斷基準。至修正前商標法第23條第2 項「在商標權人申請商標註冊前」一詞應如何解釋，確存有不同看法，有認為應將上開一詞解讀為「在商標權人『申請商標』『註冊前』」，著重點在「註冊」前；有認為應解讀為「在商標權人『申請』『商標註冊』前」，著重在「申請」前，上開不同見解，影響修正前商標法第23條第2 項前段善意使用規定。然佐以商標法第30條第1 項第3 款前段之修正之立法說明：「…係因原第23條第2 項前段「在商標權人申請商標註冊前」之規定，有指申請日或註冊日之疑義，為求明確，明定為註冊申請日，以杜爭議（參立法院立法紀錄第92卷第23期3297號1冊）。」是依上開說明，可知在92年4 月29日修正前商標法第23條第2 項前段「在商標權人申請商標註冊前」之規定其用語雖有使人產生究竟係指「申請日」或「註冊日」之疑義。然經修法後，上開爭議應已確定，其判斷時間點在商標權人商標「申請日」前無疑（註一）。
(二)使用地點應在國內：
善意先使用之地點，依經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之意見而言（註二），由於商標法為屬地主義，故善意使用商標權人商標之地點應於國內，至於國外曾使用之事實，則不在其內，此一見解本文認為過狹，蓋商標權雖採屬地主義，所謂屬地主義係指在特定國所取得之權利，其保護僅侷限於該國之內，而不及於該國領域之外。惟商標商品流通無遠弗屆，不受地域國度之限制，在國際貿易蓬勃發展下，往往造成國與國之界限模糊，為使貿易順暢及維護國際市場之公平競爭，是以，善意先使用之地點應不限國內為宜，加以倘一著名外國商標，在本國並無註冊，然遭本國人民搶註，此時外國商品欲進入國內市場，外國商品除依法撤銷該搶註之商標外，竟無法使用該著名商標，其理由即為善意先使用之事實應在國內，至於在國外縱使有使用之事實，亦不能援為有利之抗辯，智慧局此一不公平看法，顯然有礙世界潮流。
(三)使用者與商標權人之間關係為何？
善意先使用人倘與商標權人間，並無任何關係，又符合其他要件時，則其成立善意先使用並無疑問，有疑問者，倘先使用人與商標權人間有事實上關連或是法律上之關係，則是否先使用人之心態是否為「善意」即招質疑，甚而恐不成立善意先使用，本文認為學理上其判斷之標準應在於，先使用者與商標權人間之關連程度，是否使先使用人知悉商標權人將申請之商標存在，換言之，倘先使用人因與該商標權人間關係程度高如雙方曾具有契約、地緣、業務往來等其他關係，進而知悉商標權人將要申請之商標存在者，則不應成立善意先使用，反之，則應予以准許。

二、先使用之心態應為善意

有關先使用者之心態是否為善意，依智慧局之判斷標準為：「…若係屬「同一區域」、「同一市場」，而依客觀事實觀察難謂諉為不知者，固不無「惡意」之嫌…」簡言之，智慧局認為先使用者之地域與商標權人之商品地域是否為同一區域或是同一市場而為論斷，然兩商品是否為同一市場，本即難以論斷，加以同一市場之定義，亦會隨著時間及商業狀況而有所不同，是以，在同一堿市販賣是否同屬一個市場？同一縣市販賣即屬不同市場？綜上，智慧局之判斷標準，顯然並不符實際，而目前法院實務上均以先使用者於使用時之心態是否以「不正當競爭為目的」為標準（註三），深究之，由於先使用者是否有不正當競爭為目的，應有競爭者存在，且該競爭者為先使用者所能知悉為前提，加以實務上法院亦認，先使用者其先使用時倘已知商標權人已使用商標，僅未申請註冊，其心態則不可稱之善意，換言之，先使用者明知該商標己使用，為不正當之競爭之目的，在商標權人申請註冊前予以使用，則此時先使用之心態即非「善意」，先使用者不得主張係善意使用，故法院其判斷先使用者是否善意，與先使用者其使用時是否知悉商標有相當程度之關係。

三、使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者：

(一)使用相同或近似之商標：
一般來說，法院及智慧局判斷商標是否近似的態樣，其方法有三：外觀近似、觀念近似、讀音近似，而倘二商標外觀、觀念或讀音方面有一近似者，並非即可當然推論為商標近似，要考慮個案之不同，以其是否達到可能引起商品或服務之消費者混淆誤認的程度為判斷近似之依歸，而注意程度係以一般消費者施以普通注意程度為準。簡言之，判斷二商標是否近似是以「具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意」，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯為準。換言之，不論法院或智慧局判斷二商標是否近似，均無法避免要判斷二商標是否可能達相關消費者有混淆誤認之虞，而判斷兩商品是有混淆誤認之虞，依法並非法律成立之要件，故為如此過量，是否恰當，仍需討論。又判斷商標近似，除如上所述外，亦應以商標圖樣整體為觀察。經整體觀察後如有一主要部分，佔據商標之顯著部分，此一主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象。是以，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸。且一般消費者於購買商品時，係以不確定而模糊的記憶為判斷，不是拿著商標以並列比對的方式來選購，所以細微部分的差異，在消費者的印象中難以發揮區辨的功能，因而判斷商標是否近似時，得無庸納入考量。
(二)用於同一或類似之商品或服務者：
商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。而服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。（註四）

四、以原使用之商品或服務為限：

商標法第23條第2項係民國82年修正商標法時新增訂，行政院函送立法院之修正草案中，其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限。」惟在立法院二讀時，刪除「原產銷規模」乙語，是以立法過程既有意刪除，即難謂「原使用商品為限」得再擴及至產銷或經營規模之限制，故善意先使用原則要件之一既謂「以原使用之商品為限」，其意係指善意先使用人僅能就原使用之商品繼續使用，不得再擴及其他類似商品，與經營規模等無涉。

參、商標權人要求先使用人附加適當區別標示是否為要件之一？

依智慧局之見解言，善意先使用商標，但未申請註冊，仍得於商標權人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，但其適用必需符合三要件（即一、使用在先之事實必需發生於商標權人商標申請註冊前。二、繼續使用之範圍以原使用之商品及服務為限。三、商標權人可以要求該在先使用人附加適當區別標示有關善意先使用），故智慧局似乎認為商標權人要求先使用人附加適當區別標示為善意先使用原則之要件之一，然智慧局又於商標法逐條釋義（註五）中又提到商標權人要求善意先使用人附加適當之區別標示，此為法律賦予商標權人之權利，深究其意，本文認為所謂權利，自應善意先使用人符合要件後，商標權利人得行使之力量，倘善意先使用人未符要件時，商標權利人自無須行使該權力，僅行使商標法所賦與之權力即足，自不需行使上述權力，反而使先使用人符合善意先使用人之要件，況善意先使用人應如何為適當標示始稱之「適當」，倘商標權人一再認為不適當，則豈非法律上之權利，得依照商標權人之好惡而予以操弄，加以法院亦認為第３０條第１項第３款規定係在保護商標善意先使用人，使其在因侵權涉訟時可據以作為抗辯事由而免責，亦即並非創設法無明文之權利，蓋善意先使用係事實行為，並非由法所規範並以一定權利義務為內容，故本條項實未創設任何法律關係，商標之善意先使用之關係，僅在其被商標權利人追訴侵權責任時，始得引據為免責規定（註六），換言之，善意先使用人由於善意先使用之事實，而取得抗辯之權力，故為緩和先使用人之權利，賦予商標權人附加適當之區別標示之權力，亦為當然之解釋。

肆、結論：

按善意先使用雖為先使用有利之抗辯手段，然應注意的是，在實務案件中，告主張有商標法第三十條第一項第三款之「善意先使用」之事由，自應就其購買、使用乙節，係發生於商標權人商標註冊申請日前之事實，負舉證之責，且往往這種先使用者所面臨困難往往是沒有足夠據證證明先使用的事實，也就是因舉證上有困難而不得不放棄使用多時的商標，因此，若有構思出好的商標，則應該要儘速就自己所使用的商標申請商標註冊，才能避免發生侵害商標權人商標權之情況。

註釋：

註一：智慧財產法院對於上述爭議，認為解釋其文義應以「申請」「商標註冊前」為當，其理由在於「註冊前」，則「申請」二字難脫贅字之嫌，該條文既在「商標註冊前」加上「申請」二字，足見「申請」之舉為法條側重之處，此再佐以修正後商標法第30條第1 項第3 款將法條文字修正為「註冊申請日前」以杜爭議，即知修正前主管機關原意即係指申請日前，是有關修正前商標法第23條第2 項前段規定之解釋，自以商標註冊申請日前為當。參智慧財產法院97年度民商訴字第8號判決。經濟部智慧財產局於台商980字第209404號函文，亦採取相同看法。
註二：經濟部智慧財產局民國92年05月23日 （92）智商 0941 字第 9280240040 號函文指出：「按商標之註冊及保護係採屬地主義，商標法第五章第六十一條以下，為侵害商標權者所應負民、刑事責任之相關規定，第六十二條之刑事責任，尤須以意圖欺騙他人為成立要件。另有關商標法第二十三條第二項善意先使用之規定，亦以在我國境內善意先使用者為限。至個案是否構成商標侵權之認定，係屬法院依職權就具體事證進行判定之範疇，本局不宜表示意見。」
註三：臺灣臺北地方法院93年度智字第70號民事判決。
註四：智慧局所編印之商標法逐條釋義第52頁至54頁。
註五：智慧局所編印之商標法逐條釋義第98頁即云：「…商標權人視實際交易需要，得要求善意先使用人附加適當之區別標示，此為法律賦予商標權人之權利…」
註六：參士林地方院９４年智字第６３號判決。