作者 魏汎娟

確認之訴（declaratory judgment，DJ）係法院在民事案件中，宣判爭議雙方之權利、責任或義務的判決。確認之訴的判決並不會有金錢上的損害賠償或行動上的救濟，而是一種確認爭議雙方之狀態的判決。為了發動確認之訴，發動者必須使聯邦法院對案件主體有司法管轄權，且案件必須符合實質爭議的標準。要發動確認之訴，通常是一方被將要提起的訴訟威脅，也就是一方在可預見的將來有涉入訴訟的威脅存在。當一方認為其與另一方在法律或契約規範下的權利義務關係不明確時，也可能向法院發動確認之訴。此外，確認之訴也能做為反訴的一種手段，來防止另一方當事人在將來提起相同的訴訟。

在專利案件中，確認之訴通常是請求法院確認專利無效、無侵權、或專利之不可執行性（unenforceability）。過去聯邦法院在判斷其是否有確認之訴的司法管轄權時，會考量專利權人的行為是否製造確認之訴的原告對訴訟有合理的掛慮（reasonable apprehension of suit）。美國聯邦最高法院最近在MedImmune一案中，重新揭示了發動確認之訴的標準。而聯邦巡迴法院則在SanDisk一案中，明確指出MedImmune案之判決推翻了法院以往考量確認之訴的原告是否對訴訟有合理掛慮的標準。

MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.

背景

MedImmune製造一種名為Synagis的藥品，用來預防嬰幼兒的呼吸道疾病。1997年MedImmune與Genentech簽署專利授權合約，同意在授權之產品的銷售上支付權利金。授權合約定義「授權之產品」為一種特定抗體，「其製造、使用或銷售，若無本合約之授權，將構成侵權一或多個涵蓋於本合約下之專利請求項，其中該專利尚在有效期間，或尚未被法院或有司法管轄權之其他機構宣判無效，而沒有上訴提起。」2001年之後，Genentech發信給MedImmune表示Genentech相信Synagis為其專利所涵蓋，且其預期MedImmune將會自2002年3月1日起開始支付權利金。MedImmune則相信該項專利為無效且不可執行，故Synagis沒有侵權任何該專利之請求項。同時，MedImmune認定該信函為清楚的威脅Genentech將執行其專利權、終結1997年之授權合約，並且若MedImmune沒有依照要求支付權利金，Genentech將提起侵權訴訟。如果Genentech在專利侵權訴訟中勝訴，MedImmune將可能被判定要支付高達三倍的損害賠償和律師費，並可能被禁止繼續銷售Synagis，該藥品的銷售自1999年起佔MedImmune高達八成的利潤。於是MedImmune在抗議之餘，仍支付Genentech所要求的權利金，並保留所有法律權利。MedImmune便在這樣的情況下，向法院提起確認之訴。

判決

每一件案子所考量的問題為，所聲稱的事實，在所有情境下，是否顯示在具有相反法律利益的雙方間，有足夠立即性和真實性的實質爭議，促使法院作出確認之訴的判決。
原告沒有違反法律的作為或不作為，雖然消弭了訴訟的立即威脅，卻沒有消除憲法第三章的司法管轄權。例如，在Terrace v. Thompson（263 U.S. 197, 44 S.Ct. 15, 68 L.Ed. 255 (1923)）一案中，如果原告與外州的人簽署租賃契約，違反該州的反外州人的土地法，該州威脅原告將沒收其農場、罰款、或刑罰。在這種威脅要執行法律的前提下，法院並不要求原告冒著農場被沒收的風險，做出違反法律的行為，以作為提起確認之訴的先決條件。
又例如在Altvater v. Freeman（319 U.S. 359, 63 S.Ct.1115, 87 L.Ed. 1450 (1943)）一案中，被授權人沒有停止支付權利金並不會使得專利有效性的爭議喪失司法管轄權。在該案中，多位專利權人對被授權人提起訴訟，企圖執行授權合約中關於地域的限制。被授權人發動屬於確認之訴的反訴，希望確認該專利無效，同時又在抗議下支付先前訴訟案中核發之禁制令所要求的權利金。法院判定該支付的權利金係在禁制令的效力之下支付的，除非該禁制令被修改，否則被授權人的唯一途徑便是對抗該禁制令，並冒著專利侵權訴訟中實際和三倍損害賠償的風險。當一方對於另一方應付款的主張係基於該方當事人的權利，且款項已經支付，但其非自願性和受脅迫的性質，使另一方保留了取回所支付款項的權利或質疑該主張之合法性的權利，則該事件已經達到案件和爭議的要求。
在上述兩個案例中，發動確認之訴的一方都是在法律強制力的作用下，屈服於另一方當事人的要求，同時，基於對另一方要求之合法性的質疑，而發動確認之訴。最高法院在這兩個案例中都裁示，發動確認之訴的一方不需要冒著違反法律的風險，只要該方當事人對違反另一方的要求有背負罪責的合理掛慮，就可以向法院發動確認之訴。
而本案中，因為雙方之間的授權合約經過合理的解讀後，並沒有禁止MedImmune質疑系爭專利的有效性，所以MedImmune不需要先違約停止支付權利金，才可以發動確認之訴。詳言之，從Genetech的觀點， Genetech認為Synagis為系爭專利所涵蓋，因此基於雙方的授權合約，Genetech有權向MedImmune要求支付權利金；但是從MedImmune的觀點，如果系爭專利無效且不可執行，則Synagis就沒有專利侵權的爭議，因此MedImmune也就無須支付權利金。然而如果MedImmune停止支付權利金，就違反雙方的授權合約，並且可能促使Genetech 提起專利侵權訴訟。如果Genetech 在專利侵權訴訟中獲勝，那麼MedImmune將可能被判定需要支付故意侵權的懲罰性賠償和律師費，並且法院也會核發禁制令，禁止MedImmune繼續銷售Synagis。為了避免違約和導致Genetech 發動專利侵權訴訟，而背負罪責，MedImmune係基於授權合約的規範而支付權利金，但是對於Genetech提出的要求，尤其是系爭專利的有效性和可執行性，MedImmune是採取質疑的立場。因此最高法院判定本案已經達到確認之訴的司法管轄權標準。

SanDisk Corporation v. STMicroelectronics, Inc.

背景

STMicroelectronics（簡稱ST）原先是在半導體線路市場，近幾年開始在快存記憶體市場發展，並擁有頗具規模的專利組合。2004年4月，ST智慧財產與授權部門的副總監發信給SanDisk的總裁，要求討論交叉授權合約，並列出八項ST擁有的專利。2004年7月，ST再一次發信給SanDisk要求進行交叉授權的協商，並列舉另外四項專利。於是SanDisk回應表示其了解雙方繼續友善討論的想法，並指出於5月和6月時，雙方業務代表和經理所進行的有關ST銷售快存記憶體給SanDisk的會議，然而這兩場會議均與專利無關。ST回應表達希望將商業會談與專利授權協商分開的想法。2004年8月，在雙方業務代表的會面中，SanDisk出示其三項專利之分析，並且口頭提議授權給ST。ST拒絕出示任何其專利分析，並表示專利授權應與商業協商分開。SanDisk拒絕該項提議。ST則回應雙方稍後將會有關於授權和智慧財產的會議，討論交叉授權的可能性。

在2004年8月底，雙方舉行了授權會議，ST比較了雙方的專利，列出SanDisk未經授權的活動，並指出被SanDisk侵權的專利；而SanDisk則出示了其專利，並分析ST所銷售的半導體產品侵權。2004年9月，雙方對於授權合約是否為機密性文件的看法分歧，在幾經雙方業務代表書信和電話往來後，SanDisk提起確認之訴，請求法院確認無侵權和確認ST在授權協商中展示的專利無效。

判決

在MedImmune一案之前，CAFC採取一項兩階段檢測法。在第一階段法院考量專利權人的行為是否製造確認之訴的原告對訴訟有合理的掛慮，第二階段則檢驗確認之訴的原告之行為是否構成侵權，或其動作顯現出帶有進行侵權之意圖。最高法院在MedImmune案中，表示CAFC的檢測法在第一階段對訴訟有合理的掛慮的標準方面與先前判例相衝突。
例如，在Aetna Life Insurance v. Haworth（300 U.S. 227, 57 S.Ct. 461, 81 L.Ed. 617 (1937)）案中，保險業者要求法院確認被保險者並未解除其支付保險費的責任，因為被保險者一旦停止支付保險費，其保單就會失去效力。最高法院認為該案符合憲法第三章對爭議的標準，因為確認之訴的雙方對其各自的義務採取相反立場，雙方呈現對特定權利堅實的主張—被保險者主張其已經變成殘廢，所以解除了支付保險費的責任；而保險公司則認為被保險者不是殘廢，因此沒有繳交保險費將導致保單失效。
同樣地，在Maryland Casualty v. Pacific Coal & Oil Co.（312 U.S. 270, 61 S. Ct. 510, 85 L.Ed. 826 (1941)）案中，確認之訴的原告為一家保險公司，其同意補償被保險者，並在第三方提起的訴訟中協助被保險者答辯。原告請求法院確認其沒有責任補償被保險者和為被保險者答辯。在該案中，被保險者尚未於第三方提起的訴訟中獲得判決前，不可能向保險公司提出告訴；而在確認之訴發動時，第三方提起的訴訟尚未形成判決。最高法院裁定，有實質爭議存在於被保險者與保險公司之間，因為被保險者正在尋求第三方提起訴訟的判決，如果該判決形成後，被保險者沒有滿足該判決，則被保險者有權向確認之訴的原告（保險公司）求償。
在形成授權合約之前，一方得知另一方持有的專利，或甚至洞悉該專利有被侵權的風險，在缺乏專利權人的積極行為下，並不會引發確認之訴。但是當專利權人採取立場，使得確認之訴的原告處於追求可能為不法行為的境地，或使確認之訴的原告放棄其主張有權去做的行為，則該案滿足憲法第三章的司法管轄權標準。如果根據另一方某些確定且正在進行或計畫將要進行的行為，專利權人主張其專利權，且另一方聲稱其有權在未經授權下進行該行為，則憲法第三章的案件或爭議就存在了，另一方不需要在發動確認之訴前，冒著被控告的風險，從事被指控的行動。

在本案中，ST向SanDisk傳達ST所做的專利研究和比對，ST斷定SanDisk涉及專利侵權，且基於SanDisk的特定行為，ST主張其有權收受權利金；SanDisk則堅持其可以不須支付權利金而繼續進行該行為。雖然ST曾經向SanDisk表示不會對其發動訴訟，但是ST的行徑顯示其已經準備好且願意執行其專利權。故SanDisk已經建立了憲法第三章的案件和爭議，法院對本案有確認之訴的司法管轄權。

討論

過去，在對訴訟有合理的掛慮的標準下，法院會考量寄發專利通知信函者的行為是否達到足以顯示專利權人意圖執行其專利權的程度（Shell Oil Co. v. Amoco Corp., 970 F.2d 885 (Fed. Cir. 1992)）。當專利通知信函明確地指出收信者有侵權，法院幾乎都會判定這樣已經構成使收信者對訴訟有合理的掛慮（Blistex Inc. v. Circle Laboratories, Inc., 2000 U.S.Dist. LEXIS 11749 (N.D.Ill. 2000); Arrowhead Indus. Waters, Inc. v. Ecolochem, Inc., 846 F.2d 731 (Fed. Cir. 1988);亦參照Infinitech v. Vitrophage, Inc., 842 F. Supp. 332 (N.D.Ill. 1994)）。專利通知信函可以「迂迴的暗示可能的侵權行為（an oblique suggestion of possible infringement）」而不明確地指控侵權以及傳達將引發訴訟的威脅（Russell Corp. v. Sara Lee Corp., 129 F. Supp. 2d 1165, 1168 (N.D.Ill. 2001)）。但是，「含蓄地指控侵權（implied charge of infringement）」有時候卻足以造成收信者合理的掛慮，擔心即將涉入專利侵權訴訟（Millenium Products Inc. v. Gravity Boarding Co., 127 F. Supp. 2d 974 (N.D.Ill. 2000)）。專利通知信函的主旨以及雙方協商的細節和情境，都是決定「迂迴的暗示可能的侵權行為」與「含蓄地指控侵權」之間分界的要素。

有些法院曾裁定，提出授權合約的邀約並不構成即將提出訴訟的訊號。即使法院認為發出專利通知信函者已經對收信者製造了對訴訟合理的掛慮，法院在考量是否行使其司法管轄權時，會將雙方正在進行的授權協商會列入考慮，因為在進行的授權協商顯示實質爭議的雙方可能有非司法的解決途徑，所以能使法院選擇不行使其司法管轄權。然而，當專利權人針對一件事情對被控侵權者發動專利侵權訴訟，只要這件事情與另一件事情相關，專利權人已經製造了該被控侵權者在另一件事情將涉入訴訟之合理掛慮（Vanguard Research, Inc. v. PEAT, 304 F.3d 1249 (Fed. Cir. 2002)）。此外，專利權人以專利侵權訴訟威脅被控侵權者的顧客，以及要求被控侵權者的顧客支付權利金的行為，都可能製造被控侵權者對專利侵權訴訟合理的掛慮（Ｃ.R. Board, Inc. v. Schwartz, 716 F.2d 874 (Fed. Cir. 1983)）。專利權人對被控侵權者的顧客發表關於被控侵權之行為的言論，也可能對被控侵權者構成其將涉入訴訟的合理掛慮（Publications International, Ltd. v. Futech Educational Products, 1997 U.S.Dist. LEXIS 15713 (N.D.Ill. 1997)）。

因此，在對訴訟有合理掛慮的標準下，不會引發合理掛慮的遣詞用句，通常會避免使用與訴訟清楚相關的詞語，並且對可能的侵權行為表示關心，而不直接指控對方侵權。而法院在該標準下，一般係將考量行使司法管轄權的焦點集中於專利權人發動訴訟的可能性和立即性。所以在過去，如果專利權人清楚地表達其相信有專利侵權發生，而另一方則堅持在該專利下沒有罪責成立，那麼另一方仍不能主張確認之訴的司法管轄權，因為專利權人發動訴訟的可能性和立即性，尚未達到使另一方對訴訟有合理掛慮的程度。

自從MedImmune案之後，聯邦法院開始將考量行使確認之訴的司法管轄權標準，改變為專利權人是否讓被控侵權者意識到潛在罪責的成立。2007年，聯邦法院根據MedImmune案的判例，在Teva Pharm. USA, Inc. v. Novartis Pharm. Corp.（482 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2007)）案中，判定一件關於五項專利的爭議中，儘管專利權人只對其中一項專利發動侵權訴訟，法院對該件爭議仍有確認之訴的司法管轄權。換言之，最高法院將確認之訴的標準，從過去使被控侵權者對訴訟有合理的掛慮，修正為使被控侵權者對罪責有合理的掛慮。但是聯邦法院尚未闡明被控侵權者必須背負著多大的潛在罪責的風險，才足以發動確認之訴，因此後續發展尚有待觀察。