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第35類批發零售服務的大陸商標註冊保護

2019.11.01

228 期

第35類批發零售服務的大陸商標註冊保護

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台灣智慧財産局為保護零售服務業者所使用之商標,自1997年12月23日即公告受理零售服務之申請,並於1998年4月20日公告「零售服務標章註冊審查要點」,以作為審查依據,至2011年修訂上述審查要點,將零售服務之定義及性質、類型、零售服務名稱之審查、零售服務與其他商品或服務類似關係之判斷原則,以及零售服務商標之使用,於「零售服務審查基準」中予以說明,該基準中即指出:「依尼斯分類於第35 類之註釋定義,所謂零售服務,係指將各種商品匯集以方便消費者瀏覽與選購之服務,不包括因此所需之運輸服務。該等零售服務可經由零售商店、批發商行,或藉由郵購、網際網路、電視購物頻道等電子媒介方式來提供。此意謂零售服務的特色,即業者將各種不同商品匯集於同一場所(不論實體賣場或虛擬店鋪),至於所匯集之商品,是自己所生產或其他眾多生產者之商品皆可,藉由便捷之購物環境及其附屬服務之提供,以吸引廣大消費族群,激發其購買意願。對消費者而言,由於產品的多樣性,可滿足其『一次購足』或『便利選購』之消費需求」。而中國係在1993年7月1日實施商標法修改案後,開始使用國際服務分類法,1994年中國加入尼斯協定,但長期以來,在中國的商品區分表中並沒有與零售相對應的服務類別,甚至否認零售服務的可註冊性,2012年「商標註冊用商品和服務國際分類區分表」第35類有增加「藥品、醫療用品零售或批發服務」類別,似乎看到批發零售服務在中國正逐步被接受,但仍僅單就「藥品、醫療用品」而非就全部商品類別的零售批發服務均開放註冊。所以就零售批發這一類的案件在中國近年來引起不少爭議,尤其針對商標「三年不使用」的撤銷和侵權判斷,原國家工商行政管理總局商標局(以下簡稱商標局)、商標評審委員會(以下簡稱商評委)對此的態度十分不明朗,且司法裁判結果也高度不一致,至今仍然沒有形成共識,該等爭議不僅涉及到批發零售業者的商標註冊策略,更關係到商標權的維持及馳名商標的認定,這是中國目前商標實務中仍有待解決的難題 (註1) 。

一直以來商標局對批發零售服務的不可註冊性態度極為明確,且認為「銷售服務」與「替他人推銷」在註冊環節構成不同服務(註2),此觀2004年商標局在「關於國際分類第35類是否包括商場、超市服務問題的批復」(商標申字〔2004〕第171號)中指出:「『商標註冊用商品和服務國際分類區分表』第35類的註釋明確說明,該類別服務的主要目的在於『對商業企業的經營或管理進行幫助』,或者『對工商企業的業務活動或者商業職能的管理進行幫助』,且『尤其不包括:其主要職能是銷售商品的企業,即商業企業的活動』。該類中『推銷(替他人)』的內容是爲他人銷售商品(服務)提供建議、策劃、宣傳、諮詢等服務」。

商標局在2007年尼斯分類第9版「商標註冊用商品和服務國際分類區分表」第35類的註釋删除前版「尤其不包括:其主要職能是銷售商品的企業,即商業企業的活動」的內容,並且在「尤其包括:爲他人將各種商品(運輸除外)歸類,以便顧客看到和購買」後面,特別增加「這種服務可由零售、批發商店通過郵購目錄和電子媒介,例如通過網站或電視購物節目提供」的說明,此一變化顯示商標局的態度似乎有所改變。

至2012年商標局在「商標註冊用商品和服務國際分類區分表」第35類增加「藥品、醫療用品零售或批發服務」項目,並相應增加第3509「藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品零售或批發服務」類似群。惟商標局在2012年12月14日發布「關於申請註冊新增零售或批發服務商標有關事項的通知」中强調,新增服務屬零售或批發服務,指將藥品、藥用製劑、衛生製劑、醫療用品、獸藥、獸醫用製劑等商品集中和歸類(運輸除外),以便顧客看到和購買,該項服務是一項爲鼓勵顧客購買而提供的服務總和,可通過傳統實體商店,也可通過互聯網等銷售平臺提供。新增服務商標註冊所保護的對象不是上述具體商品,而是爲銷售該商品提供的綜合便利服務行爲,新增服務與所銷售商品原則上不類似,新增服務與「替他人推銷」等其他第35類服務原則上不類似。從該則通知內容可知,商標局雖已將「藥品、醫療用品零售或批發服務」此一項目納入第35類服務,但實質內容上仍然特指銷售中的輔助服務內容,而非商品的買賣銷售行為,「銷售行為」和「為銷售活動服務行為」二者是有所區別的,可推知商標局為因應新的尼斯分類和市場呼籲,而將「藥品批發零售」納入服務商標註冊體系仍是持保留心態。

在2013年開放「藥品、醫療用品零售或批發服務」項目之前,商標局在註冊環節一直拒絕接受零售服務、批發服務,商標局和商評委在商標管理案件、異議案件、異議復審案件和爭議案件中卻認定50多件在第35類「替他人推銷」服務上的馳名商標,例如:書籍刊物零售商「中國新華書店協會」之「新華書店」商標,超市業者「美商沃爾瑪連鎖商店公司」之「沃爾瑪」商標,批發零售市場「北京秀水街市場有限公司」之「秀水」商標等,均爲主要批發零售行業及該行業領域內的主要服務提供者,這些被認定馳名的商標所核定使用的服務項目爲「第35類:推銷(替他人)」,顯見商標局和商評委認爲「推銷(替他人)」應是與「批發零售」服務性質最為接近的服務項目,因此,在實務中,從事零售服務的企業或個人均會選擇將商標註冊在35類推銷替他人等服務上,如:全家 FAMILYMART、7-11、全聯福利中心、大潤發、家樂福、遠東百貨 FAR EASTERN DEPARTMENT STORE、新光三越、SOGO、玩具反斗城 TOYSRUS、IKEA、宜家家居等大量商標均註冊在「推銷(替他人)」等服務。

商標局在2004年「關於國際分類第35類是否包括商場、超市服務問題的批復」中指出,「『推銷(替他人)』的內容是爲他人銷售商品(服務)提供建議、策劃、宣傳、諮詢等服務」,且在「關於申請註冊新增零售或批發服務商標有關事項的通知」中指出零售或批發服務原則上與「替他人推銷」不構成類似服務,又2016年5月北京知識産權法院在中糧集團有限公司上訴北京寺庫商貿有限公司東城分公司等侵害商標權糾紛一案中,亦明確「替他人推銷」的含義,於判決中揭示:「『替他人推銷』應是指幫助『他人』銷售商品的行爲,其既包括爲銷售者的具體銷售行爲提供單次的促銷或推銷的行爲,亦包括對銷售者日常銷售行爲提供常規性服務的行爲,但該服務並不包括經營者『自己』作爲銷售主體銷售商品的行爲。因零售、批發服務均是銷售者以自己名義進行對外銷售的行爲,故其不屬『替他人推銷』的服務範圍。至於商場、超市的服務是否屬『替他人推銷』,則需要作具體區分。如果商場、超市等自己作爲銷售主體對外銷售商品,則該服務不屬『替他人推銷』。但如果其僅是爲銷售者在其購物場所內的銷售行爲提供相應服務,則該行爲屬替他人推銷」,因此,業者縱使將商標申請註冊在35類「推銷替他人」等相關服務上,且順利取得商標註冊證,多年後該業者可能因無法提供商標使用在「推銷替他人」服務上的證據,而遭到商標三年未使用被撤銷的結果,此是否意味業者根本沒有必要在第35類的「替他人推銷」服務上申請註冊商標?

根據2002年「最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律問題的解釋」第11條、第12條的規定,類似服務是指相關公眾一般認為存在特定聯繫、容易造成混淆。認定商品或服務是否類似,應當以相關公眾對商品或服務的一般認識綜合判斷(註3)。事實上,一般消費者不會去區分商品和批發零售服務的不同,且通常認為兩者具有某種關聯,業者在第35類取得商標註冊,實有助於加強其商品商標在批發銷售環節中的來源識別性,避免相關公眾的混淆,這種註冊保護通常可視為防止惡意搶註的因應方式(註4),而在2017年,天猫及京東商城發布「入駐資質細則」的部分內容中即有包含對第35類銷售服務商標註冊的相關規定,尤其歷年來,在中國第35類服務之商標註冊申請量一直是名列前茅,此觀2018年全年,第35類商標局共收到申請924,850件,占全年總申請量的12.63%,位居全部類別的申請量之冠,且遙遙領先於位居第二位的第25類(申請量:569,574件,占全年總申請量的7.78%),再根據國家知識產權局2019年第1季度商標工作情況分析,在所有類別中,申請量排名前三的依次是第35類(21.1萬件)、30類(9.6萬件)和第9類(9萬件),則觀察相關領域業者之商標註冊情況,益見在第35類服務取得商標註冊,以搶占市場先機,實有其必要性及重要性。

參考資料:

註1. 熊文聰,“替他人推銷”的結該怎麽解?,中華商標,2018年01期。
註2. 姚艶,“銷售服務”商標的困境與解决之道,中華商標,2016年第11期。
註3. 長沙中院(2014)長中民五初字第00203號民事判決。
註4. 黃曄,批發零售服務的商標註冊保護及侵權應對,中國知識産權,總第124期, 2017-08-01。

 

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