日前，美國參議員偕同相關人士，提出《推廣與致敬美國經濟重要創新領導法案(Promoting and Respecting Economically Vital American Innovation Leadership Act, Prevail Act)》，該法案針對核准後程序提出多項修正，以下摘錄自修正內容：

• 替專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 法官設立行為準則，以便提高審理透明度、防止干擾PTAB法官決策過程。
• 明確規定決定立案與否之法官不得參加案件審理。
• 比照未侵權確認之訴訂定適格當事人條件。
• 載明美國專利局不允許請求人再次提出相同或實質相同的先前技術或主張。
• 要求請求人僅能於PTAB或地院提出挑戰專利有效性的請求，廢除平行訴訟，以作為PTAB拒絕立案之基礎或民事禁反言條款。
• 在提出請求時便適用禁反言，限制請求人對每件專利提出一次挑戰，除非爾後被指控侵權。
• 將舉證責任改為提示證據須清楚且具說服力。

上述修正旨在優化專利審查和爭議解決程序的效率和公正性，強化專利制度的透明度和可靠性，以促進創新和保護智慧財產權。這些規定將影響PTAB法官的行為準則、審判展開標準、請求人選擇審理地點和審查程序等方面。

此外，數名參議員也提出《2023年專利適格性重建法案》(Patent Eligibility Restoration Act of 2023)。該法案保留35 U.S.C. § 101中列舉的適格主題範疇，包括方法、機器、製造品和物質組成等，但增加以下不適格標的的種類：

• 非屬可實施發明的數學公式。
• 實質涉及經濟、金融、商業、社會、文化或藝術等領域的方法，除非前述方法須使用機器或製造方可為專利標的。
• 僅於人類心智進行的心智活動以及發生在自然界中的不涉及任何人類活動且早於任何人類活動的方法。
• 人體內未經修改之人類基因，但被分離與純化或用於有實際應用的發明或發現的基因不在此限。
• 存在於自然界中未經改變的天然物質，但已被分離與純化或用於有實際應用的發明或發現的物質不在此限。

《2023年專利適格性重建法案》明確規定，專利適格性要根據整體內容判斷，不得考量所請發明方式、該請求項要件是否為已知、常規、例行或自然存在、所請發明彼時的技術與有關美國專利法第102條、第103條或第112條作為適格性的判斷。此外，於專利侵權訴訟中，法院可於任何時間點決定專利適格性，包含即決判決請求程序中與允許有限的證據揭示程序。
 

資料來源：Senate IP Subcommittee Leaders Introduce PTAB, Patent Eligibility Bills, IPO Daily News. June 23, 2023.