針對Chiaro Technology Limited（簡稱Chiaro）v Mayborn (UK) Limited（簡稱Mayborn）一案，英國高等法院判定，即使整體設計在視覺上與市場上其他產品不同，註冊設計也不會擴張保護到功能性形狀。

Chiaro以其產品「Elvie」之註冊設計對Mayborn的「Made for Me」穿戴式吸乳器提出侵權訴訟。Chiaro的「Elvie」是市面上第一款可穿戴胸罩式吸乳器。該設計讓使用者可以將吸乳器穿戴在胸罩內，無須其他配件。Mayborn的「Made for Me」具有許多與「Elvie」類似的功能。因此Chiaro指控Mayborn侵害其註冊設計。

Chiaro之主張係基於兩款產品的形狀和整體外觀的相似性，以及內建泵浦殼體元件 (pump housing unit) 和奶瓶的位置。

Chiaro主張，基於市面上吸乳器的種類繁多，吸乳器的設計開發有充分的自由度，因此兩款產品間的相似之處已構成對其註冊設計權利之侵害。Mayborn則回應，「Elvie」之整體形狀、泵浦殼體元件和可拆卸奶瓶的位置都是由技術功能所決定的（為了使產品免手持並適合胸罩）。

本案針對1949年《註冊設計法》第1C(1)條作解釋，其中規定「註冊設計權利不應存在於僅由產品技術功能所決定之外觀特徵」。

法院作出有利於Mayborn的判決。關於兩款泵浦的整體形狀，法院認為，很明顯的註冊設計和「Elvie」泵浦的形狀是功能性的，而不是美感的。也就是說它不能成為侵權主張的基礎，必須排除在外。法官對殼體元件和可拆卸奶瓶的位置也得出相同結論，本案確立了法院需要考慮產品的形狀是否由功能所決定的立場。

高等法院認為具有一定認知的使用者 (informed user) 應該是哺乳期的女性，而非設計者或技術專家，因此他們會對每種產品的操作和美學特徵感興趣。設計者在開發設計時的自由度愈大，系爭設計之間 (the designs at issue) 的微小差異足以讓具有一定認知的使用者產生不同整體印象的可能性就愈小。反之，設計者開發設計時，自由度受到的限制愈多，系爭設計間的微小差異就愈有可能讓具有一定認知的使用者產生不同的整體印象。高等法院重申上訴法院 (the Court of Appeal) 在Dyson Ltd v Vax Ltd [2011] EWCA Civ 1206一案中的判決，在評估設計者可使用的設計自由度時，應考慮特定設計特徵的技術原因。這可能意味著，對於未來上市的新產品，其設計很大程度取決於技術要求的情況下，註冊設計能為該設計提供的保護範圍是有限的，且不一定足以阻止競爭對手使用相同的技術和潛在相同的美學功能性 (functional aesthetic)。當然，除了註冊設計之外，還可以使用其他形式的智慧財產權來保護新的技術，尤其是發明專利。

資料來源：Chiaro Technology Limited v Mayborn (UK) Limited, Marks & Clerk, November 27, 2023.
<https://www.marks-clerk.com/insights/articles/chiaro-technology-limited-v-mayborn-uk-limited/>