美國第9,693,961（簡稱’961號）專利涉及一種加入厭惡劑來製造類阿片 (opioid) 藥物的方法，以預防藥物濫用，其專利權人為Purdue Pharma L.P.。專利權人於2017年向Collegium Pharmaceutical, Inc.提出侵權訴訟，被控侵權者於2018年3月向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對’961號專利提出授權後重審 (Post Grant Review, PGR)，主張之專利無效理由為’961號專利不符合書面敘述規定與可被預見，隨後經PTAB予以立案。
 
如上所述，本案之侵權訴訟與PGR同時進行。按規定，PTAB須於立案後1年內發出書面之最終書面決定，除非有正當理由得延後6個月。2019年9月，專利權人提出破產請求，故本案之PGR與侵權訴訟均暫緩。本案中PTAB做出最終書面意見的1年法定期限為2019年10月4日，而在期限前2天，PTAB行政法官便以專利權人提出之破產請求作為正當理由而延長6個月，但PGR請求人則以本件PGR不適用提出反對意見。
 
然PTAB延長做出最終書面意見的期限過後，專利權人向破產法院提出解除自動中止禁令，以利地院侵權訴訟的續行，破產法院後於2020年9月1日准許了地院的侵權案件與PGR程式的自動中止禁令。專利權人在2020年9月11日提出中止PRG的審理動議，主張PTAB已不具權力發出最終書面意見，因現已逾18個月內發出最終書面意見之法定期限，PTAB數日後拒絕該動議，並以引用最高法院判例表示，依照本案狀況其仍持有作出最終書面意見之權力，並於同日作出了’961號專利因不符合書面敘述規定且可被預見的最終書面意見，嗣後專利權人上訴至CAFC。
 
CAFC庭審中提到，根據最高法院判決先例，倘若法規未明確規定未遵守法定時限規定之後果，CAFC一般而言不會實施強制制裁。CAFC進一步表示，AIA法案中之文字或立法歷程皆沒有「不遵循之後果」的措辭，若拒絕賦予PTAB於最終期限後發出書面決定之權限，將削弱美國國會提供「比訴訟更迅速且經濟的替代方案」的本意；因為如果PTAB無法發布最終書面決定，當事人將被迫在地院進行訴訟。CAFC表示就本案而言，PTAB發出最終書面意見的行為無誤，肯認PTAB逾法定期限仍有權力作出最終書面意見，且維持PTAB作出’961號專利無效的最終書面決定。
  
資料來源： 

1. USPTO Has Authority to Issue Final Written Decision After Statutory Deadline, IPO Daily News. November 27, 2023.
2. Purdue Pharma L.P., Purdue Pharmaceuticals L.P., V. Collegium Pharmaceutical, Inc., Fed Circ. 2022-1482., November 21, 2023.