2022年3月15日Optis v. Apple saga 一案之最新判決出爐,這是一系列技術審判中的最後一個 (trial D),關於Optis之兩件歐洲專利第EP (UK) 2 187 549 B1號(簡稱‘549’)和第EP (UK) 2 690 810 B1號(簡稱‘810’)。
兩件專利被認定為密切相關,在這判決中採併案處理。判決內容顯示,Optis主張系爭專利遭侵權,Apple則主張系爭專利之於兩件引證前案為顯而易見故屬無效專利。
英格蘭及威爾斯高等法院 (ENGLAND AND WALES HIGH COURT) 法官Meade J.在判決中也提到其他問題,包括解讀論點 (construction arguments)、專利修正申請和說明書揭露不充分 (insufficiency) 等。兩造對於技術領域具有通常知識者的性質及通常知識之範圍存在爭議。法官認為經常捲入專利糾紛的當事人對於這些爭點都特別感興趣。
典型的情況下,相對方的專家合適性會受到對造的批評。Apple的專家Edwards因多種原因受到Optis的批評,最值得注意的是,Edward在Philips v. Asustek一案中提供的證詞似乎與本案中所提供的證詞不一致。在Philips v. Asustek一案中,Edwards建議「通常知識」應不包括技術報告或標準制定會議的會議紀錄,然而,在本案中,Edwards建議「通常知識」應該包含前述兩類文件。據此,法官審慎的審理Edwards之證詞。
對於從業人員而言,本案顯示出在委派專家時要特別小心的重要性,尤其該專家在另一場糾紛中提供過證詞。
在辨別技術領域具有通常知識者時,法官提到其在Alcon v. Actavis一案中所採用的方法,需要避免因容許對技術領域具有通常知識者進行狹義定義,而對專利權人不公平,或因過度廣泛定義乃至於削弱通常知識,而對公眾不公平。法官總結該技術領域具有通常知識者為「從事長期演進技術 (Long Term Evolution, LTE) RAN1的人員」。RAN為第四代無線接取網路 (Radio Access Network) 之縮寫,RAN1指的是標準制定組織3GPP中的一個小組,負責實體層規範 (physical layer specifications),該組織確實屬於相關技術領域。此外,法官表示,由於該技術領域具有通常知識者不僅僅是LTE的代表,也包含偶爾參加的與會者和提供背景支持和素材的人員。法官認為在RAN1會議上一個重要且確定的決定可能就是通常知識,例如會議記錄中紀載的Kobe agreement,該協議在相關標準制定會議上進行廣泛討論,可以被認定為是根本性的,不太可能被推翻,因此,Kobe agreement被認為是通常知識的一部份。
Optis僅就產品請求項提出侵權指控,專利背後依據的功能雖然是相關標準所要求的,但是英國的行動網路並沒有使用。因此,Apple並未提供使用專利所主張的方法,Apple也沒有提供實施所主張方法必要的手段。
‘549’號專利請求項1是一種行動電台的無線通訊設備,適用於依照編碼複用結構 (code-multiplexing structure) 傳播和傳輸ACK/NACK訊號或CQI訊號。法官總結,在沒有重新編碼的情況下,專利請求項的正確方法是詢問如果存在編碼複用結構,Apple的行動電話是否會傳播並發送所主張之信號?編碼複用結構有沒有必要實際存在?法院認為,專利因符合標準而受到侵害,且該專利是必要的。
Apple引用Panasonic和Nokia兩件先前技術主張系爭專利為顯而易見的,然而法院均未採納。法官認為Panasonic文件並無法預期會導致任何有用的揭露。此外,法官認為Apple對於Nokia文件之解讀為不實際的,且涉及尋找類似專利請求項的後見之明。Apple正式提出了一個不充分的論點,但在審判中沒有發揮真正的作用,因此該判決並未審理該論點。
作為訴訟程序的一環,Optis尋求無條件修正專利,Apple以修正內容缺乏明確性並增加新事項為由提出反對意見,然而反對意見遭駁回,Optis之修正被允許。
有更廣泛爭議的下一次審判是Trial E,應該會決定FRAND許可的條款,並處理Apple提出關於Optis的反競爭行為之各種指控。Trial E將於2022年夏天開庭審理。
資料來源:Judgment handed down in the last of the technical trials in Optis v Apple saga: Optis succeeds in arguing that its patents are valid and infringed by Apple, Marks & Clerk, March 25, 2022.