Google LLC（後稱Google）為美國第14/628,093號專利申請案之申請人，前述專利申請案涉及一種透過將搜尋字詞 (search query) 內容與查詢關鍵詞內詞彙字數量的預設值 (predetermined threshold value) 進行比較，以便僅顯示適合使用者年齡的檢索結果。
 

審查人員於審理系爭專利申請案過程中，引用前案分別為Parthasarathy美國專利公開案與Rose美國專利，審查人員首先引用Parthasarathy案指出系爭專利申請案內部分請求項違反顯而易見性發出核駁，雖Google曾對系爭請求項1增加限制特徵的方式修正，且提出Rose案件僅揭露字詞長度相關的相關分數 (score)，且分數明顯與預定值(threshold value) 不同，然審查人員經結合前述兩件前案後再發出系專利申請案內部分請求項違反顯而易見性的最終核駁，故Google向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出審理請求。PTAB審理過程中，Google指稱美國專利局在結合兩件前案後認定系爭專利申請案違反顯而易見性之認定有誤，然PTAB審理後仍作出維持美國專利局發出核駁部分請求項的最終書面決定。Google遂上訴至CAFC。
 

CAFC庭審時，美國專利局提出Parthasarathy案對該技術領域中具有通常知識者具教示功能，進一步來說，美國專利局主張意圖修改一個預設值以納入關鍵詞長度是相當顯而易見的，且該技術領域中具有通常知識者會認識此等修改而預測出基於搜尋字詞數量的預設值。CAFC指出，判斷顯而易見性時乃涉及法律問題，應基於事實認定加以審理，然審查人員於審查過程中並未對這些修改進一步探討，CAFC不能認同美國專利局在缺乏任何對這些爭點的事實認定基礎即發出核駁。故CAFC撤銷PTAB決定且發回PTAB重審。
 

資料來源：

1. Court Vacates USPTO’s Rejection of Claims, IPO Daily News, January 10, 2023.
2. IN RE: GOOGLE LLC,　Fed Circ. 2022-1012, January 9, 2023.