作者:王錦寬 副總經理

一、背景

兩岸目前之專利法制均允許同一技術內容同時申請發明及（實用）新型專利，並採權利接續制度。由於兩岸之（實用）新型均為非實（質）體審查制度，相較於發明申請案，可較快獲准專利。專利權人於取得（實用）新型專利後，保持其持續有效，可俟發明審查無違專利要件時，於發明核准前聲明放棄（實用）新型專利，（實用）新型專利權將於發明核准公告時消滅，形成權利自（實用）新型專利轉換至發明專利。

上述一案兩請實務確保同一技術內容之創作僅能給予一項專利之原則，但同一創作同時申請發明及（實用）新型專利，其中之一的審查結果或其法律狀態對一案兩請之相對的另一案，是否產生影響？一樣的「一案兩請」，這兩年於兩岸各有法院判決及看法，且看以下的說明。

二、智慧財產法院認為新型有無效事由，未影響一案兩請之發明專利持續有效

系爭專利是在2018年2月14日依我國一案兩請規定，同日提出發明及新型專利申請案，其中新型專利於2018年9月21日就核准領證公告，新型專利權人並於2018年11月8日申請技術報告，雖智慧局曾於2019年1月3日以兩引證臺灣前案認為不具進步性，但經新型專利權人申復後，於同年2月13日發出技術報告，各請求項均為比對代碼6，未發現足以否定專利案件之先前技術；惟於2019年3月21日由第3人申請了第2份技術報告，智慧局在2019年7月1日引用與第1次技術報告相同之兩臺灣專利前案外加上一份公開較早之雜誌，認為新型專利不具進步性，雖經新型專利權人申復後，2019年9月10日正式發出的技術報告仍認為該新型專利不具進步性，各請求項為比對代碼2。

新型專利權人曾於2019年3月19日以自購物網站購得產品，向智慧財產法院提出專利侵權訴訟，被告於法院審理時提出9項前案資料，經智慧財產法院審理後於2020年3月26日作出108年民專訴字第61號民事判決，依智慧財產案件審理法第16條規定，認為該新型專利之請求項1、3及6項不具進步性，而判定該新型專利有無效之事由。

在這段期間中，發明專利申請案的首次審查意見於2019年5月31日發出，引證4件中國大陸前案，認為發明專利申請案不符進步性要件，經申請人於2019年10月14日提出申復後，智慧局於2020年4月22日發出「擇一申請」通知，嗣申請人選擇發明後，發明專利申請案乃於2020年7月1日核准公告，新型專利同日消滅，目前發明專利仍維持專利有效狀態。

三、中國大陸之一案兩請，發明專利未准，法院不支持實用新型維權

中國大陸最高人民法院知識產權法庭（最高院IP法庭）於2021年2月26日發布46則裁判要旨。最高院IP法庭自2020年審結的2,787件技術類智慧財產權案件中，精選出55個典型案例，並予以濃縮後公布，藉以反映最高院IP法庭在處理疑難、複雜、新類型案件的司法理念。

上述發布裁判要旨中之第18則，是關一中國大陸發明專利申請被駁回後就同一技術內容同日申請的實用新型專利權的侵權救濟。在（2020）最高法知民終699號判決對此實用新型，法院認為因發明專利申請不具備專利要件而未獲准且其法律狀態已確定，且國知局出具的評價報告也證明了系爭實用新型專利權利效力不穩定，因此當專利權人依據核准授權的實用新型專利請求侵權損害救濟時，法院除參考對應發明專利申請案的審查結果、系爭實用新型專利評價報告之外，亦確認本件不存在因發明和實用新型專利創造性要求的不同導致不能授予發明專利權保護的技術方案可能被授權實用新型專利權保護的情形，最後法院認為系爭實用新型專利權不能作為請求保護的權利基礎，駁回原告的訴訟請求。

也就是說，對於「一案兩請」之同日申請的發明專利和實用新型專利來說，若相應的發明專利沒有獲准，即使實用新型專利形式上仍是有效的專利，但法院仍有可能以無請求權基礎為由，作出不受理訴訟請求的決定。

四、兩岸不同調

兩岸專利制度相近，「一案兩請」制度的建立，臺灣略早於中國大陸，對於一項創作，只要符合同一申請人、同日申請且必須於申請時聲明為一案兩請，這部份兩岸法制規定，差異不大。由上兩大段的實例看來，臺灣在新型被法院認定無效後，發明仍會核准專利並保持有效，中國大陸法院卻在發明未獲准的情況下，否定了實用新型的權利主張。同一套一案兩請制度，兩岸的調性卻有差別，是巧合或兩岸原就有互異看法，值得細究。

1.  一案兩請中，發明及（實用）新型仍是兩項權利

一案兩請之發明及（實用）新型各為獨立的權利，是否應予專利，自應各別進行判斷。以臺灣實例，新型專利在法院於審理侵權訴訟時，遭被告舉證主張專利無效，法院審理後認為該新型專利不具專利要件而有無效之事由，按智慧財產案件審理法規定，該無效事由之認定並無絕對（對世）效力，而一案兩請之發明經審查後認無不予專利事由而准予專利，自與新型的法院判決無關。

根據中國大陸的法律規定，民事侵權訴訟程序基本並無類似我國可直接爭執專利有效性的機會，被控侵權方只能向行政機關（國知局專利局複審和無效審理部）提出專利無效請求，或有證據者依當時中國大陸專利法第62條證明該創作內容屬於現有技術，以主張不構成侵權。因而本件中國大陸法院在考量發明申請中的技術內容已被認定不具備專利要件後，尚進一步考慮過發明和實用新型創造性判斷標準的差異，最終即認定原告無請求權基礎而不受理訴訟請求，在實用新型專利權尚未經無效宣告程序確認專利無效的前提下，就認定原告無請求權基礎，似乎仍顯率斷。若相同情況發生在我國，即使參照民事訴訟法249條第2項第2款，依所訴之事實在法律上顯無理由，法院得不經言詞辯論，逕以判決駁回，惟此一規定在適用上應更加謹慎，是否合適依此方式處理，似也不無討論空間。

2.  臺灣一案兩請，對兩項專利審查標準之一致性

智慧財產法院於2020年3月26日作出新型有無效事由之認定，而一案兩請之發明案於同年5月25日發出核准審定書，發明案並於同年7月1日核准公告。

除上述現象外，此事件中之新型在獲准後兩度由同一審查人員出作技術報告，第1份技術報告於2019年2月13日完成，引用兩件臺灣前案，針對各請求項結果均為比對代碼6，也就是認為各請求項均未發現足以否定其專利要件之先前技術文獻。於2019年3月21日，第3人針對此新型提出技術報告申請，距第1次技術報告完成日，時隔9個月後，於2019年9月10日完成之第2份技術報告，在原第1份技術報告的兩件臺灣前案外，增加一份公開資料，認為各請求項均不具創作性。就在新型專利第2份技術報審理階段，一案兩請中之發明專利申請案在2019年5月31日，作出首次審查意見，引用4件中國大陸專利前案資料，否定各請求項之創作性；更妙的是，發明申請案之首次審查意見書，開宗明意就指出同日申請新型專利之技術報告不作為發明審查之參考。

此一案兩請之發明申請案，最後在申請人的申復後，後獲准公告，但行文至此，可見同一技術內容，新型專利申請案，歷經兩次技術報告及一次智慧財法院的認定，再加上發明的實體審查，數次結果互異，智慧局在審查過程中喪失自我檢視的機會，顯見在統合審查尺度上仍有很大的改善空間。

3.  中國大陸一案兩請中之發明未准，實用新型不應被直接視為無效

同一技術內容在中國大陸同日申請發明專利和實用新型專利，發明專利申請因不具專利要件，而未獲授權且其法律狀態已經確定，專利權人另依已准而獲授權的實用新型專利請求侵權損害救濟，若中國大陸法院以無請求權基礎不予受理，等於因發明專利申請案未准，就直接推論一案兩請之實用新型為無效。

同日申請的發明專利申請案雖處於不予專利確定，但該發明專利申請案在審查人員發出不予專利之審查意見書，假設申請人並未提出申復意見，有時並不全然認為對於審查意見表示服氣，可能僅是不爭執而已，畢竟通常來說只要據理力爭，多數在作適當修正後，仍有獲准機會。換言之，若發明專利申請人對於原審查不予專利之理由未力爭，似不能推斷相同的引證前案及理由套用於實用新型，就絕無力爭的可能，畢竟不排除發明專利申請人在放棄對發明專利進行答復或者未提出復審請求時，並沒有意識到可能對實用新型專利的權利主張可能產生影響。依此，在實用新型專利尚未被無效的情況下，中國大陸法院就直接認定實用新型專利無效而不受理訴訟請求，對專利權人來說是不公平的。

五、一案兩請中實務之啟示

兩岸之專利法制及多數國家，對於同一技術內容大多僅准予一項專利，除極少數國家外，均禁止同一技術內容同時准（授）予兩項專利。兩岸之一案兩請，也遵循此原則，聲明為一案兩請之發明及（實用）新型，雖（實用）新型未進行實體（質）審查，核准時間較迅速，但僅是權利接續，在發明審查獲准後，專利權利由（實用）新型轉換至發明，產生接力式權利，未發生任何時段有重疊的權利。

專利權人善用兩岸一案兩請制度，藉著（實用）新型較快取得權利，待發明專利申請案審查完成，取得較穩固的權利。發明專利應斟酌審查過程中，為反駁審查意見，修正或放棄之內容；若對應之（實用）新型專利曾遭挑戰，其過程及結論，也應在發明專利主張權利時列為重要參考，必要時更正至適當權利範圍。

一案兩請制度之運用，發明審查中，已取得之新型專利要確保其維持有效，若一案兩請之技術內容具有市場價值，仍應力爭發明案取得專利權，不宜只應已有新型專利而隨意終止發明審查程序。