前言
於專利侵權訴訟中，被控侵權的一方通常會提出「不侵權抗辯」及「無效抗辯」，以反擊專利權人的侵權指控；而除了上述兩個最常見抗辯主張外，若在專利申請前已有於國內先實施之情事，則可另提出「先使用抗辯」，如該抗辯得以成立，則專利權效力便不及於被控侵權產品，換言之，專利權人將無法據以主張專利侵權。

發明專利權之效力不及於「被控侵權行為人在該專利申請前已於國內實施，或已完成必須之準備（但於專利申請人處得知該發明後未滿十二個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限）」之情事，為專利法第59條第1項第3款所明訂。此規定於新型專利及設計專利亦準用之（專利法第120、142條）。而所謂「實施」，是指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為（專利法第58條第2項）；所謂製造，就發明專利及新型專利而言，是指製作出具有請求項所載的全部技術特徵之物。

如同不侵權及無效抗辯，「先使用抗辯」亦同樣是對被控侵權行為人有利之主張，因此依民事訴訟法第277條規定，當事人就該等有利於己之事實，應負舉證之責任。

本文擬以智慧財產及商業法院（下稱智商法院）之三件判決為例，對於被控侵權行為人就「先使用抗辯」所提出之證據，擇要說明法院如何取捨及認定。

（為便於說明，以下援引之判決中所提及之「系爭專利」是指專利權人所據以主張之專利（即被侵害之專利）；「系爭產品」是指被控侵權產品；並將被控侵權行為人統稱為「被告」）

案例討論

一、於智商法院110年度民專上字第6號民事判決及智慧財產法院（智商法院前身）108年度民專上字第23號民事判決中，法院未採信被告有關先使用抗辯權之主張，其證據取捨之理由如下：
(一)    智商法院110年度民專上字第6號民事判決
於此案件中，被告提出相關產品之雜誌影本、圖檔及出口報單等物證，用以證明其於系爭專利申請日前已有在國內製造及販售系爭產品之行為。惟法院認為該等雜誌內容並未具體揭露系爭產品的內部結構特徵，且出口報單亦無結構特徵及作動方式的技術揭露，故無從與圖檔內容比對勾稽，又該等圖檔僅係留存於其專利代理人電腦之檔案資訊，其所顯示檔案建立日期、修改日期、存取日期均晚於系爭專利申請日，因此難以認定系爭產品於系爭專利申請日前已設計完成並應用於其出口報單所示之產品上，故未採信被告之主張。

(二)    智慧財產法院108年度民專上字第23號民事判決
於此案件中，被告為證明其有先實施之事實，提出於系爭專利申請前已獲准註冊之專利、民間公證人陳述書狀（所舉人證證述其在職期間有看過類似產品）、曾出售類似產品予其他業者之統一發票及照片等物證。惟法院認為被告所獲准之在先專利與系爭專利之技術特徵差異極大，縱使在系爭專利申請前已取得該專利，亦不足證明其在系爭專利申請前有先實施之事實；又其所舉人證之證述內容並未指明具體結構為何，無法確認其於在職期間所見之產品與系爭產品之結構相同，故無從認定被告於系爭專利申請前已先實施系爭專利請求項1之技術內容。

此外，被告遲至第二審準備程序終結後、言詞辯論期日前，始具狀主張其早於民國（下同）95至98年間已銷售如此次提出之新物證（統一發票及照片）所示之產品予訴外人○○公司，並請求法院函詢該訴外人以查明其所述是否屬實。惟法院認為被告於第一、二審均有提出專利法第59條先實施之抗辯，就其在系爭專利申請日前，有對外銷售與系爭專利相同之產品予訴外人之客觀事證，有充分時間可蒐集整理後向法院提出，然於第二審進行長達一年多之準備程序均未提出該等新物證，卻遲至第二審準備程序終結後始為此調查證據之請求，其顯有重大過失逾時提出攻擊防禦方法且有礙訴訟終結之情事，且未釋明有何不能提出之正當事由，法院遂依法駁回被告該項調查證據之聲請（參民事訴訟法第196條第2項、第276條第1項規定）。

二、而於智商法院112年度民專訴字第46號民事判決中，法院肯認被告有關先使用抗辯權之主張，摘要其證據取捨之理由如下：
於此案件中，被告為證明系爭專利不具新穎性，且其有先實施之事實，並提出以下物證：
乙證1：被告曾產製之某款產品（下稱7325號產品）網頁，內容包含7325號產品之安裝說明書及產品安裝照片；
乙證2：7325號產品之安裝說明書；
乙證3：被告104年公開之產品型錄封面及內頁節錄，其中第121、123頁記載有使用到7325號產品；
乙證12：被告於103年至109年間7325號產品之出口報單。
    
基於以上事證，法院認為乙證1、乙證2相互勾稽已完全揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，又乙證3可證明7325號產品於104年即已公開，其日期早於系爭專利申請日（110年1月20日），故乙證1、乙證2及乙證3三者足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。

既然乙證1及乙證2 （即7325號產品）已完全揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，可知7325號產品與系爭專利請求項1所載的全部技術特徵相同，加上乙證12之出口報單又進一步證明被告於103年間（於系爭專利申請日前）早已開始製造及販售7325號產品，即符合專利法第59條第1項第3款要件，故系爭專利權效力應不及於7325號產品。

此外，系爭產品既與7325號產品具有相同之技術特徵，可知系爭產品亦與系爭專利請求項1所載的全部技術特徵相同，而既然系爭專利權效力不及於7325號產品，則系爭專利權效力應同樣不及於系爭產品，因此法院認定被告所主張之先使用抗辯權為有理由，專利權人之侵權指控不成立，故判專利權人敗訴（此為一審判決，本案業經專利權人上訴，目前在二審審理階段）。

結語
由上述判決可知，身為被告的被控侵權行為人為證明其有先實施之事實，可提出其於系爭專利申請日前已製造、販售系爭產品（亦可為揭露系爭專利全部技術特徵之舊有產品）之物證資料（諸如：對外公開之產品網頁、產品安裝說明書、產品照片／圖檔、產品型錄、產品發表於社群媒體之貼文或新聞／刊物報導、發票、出口報單等），重點在於該等資料必須有具體揭露所涉產品的內部結構特徵及作動方式，且其技術特徵與系爭專利相同，並可互相比對勾稽，以足證明其確實於系爭專利申請日前已有實施（如製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物）之行為。

此外，尚須留意於訴訟審理程序中提出證據及聲請調查證據之時點，以免被認定顯有重大過失逾時提出攻擊防禦方法且有礙訴訟終結之情事，遭法院駁回而不予採認。

參考資料：
1. 智慧財產及商業法院110年度民專上字第6號民事判決。
2. 智慧財產法院108年度民專上字第23號民事判決。
3. 智慧財產及商業法院112年度民專訴字第46號民事判決。