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地院於判斷授權協議之範疇有誤,經CAFC發回重審

2024.11.13

AlexSam Inc為美國第6,000,608號(以下系爭專利)專利權人,系爭專利是關於多功能信用卡系統,於1999年12月14日准予專利公告在案,並於2017年專利權期限到期。專利權人於系爭專利到期後,在2019年向美國康乃狄克州地院對Aetna Inc.主張專利侵權訴訟,主張其Visa信用卡構成直接侵權與間接侵權,另對其之Mastercard信用卡產品主張構成直接與間接侵權。

與本案有關的是,專利權人曾與Mastercard International Inc.達成包含系爭專利之授權協議,該件授權協議內容載明專利權人不得在授權期間向Mastercard提出任何涉及系爭專利的訴訟。地院審理過程中,Aetna Inc.提出駁回本件訴訟之請求。地院認為Aetna Inc.是在取得授權下推出Mastercard信用卡,因此專利權人主張侵權並無理由。至於Visa信用卡產品,專利權人並未證明第三方使用者構成直接侵權。因此認為專利權人主張Aetna Inc.侵權僅是推斷性的,故地院駁回專利權人之訴訟。判決作出後,專利權人上訴至CAFC。

CAFC進入庭審前引用最高法院之先例作為基礎,指出本案適用上訴審查第12(b)(6)條,採重新審查 (DE NOVO) 方式審理本案。CAFC指出判斷本件駁回請求乃屬法律問題,而非事實或裁量權之評斷。CAFC指出由於地院於檢視授權協議時判斷有誤,即地院認定專利權人與Mastercard International Inc.簽署之授權協議含所有涉及侵權的Mastercard信用卡;由於地院對於授權範圍之判斷有誤,CAFC撤銷地院認定Aetna Inc.未對Mastercard信用卡侵權的判決。至於Aetna Inc.提出的專利權人主張乃推斷性主張之爭點,CAFC審理後針對上訴爭點不同意地院看法,其認為專利權人所提出的直接侵權主張已提出相當充分且合理的訴因,是以,根據前述地院判斷授權協議涵蓋範疇有誤之基礎,CAFC將本案發回重審。

資料來源:
1.    Conclusory Patent Infringement Claims Must Be Reviewed De Novo, IPO Daily News. October 9, 2024.
2.    Alexsam, Inc., V. Aetna, Inc., Fed Circ. 2022-2036. October 8, 2024.
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