A公司是實用新型專利「一種導軌」(簡稱涉案專利)的專利權人。A公司在未取得B製品廠侵害其涉案專利權的初步證據的情況下,透過其業務員向B製品廠提供包含涉案專利完整技術方案的圖紙,要求其按照圖紙生產樣品,並購買該樣品。隨後A公司對B製品廠及其投資人李某提起專利侵權訴訟。A公司還向B製品廠的客戶發送侵權警告函,稱B製品廠涉嫌侵犯其專利權,提醒客戶勿購買侵權產品。在專利侵權案件之判決中,法院認為被訴專利侵權行為係經過專利權人的許可實施,不屬未經許可的侵權行為,判決駁回A公司的訴訟請求。在該專利侵權案結案後,B製品廠、李某認為A公司透過誘導取證提起專利訴訟行為構成惡意提起智慧財產權訴訟,向廣州智慧財產權法院起訴,要求A公司賠償訴訟中的合理支出並支付精神損害賠償金。
一審法院認為,A公司屬於故意引誘B製品廠實施侵權行為,相當於「教唆」,使原本沒有侵權意圖的人產生侵權意圖並實施侵權行為,A公司構成惡意提起智慧財產權訴訟,遂判決A公司賠償律師費在內的合理支出共計11.5萬人民幣。
A公司不服,提起上訴,主張其雖然取證方式存在瑕疵,但由買方向工廠發送圖紙以確定產品資訊屬於行業交易習慣,要想獲得B製品廠的侵權證據,只能透過向其提供圖紙的方式來獲得,客觀上沒有替代的取證方式。
最高人民法院二審認為,被訴侵權人基於他人行為而實施侵害智慧財產權行為所形成的證據,可作為權利人起訴其侵權的證據,但被訴侵權人僅基於權利人的取證行為而實施侵害智慧財產權行為的除外。即便如A公司所言,買方訂製是該行業慣例,但該行業慣例並非要求權利人一定要向製作方提供完整的技術方案來完成交易過程,其完全可以只向製作方提出尺寸、規格等不涉及具體技術方案的要求,從而僅為被訴侵權人提供交易的一般條件或者機會。
在此情況下,如製造方製造的產品落入涉案專利權保護範圍,則構成侵害涉案專利權的行為。但是,A公司在本案中並未如此行事,而是直接向B製品廠提供包含涉案專利完整技術方案的圖紙並要求其按照圖紙進行生產,使其按照圖紙製造的產品必然落入涉案專利權保護範圍。此種取證行為實際上是誘導B製品廠實施被訴侵權行為,違反誠信原則,並非A公司所稱的取證瑕疵,故A公司以上述方式取得的證據,不應在專利侵權訴訟中被採納。
A公司在沒有證據表明B製品廠已侵權或即將侵權的情況下,透過向其提供技術方案,誘導B製品廠製造、銷售落入涉案專利權保護範圍的產品,並以所取得的產品作為侵權證據提起訴訟。並且,A公司在訴訟中只提交對其有利的證據,有意隱瞞誘導取證的事實,還透過主張高額侵權賠償金、申請財產保全、向相關客戶發送侵權警告函的方式,干擾、影響B製品廠的正常經營。上述事實說明A公司並未審慎行使訴訟權利,而是意欲透過訴訟行為給他人造成不必要的損失或經營困難,其行為明顯超出正當維權的合理限度,主觀上具有較為明顯的惡意,構成惡意提起智慧財產權訴訟。
綜上,最高人民法院知識產權法庭駁回上訴,維持原判。
資料來源:主动提供技术方案诱导他人实施专利并据此起诉构成恶意诉讼,中國最高人民法院知識產權法庭,2024年10月30日。
<https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3619.html>