美國設計專利關於非顯而易見性之最新判決
2024.11.13
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前言：
今年（2024年）05月21日，美國聯邦巡迴法院對LKQ公司訴GM公司之設計專利侵權訴訟做出判決。在此判決中，法院廢棄了原實行多年對於設計專利非顯而易見 (obvious) 的判斷標準，因此非常受到矚目，可預見新的判斷標準將對未來所有的設計專利產生影響。
背景：
GM公司為專利權人，其所擁有的設計專利權D787,625（以下稱系爭專利）。LKQ公司認為系爭專利不具可專利性，因此提出雙方複審 (inter partes review)。LKQ公司主張，單獨依據美國第D773,340設計專利（以下稱340號專利），或340號專利依據現代汽車2010年的車款「Tucson」進行修改，即能實現系爭專利。專利審理暨訴願委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 認為，340號專利與系爭專利具有七處差異，因此並不足以使系爭專利喪失新穎性。接著在判斷非顯而易見性時，依據Rosen-Durling兩部測試法，也不足以使系爭專利喪失非顯而易見性。
LKQ公司隨即向聯邦巡迴上訴法院（即CAFC）提出上訴。CAFC判決認為Rosen-Durling兩部測試法過於限定顯而易見的結合動機，違背了最高法院於Graham案及KSR案等案件中對專利法第103條之解釋，因此Rosen-Durling兩部測試法應不再適用。
非顯而易見性的原判斷標準：
一個創作要能被授予專利權，要滿足許多條件。例如，一個創作是否足夠創新的評判標準，為可專利性。美國就可專利性之審查，包含了新穎性與非顯而易見性（類似於我國的進步性／創作性）。在設計專利中，新穎性之審查，是要求申請專利之設計並無相同或近似之先前技藝；非顯而易見之審查，是要求申請專利之設計在先前技藝的觀點下不是顯而易見的。本次判決，便是在探討應如何判斷是否具有非顯而易見性。
原有的Rosen-Durling兩部測試法便是先前用於判斷設計專利是否具有非顯而易見性的判斷方法，包含第一部分的Rosen測試及第二部分的Durling測試。
Rosen測試是來自於1982年的Rosen案。Rosen測試中要求，在判斷是否顯而易見時，在結合兩先前技藝前，應先找到一個先前技藝為主要引證，而主要引證必須與系爭專利「於外觀上基本相同 (basically the same)」。而且，若檢索不到主要引證，即可直接判斷為具備非顯而易見性。
Durling測試是來自於1996年的Durling案。Durling測試中要求，在判斷是否非顯而易見時，用於結合至主要引證的次要引證必須是「與主要引證的外觀具有相當關聯 (so related)」，才提供了結合動機，也才能予以結合。
CAFC判決：
本次判決中法院廢棄了Rosen-Durling兩部測試法，主要是認為Rosen-Durling兩部測試法過於限縮了結合動機。
具體而言，專利法第103條並沒有針對發明專利 (utility patent) 及設計專利 (design patent) 設下不同的非顯而易見標準，因此最高法院針對專利法第103條做出解釋的Graham案以及KSR案，亦適用於設計專利的非顯而易見判斷。
KSR案中，最高法院認為是否顯而易見，不應僵化地僅透過TSM測試進行判斷，即不能僅透過教示、建議、及動機來評估是否具有結合動機，而應具有彈性 (flexible approach)的方式判斷是否能實現系爭專利。據此，本次判決中認為，既有的Rosen-Durling兩部測試法過於僵化，且增加了法律所沒有規定的限制，導致結合動機的認定過於嚴格，因此違背最高法院於KSR案中對103條解釋的精神，不應再繼續適用。
在否定了Rosen-Durling兩部測試法後，本次判決還提出應回歸於最高法院於Graham案中所提出的三步驟來評估是否非顯而易見。Graham案的三步驟為：步驟一：確定先前技術／先前技藝的範圍。步驟二：確定先前技藝與所請專利之發明之間的差異。步驟三：確定差異對於所屬技藝領域中具有通常知識者是否為顯而易見。同時，Graham案是1966年所做出的判決，因此即便廢棄了Rosen-Durling兩部測試法後，也不會因為廢棄了原先的判斷標準而導致判斷是否具備非顯而易見性上出現混亂。
最後，本次判決認為系爭專利是否具備非顯而易見性應依上述方式重新判斷，因此發回PTAB重新審理。
結語：
在本次判決結果下，未來在判斷是否具有結合動機來實現所請專利設計，將以更寬鬆、更具有彈性的方式來看待結合動機。因此，可以想見將多個引證案進行結合的門檻降低，更容易舉證如何實現所請專利設計，將導致設計專利在非顯而易見性的成立更加困難。
參考資料：
美國聯邦巡迴上訴法院第2021-2348號判決 (LKQ Corp.etc. v. GM Global Technology Operations, LLC, Case No. 2021-2348 (Fed. Cir. May 21, 2024))
今年（2024年）05月21日，美國聯邦巡迴法院對LKQ公司訴GM公司之設計專利侵權訴訟做出判決。在此判決中，法院廢棄了原實行多年對於設計專利非顯而易見 (obvious) 的判斷標準，因此非常受到矚目，可預見新的判斷標準將對未來所有的設計專利產生影響。
背景：
GM公司為專利權人，其所擁有的設計專利權D787,625（以下稱系爭專利）。LKQ公司認為系爭專利不具可專利性，因此提出雙方複審 (inter partes review)。LKQ公司主張，單獨依據美國第D773,340設計專利（以下稱340號專利），或340號專利依據現代汽車2010年的車款「Tucson」進行修改，即能實現系爭專利。專利審理暨訴願委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 認為，340號專利與系爭專利具有七處差異，因此並不足以使系爭專利喪失新穎性。接著在判斷非顯而易見性時，依據Rosen-Durling兩部測試法，也不足以使系爭專利喪失非顯而易見性。
LKQ公司隨即向聯邦巡迴上訴法院（即CAFC）提出上訴。CAFC判決認為Rosen-Durling兩部測試法過於限定顯而易見的結合動機，違背了最高法院於Graham案及KSR案等案件中對專利法第103條之解釋，因此Rosen-Durling兩部測試法應不再適用。
非顯而易見性的原判斷標準：
一個創作要能被授予專利權，要滿足許多條件。例如，一個創作是否足夠創新的評判標準，為可專利性。美國就可專利性之審查，包含了新穎性與非顯而易見性（類似於我國的進步性／創作性）。在設計專利中，新穎性之審查，是要求申請專利之設計並無相同或近似之先前技藝；非顯而易見之審查，是要求申請專利之設計在先前技藝的觀點下不是顯而易見的。本次判決，便是在探討應如何判斷是否具有非顯而易見性。
原有的Rosen-Durling兩部測試法便是先前用於判斷設計專利是否具有非顯而易見性的判斷方法，包含第一部分的Rosen測試及第二部分的Durling測試。
Rosen測試是來自於1982年的Rosen案。Rosen測試中要求，在判斷是否顯而易見時，在結合兩先前技藝前，應先找到一個先前技藝為主要引證，而主要引證必須與系爭專利「於外觀上基本相同 (basically the same)」。而且，若檢索不到主要引證，即可直接判斷為具備非顯而易見性。
Durling測試是來自於1996年的Durling案。Durling測試中要求，在判斷是否非顯而易見時，用於結合至主要引證的次要引證必須是「與主要引證的外觀具有相當關聯 (so related)」，才提供了結合動機，也才能予以結合。
CAFC判決：
本次判決中法院廢棄了Rosen-Durling兩部測試法，主要是認為Rosen-Durling兩部測試法過於限縮了結合動機。
具體而言，專利法第103條並沒有針對發明專利 (utility patent) 及設計專利 (design patent) 設下不同的非顯而易見標準，因此最高法院針對專利法第103條做出解釋的Graham案以及KSR案，亦適用於設計專利的非顯而易見判斷。
KSR案中，最高法院認為是否顯而易見，不應僵化地僅透過TSM測試進行判斷，即不能僅透過教示、建議、及動機來評估是否具有結合動機，而應具有彈性 (flexible approach)的方式判斷是否能實現系爭專利。據此，本次判決中認為，既有的Rosen-Durling兩部測試法過於僵化，且增加了法律所沒有規定的限制，導致結合動機的認定過於嚴格，因此違背最高法院於KSR案中對103條解釋的精神，不應再繼續適用。
在否定了Rosen-Durling兩部測試法後，本次判決還提出應回歸於最高法院於Graham案中所提出的三步驟來評估是否非顯而易見。Graham案的三步驟為：步驟一：確定先前技術／先前技藝的範圍。步驟二：確定先前技藝與所請專利之發明之間的差異。步驟三：確定差異對於所屬技藝領域中具有通常知識者是否為顯而易見。同時，Graham案是1966年所做出的判決，因此即便廢棄了Rosen-Durling兩部測試法後，也不會因為廢棄了原先的判斷標準而導致判斷是否具備非顯而易見性上出現混亂。
最後，本次判決認為系爭專利是否具備非顯而易見性應依上述方式重新判斷，因此發回PTAB重新審理。
結語：
在本次判決結果下，未來在判斷是否具有結合動機來實現所請專利設計，將以更寬鬆、更具有彈性的方式來看待結合動機。因此，可以想見將多個引證案進行結合的門檻降低，更容易舉證如何實現所請專利設計，將導致設計專利在非顯而易見性的成立更加困難。
參考資料：
美國聯邦巡迴上訴法院第2021-2348號判決 (LKQ Corp.etc. v. GM Global Technology Operations, LLC, Case No. 2021-2348 (Fed. Cir. May 21, 2024))
