韓國最高法院於2023年2月23日的判決 (Supreme Court Case Nos. 2021Hu10473 and 2022Hu10012) 中指出，有關設計專利侵權指控，當系爭設計專利之專利權合於「喪失新穎性之例外」情況時，被告不得以「自由運營」進行抗辯。
 

根據先例所確立的原則，「自由運營抗辯」是被指控侵害設計專利的一方可採用的抗辯方式之一，如果專利權人之設計與註冊設計申請日期之前公開的設計相同／近似（或可輕易從中創建），被告可主張自由運營所涉及之設計而無違法。
 

本案上訴至智慧財產高等法院 (Intellectual Property High Court) 時，被告在抗辯中主張其可自由運營其設計。被告之論點係根據其所使用之設計與原告的另一設計相似之事實，該設計之公開日早於系爭設計專利之申請日。
 

被告同時對系爭設計專利提起無效宣告。針對無效宣告進行抗辯時，專利權人主張喪失新穎性之例外情況，辯稱註冊設計專利是在首次公開之日起12個月內之優惠期內所提申，並提交了必要證據。
 

同時，在侵權訴訟中，原告主張被告不得再引用自由運營抗辯，因為原告已就被告所引用之在先公開設計主張喪失新穎性之例外。
 

智慧財產高等法院之判決從根本上限制了法律的解釋，其駁回原告之論點，並認為禁止被告依據自由運營抗辯是不公平的，其原因在於，雖然原告就系爭主張喪失新穎性例外有效，但因為被告相信註冊設計的較早版本在註冊設計之申請日前已向大眾公開。智慧財產高等法院補充，第三方（例如仰賴此類在先公開之被告）應受到保護，避免可能的侵權訴訟。
 

最高法院推翻智慧財產高等法院之判決並發回重審，最高法院考慮到《設計保護法》准許主張喪失新穎性之例外情況，並規定某些時間和程序條件，即要求必須在公開後12個月內提交申請案，並在特定階段檢附相關證明文件。最高法院進一步指出第三方已充分受到保護，因為《設計保護法》為在先使用者提供了非專屬授權 (non-exclusive license)，即針對使用已公開設計但實際上並不知道此類設計的註冊人是否已聲明喪失新穎性之例外的在先使用者，具有非專屬授權之權利，而無侵害設計專利。
 

透過最高法院之判決，現在可以確認，如果系爭設計在成功主張喪失新穎性之例外後已經註冊，則被告不得以自由運營為由抗辯。
 

資料來源：Supreme Court Sets Limit to the Freedom to Operate Defense, Kim & Chang, March 15, 2023.