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新加坡專利因未充分揭露遭撤銷

2023.04.20

新加坡專利法第25(4)條規定,專利說明書必須清晰完整地揭露發明,使技術人員能夠實施該發明。根據新加坡專利法第80(1)(c)條,不合前述要件可以撤銷已核准的專利。
 

新加坡第115872號專利源自PCT/IB2003/005281,涉及化學氣相沉積 (chemical vapour deposition, CVD) 合成單晶鑽石材料及其製造方法。Element Six Technologies為系爭專利之專利權人,該公司是全球領先的鑽石公司De Beers Group的成員。Element Six Technologies主張新加坡製造人造鑽石的IIa Technologies公司侵害其專利,而IIa Technologies則質疑該專利的有效性。
 

2023年2月的判決中,新加坡上訴法院 (Court of Appeal) 認為系爭專利的所有請求項均無效,並以揭露不充分為由撤銷整件專利。
 

典型的揭露不充分

根據上訴法院的說法,「典型的揭露不充分」是指專利說明書內容未符合清晰完整的要求,無法讓該技術領域通常知識者在不過度負擔的情況下,得知涵蓋請求項的整個範圍的實施內容。

系爭專利具有一項產品的獨立項,該請求項涉及具有各種特徵的CVD鑽石材料,還包括一項方法請求項,用於生產鑽石材料之過程。說明書必須教導技術人員在方法請求項的整個範圍內實施其過程,以生產任何產品請求項範圍內的所有鑽石材料。

產品請求項中所主張的鑽石材料特徵包括使用數值範圍定義的參數,例如雙折射參數、相位偏移δ、不超過π/2。上訴法院將產品請求項解釋為涵蓋一類具有不同特性的CVD鑽石材料,而不是單一的鑽石材料。

方法請求項要求生產過程使用特定的氮氣範圍(300 ppb至5 ppm)作為生產條件之一。說明書教示生產過程是多種生產條件(包括氮氣)的敏感度函數。然而,說明書只提供了氮氣生產條件的有限範例,並未對其他生產條件提供指導。生產條件之間的關係沒有詳細說明,說明書也未教導在確認其他生產條件時如何考量這些關係。

因此,上訴法院認為該說明書未揭露技術人員製造產品請求項所主張的所有鑽石材料類別中每種鑽石材料所需的全部生產條件。
 

因不確定性而不充分 (uncertainty insufficiency)

根據上訴法院的說法,「因不確定性而不充分」是指技術人員在遵循說明書的教示後,無法確定所獲得的產品或實施過程是否在請求項的範圍內。

如上所述,系爭產品請求項中鑽石材料的特徵之一是相位偏移δ不超過π/2。說明書教導可使用已知的顯微鏡技術測量相位偏移的正弦函數|sin δ|。然而,每個|sin δ|值對應許多δ值,技術人員無法從|sin δ|值確定δ值。上訴法院還發現,技術人員的通常知識也沒有提供可行的解決方案來確定δ值。

因此,新加坡上訴法院認為,在嘗試實施所主張發明時,技術人員將無法確定所獲得的鑽石材料是在產品請求項範圍內還是範圍外,並得出所有產品請求項也因不確定性而不充分的結論。

本案例強調新加坡專利明書充分揭露方面的重要考慮因素,專利權人應確保專利說明書在整個請求項範圍內可實施。請求項的限制條件應該是明確可確認或可衡量的,以便技術人員清楚且確信地瞭解產品或過程是否在請求項的範圍內。雖然說明書不需要揭露所有已知或通常知識所需的細節,但應使技術人員能夠在整個請求項範圍內無過度負擔地實施發明。同時,應注意避免在請求項中使用過於廣泛的術語,這將造成人為擴大請求項的範圍,超出發明所做的技術貢獻。

 

資料來源:Singapore Patent Revoked for Insufficiency of Disclosure, Marks & Clerk, April 6, 2023.
<https://www.marks-clerk.com/insights/articles/singapore-patent-revoked-for-insufficiency-of-disclosure/>

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