近年來國民法治意識抬頭，對於權利的主張與保護之概念深植人心，尤以涉及商業利益之權利為最，但在行使權利、主張排除侵害之餘，仍應注意是否有權利濫用之疑慮。在智慧財產領域，因專利權的背後往往代表市場競爭與龐大商業利益，為避免訴訟往來拖宕錯失先機，專利權人常以寄發警告函或登報公告方式主張權利及請求排除侵害，公平交易委員會為確保事業公平競爭、維護交易秩序及扼止濫發警告函之歪風而介入，並為此訂定相關處理原則作為判斷的標準。本文即就寄發警告函之限制，進行分析整理，期能供各界參酌。

 

 

公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則(下稱警告函處理原則)：

三、(依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為之一)

事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

（一）經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。

（二）經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。

（三）將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。

事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

四、(依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為之二）

事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無公平交易法第十九條、第二十一條、第二十二條、第二十四條規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

（一）發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。

（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

專利法第116條：

新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。

 

 

行政院院臺訴字第 1020139320號訴願決定書節錄：

 

緣甲寵物用品有限公司(以下稱檢舉人)向原處分機關公平交易委員會提出檢舉，以訴願人乙鳥行分別於101年8月15、18日以電子郵件寄發警告函予酷比寵物、天使貓小棧、阿肥寵物生活館等網路賣家，信函內容指稱檢舉人寵物鼠籠裡之轉輪，涉及侵害其所有之第I347829號「寵物籠具的轉輪結構」發明專利，請其等網路賣家提供進貨來源及廠商，並要求下架系爭商品，訴願人未經確認是否侵害其專利權即散發警告函之行為，涉有違反公平交易法規定等情。

 

案經原處分機關調查結果，以訴願人不當寄發「寵物籠具的轉輪結構」專利侵害警告函予競爭者之交易相對人，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第24條規定，乃依同法第41條第1項前段規定，以102年4月25日公處字第102051號處分書，命訴願人自處分書送達之次日起，應立即停止前項違法行為，並處罰鍰新臺幣（下同）5萬元。

 

 訴願駁回理由

（一）訴願人於101年8月15日、18日寄發電子郵件予酷比寵物、阿肥寵物生活館、貓狗芝家、樂堡貓狗配、天使貓小棧等網路賣家，其在發函內容中稱：訴願人在露天平台看到賣家販賣鼠籠，而鼠籠裡面的轉輪，是訴願人所發明並擁有正式專利許可證的，但是此鼠籠卻非為其所出產之商品，請賣家協助提供此商品來源之供應廠商，訴願人只會直接針對源頭採取相關事宜，另在函末附註：若賣家在其他網路平台也有販賣此商品，也請一併下架。明天查看若還尚未下架，將直接請網路平台撤架云云，其實質內容充滿警告意味，足使受信者，即檢舉人之交易相對人產生檢舉人可能涉及侵權之聯想，合致該會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則（以下簡稱警告函案件處理原則）所稱之發送警告函行為。

（二）前揭電子郵件所稱侵害專利權一事，並未經法院一審判決確屬專利權受侵害者，或已將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者亦未於系爭警告函附具鑑定報告或於警告函內敘明其專利權受侵害之具體事實而使受信者得據以為合理判斷，有訴願人於101年11月14日到該會陳述紀錄可稽，是訴願人寄發系爭警告函前，並未踐行警告函案件處理原則第3點或第4點有關確認權利受侵害之先行程序，難認屬依照專利法行使權利之正當行為。

（三）訴願人所有之第I347829號「寵物籠具的轉輪結構」發明專利，依其申請專利範圍內容所述，係為一種寵物籠具的轉輪結構，而轉輪僅係寵物籠具商品內之一種配件，訴願人僅憑網路賣家之平面圖樣，在未依據任何具體侵權事實之情況下，即輕率宣稱鼠籠非訴願人所出產之商品，均涉及侵害其專利權，難謂非屬「權利濫用」，又參照最高行政法院95年度判字第1072號判決意旨，公平交易法第24條之立法意旨在維護交易秩序、確保自由公平競爭，倘俟實際危害結果產生，始得論以違法，顯然無法達成立法目的，為能有效防範損害之發生及警惕事業，判斷事業是否構成該條所稱「足以影響交易秩序」，只要行為人有故意或過失，及該行為實施後有足以影響交易秩序之可能性，達到抽象危險性之程度為已足，不以其對交易秩序已實際產生影響者為限。據訴願人證稱酷比寵物、阿肥寵物生活館、天使貓小棧等網路賣家基於不涉及侵權爭議下，主動下架系爭商品，系爭警告信函已對檢舉人造成損害，難謂訴願人之發函行為對交易秩序不生影響，違反公平交易法第24條規定。

（四）經審酌訴願人行為之動機、目的及預期之不當利益、因違法行為所得利益、事業之規模、經營狀況、營業額及其市場地位、違法類型曾否經中央主管機關導正或警示、以往違法類型、次數、間隔時間及所受處罰、違法後悛悔實據及配合調查等態度，乃依公平交易法第41條第1項前段規定，命訴願人應立即停止前項違法行為，並處以罰鍰5萬元，經核並無不妥。

 

又公平交易法第45條規定之意旨，在於調和智慧財產權法對於權利人之保障與公平交易法對於公平交易秩序之維護，智慧財產權人對於有侵害其智慧財產權之虞者，得依智慧財產權相關法律通知侵害人請求排除侵害，而無公平交易法之適用；惟為確保事業公平競爭，避免事業濫用專利權不當對外散發競爭對手侵害其專利權之警告函，專利權人於發警告函行為前應踐行相關先行程序。訴願人雖稱系爭信函僅是為維護自身之權益，並未指稱檢舉人係侵權之人，目的係請網路賣家告知產品來源，尚無法得知檢舉人為何，故未先通知檢舉人云云，卻於函中表示擁有鼠籠所附轉輪之專利權，並要求網路賣家下架系爭商品且不得從事買賣行為，文義措詞明顯逾越訴願人欲查明鼠籠系爭商品來源之意涵，而使受信者產生檢舉人侵害訴願人專利權利之警惕效果，系爭發函行為核屬公平交易法規範之事業發警告函之行為，且訴願人明知其散發系爭信函之對象為購買寵物鼠籠系爭商品之網路商家，而其等網路商家為他競爭事業之交易相對人，訴願人即應依法踐行排除侵害通知之先行程序，縱使訴願人不知他競爭事業為何，仍依警告函案件處理原則所規定有關其他確認權利受侵害之程序始為行使權利之正當行為，不得以無法事先得知他競爭事業為由，執為免責之據。

 

至所訴接獲檢舉人之律師函並無回應必要一節，與本案認定違法分屬二事，復經原處分機關公法字第1021560590號訴願答辯書辯明在卷，所訴核不足採。原處分應予維持。

 

 

結合前述案例事實與警告函處理原則，可將發警告函要點歸納如下：

(一) 在發警告函前，應取得專利權侵害之確認，諸如：法院判決、著作權審議及調解委員會之認定、專業機構之鑑定報告等。

(二) 在發函前或發函同時應通知可能侵害之廠商請求排除侵害，意即不得未經通知逕予警告，此警告不以警告函為限，不論公開或非公開，只要足以使廠商自身、市場上交易相對人或潛在交易相對人知悉之書面均屬之。

(三)發函的內容務必要詳盡敘明其專利權受侵害之具體事實而使受信者得據以為合理判斷。

(四)除此之外，依專利法第116條之規定，新型專利權人行使新型專利權時，應提出新型專利技術報告，否則不得進行警告，故新型專利權之行使除應注意上述要點外，還應依同法第115條向專利專責機關申請審查，待取得專利技術報告後方得警告。

綜上所述，行使專利權固屬法律賦予之權利，但仍應予以限制以避免權利濫用，公平交易委員會為確保事業公平競爭、維護交易秩序而訂定警告函處理原則，此舉雖限制了專利權的行使，但也為發警告函程序建立了可供依循之規範。本文之整理介紹或許不盡完善，仍希望能供各公司行號運用參考，以避免因維護專利權致生不必要之爭議。

 

1. 公平交易委員會網站

2. 行政院院臺訴字第 1020139320號訴願決定書