作者 楊挺

壹、前言

新穎性是取得發明及新型專利的要件之一，我國專利法於100年12月21日經總統令修正公布，經行政院核定自102年1月1日施行，針對部分條文又於102年6月11日修正公布，102年6月13日施行，因應新專利法的規定經濟部智慧財產局也公告了2013年版本之專利審查基準，其中第二篇第三章專利要件2.4節新穎性判斷基準也已做了部分的修正，而新穎性的判斷為一不確定的法律概念，須經由行政或司法人員依科技專門知識加以判斷，才能夠加以確定，雖目前大多都認為新穎性的有無的判斷比進步性的判斷較無爭議，但由不同的人所做的判斷就有可能會有歧見，本文由新穎性的概念、我國現行專利法及審查基準有關新穎性的規定出發，介紹檢討我國專利審查基準的新穎性判斷規定，並提出一些看法，希望能夠對專利申請人及專利代理事務所有些許幫助。

貳、新穎性概念

新穎性係取得發明及新型專利的要件之一，申請專利之創作是否具新穎性，通常於其具產業利用性之後始予審查；若經審查認定該申請之發明或新型不具新穎性時，不得予以專利。其立法意旨在於：(一)確保獲准的專利權的技術必為新穎的技術，(二)確保產業的穩定性並保護善意第三人，蓋以發明人以申請前的公開技術內容，致第三人誤以為該技術屬公共財領域而予以利用之情事，倘仍允許發明人申准專利，將使善意利用人面臨專利侵權之訴，以及無法利用該技術之困境。（註一）

另專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度或可稱為一交換制度即申請人公開其發明以換取政府給予的排他權；對於申請專利前已公開而能為公眾得知或已揭露於另一先申請案之發明，並無授予專利之必要。

而且，已存在的技術人人皆可使用，被某人取得專利後，基於專利權的排他性，讓原本人人可以實施的技術受到限制，對產業反而有害。（註二）

因此，申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利。此外，申請專利之發明與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，亦不得取得發明專利，此情形又稱為擬制喪失新穎性。（註三）為聚焦在新穎性之討論此一部分將不特別說明及討論。

叁、新穎性構成要件

根據我國現行專利法第二十二條可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：

一、申請前已見於刊物者。
二、申請前已公開實施者。
三、申請前已為公眾所知悉者。

關於新穎性，在我國專利法第二十二條第一項中，係採取消極的方式來定義。（註四）
或稱負面列舉規定，相關條文列舉阻卻新穎性的情事。（註五）
申請專利之創作發明未構成先前技術的一部分時（註六），稱該發明具新穎性。專利法所稱之先前技術，係指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術。
由上述法條可知新穎性構成要件為:是否為先前技術、申請日前及已公開(或為公眾知悉)等，分別說明如下；

一、先前技術
先前技術應涵蓋申請前所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如文書、網際網路、口頭或展示等。
二、申請前
指發明申請案申請日之前，不包含申請日；主張國際優先權或國內優先權者，則指優先權日之前，不包含優先權日，並應注意申請專利之發明各別主張之優先權日。其地域範圍在我國採絕對新穎性，指發明一經公開，足以導致他人知悉或可得而知，不論其公開方式或地點為何，亦不以國內為限，均視為喪失新穎性。我國法院之實務見解，如最高行政法院94年判字第1917號判決，似可窺見實務肯認我國專利法所採乃為絕對新穎性標準之蹤跡。（註七）
三、能為公眾得知
指先前技術已公開而處於公眾得獲知其技術內容的狀態，不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要。
公知技術，係指存在世界上能夠為不特定第三人自由取得的技術資料，至於是否真為人所接觸在所不問。（註八）
專利申請權人自己的公開，也是公開會影響專利權的取得。（註九）

肆、新穎性之審查原則及判斷基準(認定)

新穎性為一不確定的法律概念，須經由科技專門知識加以判斷才能夠加以確定，在我國的2013年版審查基準中亦定有審查的原則和判斷基準。

一、審查原則有逐項審查及單獨比對的原則：

(一)逐項審查
新穎性之審查應以每一請求項所載之發明為對象，逐項作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。經審查認定獨立項具新穎性時，其附屬項當然具新穎性，得一併作成審查意見；但獨立項不具新穎性時，其附屬項未必不具新穎性，仍應分項作成審查意見。
(二)單獨比對
審查新穎性時，應就申請專利之發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合，或一份引證文件中之部分技術內容的結合，或引證文件中之技術內容與其他公開形式（已公開實施或已為公眾所知悉）之先前技術的結合進行比對。
為了更詳細說明引證文件中所揭露之技術特徵，而於該引證文件中明確記載另一參考文件時，若該參考文件於引證文件公開日之前已能為公眾得知，則該參考文件的教示被視為引證文件的一部分，因此，先前技術之公開日仍以引證文件之公開日為準。
引證文件中明確放棄之事項或明確記載之先前技術，被視為引證文件的一部分。
用在引證文件公開日之前已能為公眾得知的字典、教科書、工具書之類的參考文件，解讀引證文件中之用語，亦被視為引證文件的一部分。（註十）

二、判斷基準

新穎性之判斷基準
判斷新穎性應以申請專利之發明為對象，就該發明之技術特徵與引證文件中所揭露之先前技術逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解該發明。
申請專利之發明與引證文件所揭露之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性：
1. 完全相同申請專利之發明與先前技術，在形式上與實質上均無任何差異。
2.差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵
3.差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。（註十一）
即將請求項發明與引證發明相對比，對比的結果，請求項發明之特定事項與引證發明的特定事項沒有差異點時，則請求項發明沒有新穎性，反之有差異點存在時，則有新穎性。（註十二）
2013年版審查基準，申請專利之發明與引證文件所揭露之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性：(1)完全相同 申請專利之發明與先前技術，在形式上與實質上均無任何差異。(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵。(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。
將原2009年版審查基準所載，請求項中所載之發明與引證文件中所載之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性之(4)差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵一節，修正移至擬制喪失新穎性乙節。
但其判斷基準中仍未就具體的判斷給出步驟或方向，對同一申請專利範圍容易產生不同的解讀，如何謂形式上和實質上均無任何差異的用語，不如大陸之專利審查指南新穎性審查原則中四個相同來的明確。（註十三）

伍、相關之法院專利行政判決

實務上智慧財產局與智慧財產權法院在判斷新穎性時，有時亦會產生不同之看法，如智慧財產權法院101年度行專訴字第66號專利行政判決及智慧財產局對此判決的分析檢討。

一、該判決法院判決不具備新穎性的理由 :

證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性：
(1)有關證據1與系爭專利申請專利範圍第1項所揭露之技術特徵，業經說明如上，茲不再贅。而在進行證據1與系爭專利申請專利範圍第1項之比對前，須先將系爭專利申請專利範圍第1項之要件進行拆解，計可得下列要件：
1A：一種鏡頭組，其包括:
1B：一鏡頭座，該鏡頭座之頂部設有一鏡片，且該鏡頭座中央部位具有一中空之容置部，而該鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；
1C：一鏡片座，其係設置於該鏡頭座之容置部中，且可於該容置部中滑移，該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移，且該鏡片座嵌設有一透鏡，
1D：而該鏡片座與該鏡頭座間設有一彈性件，俾藉由彈性件之彈力將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位。
(2)相對於系爭專利申請專利範圍第1項，證據1亦可拆解為如下要件：
1a：一種具有驅動透鏡移動單元的光學裝置；
1b：圖12所示鏡頭座，包括一鏡筒之外圓柱（87），設有鏡片組A，另有透鏡固定架（83）被支撐在鏡片套筒的外圓柱（87）；
1c：係利用電磁線圈（86）與磁鐵（89）間之電磁效應使該鏡片座移動以達成「對焦」的技術；
1d：證據1說明書第7欄第30-33行所載，該透鏡固定架（83）藉由兩個彈性扁平片（81、82）而被支撐在鏡片套筒的外圓柱（87）內部，可使透鏡固定架在z軸方向移動時，於x、y軸向不會產生平移及旋轉，作為平衡、復位之用。
(3)茲比對證據1與系爭專利申請專利範圍第1項，證據1圖12所示鏡頭座，包括一鏡筒之外圓柱(87)，此部分相當於系爭專利第1項之鏡頭座；另證據1設有鏡片組A，此部分相當於系爭專利第1項之鏡片；又證據1另有透鏡固定架(83)被支撐在鏡片套筒的外圓柱(87)，此部分則相當於系爭專利第1項之鏡頭座；另證據1係利用電磁線圈(86)與磁鐵(89)間之電磁效應使該鏡片座移動以達成「對焦」的技術，此部分相當於系爭專利第1項之該鏡片座由導磁材料製成，以及該鏡頭座之周緣繞設有一電磁線圈組。除此之外，依證據1說明書第7欄第30行至第33行所載，證據1揭示該透鏡固定架(83)藉由兩個彈性扁平片(81、82)而被支撐在鏡片套筒之外圓柱(87)內部，可使透鏡固定架在z軸方向移動時，於x、y軸向不會產生平移及旋轉，作為平衡之用，此部分相當於系爭專利申請專利範圍第1項所揭示之該鏡片座與該鏡頭座間設有一彈性件，俾藉由彈性件之彈力將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位之特徵。
是綜上所述，證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項之鏡頭座全部技術特徵，是證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。
茲將判決文所載系爭專利之申請專利範圍及證據1所揭示之要件整理成如下之比較表。