BY 編集部

一、前書き
出願人が審査意見を受け取った場合、引用文献と出願の請求項の内容とは技術的に類似又は同一であるかを重視することが多いです。特許出願の請求項1における複数の技術特徴がそれぞれ、複数の引例の内容と類似する場合、直感的に特許出願に進歩性を有しないと感じるのでしょう。ただし、進歩性の有無の認定について、審査基準には、進歩性を否定する要素として、「複数の引例を組み合わせる動機付けを有する」、「簡単な変更」、及び「単なる寄せ集め」が挙げられると共に、「複数の引例を組み合わせる動機付けを有するか」を判断する際に、当業者が、「技術分野の関連性」、「解決しようとする問題の共通性」、「機能又は作用の関連性」、及び「教示又は示唆」等の事項を総合的に考慮すべきであると記載されています。故に、出願人は、審査意見に対して答申（答弁）する場合、当業者が複数の引例を組み合わせる動機付けを有するかについて判断する必要があり、もし審査意見において「技術分野の関連性」、「解決しようとする問題の共通性」、「機能又は作用の関連性」、及び「教示又は示唆」等の事項が総合的に考慮されていない場合、出願人が「複数の引例を組み合わせる動機付けを有しない」ことを理由に、特許出願の請求項に進歩性を有することを主張できます。尚、如何に「技術分野の関連性」、「解決しようとする問題の共通性」、「機能又は作用の関連性」、及び「教示又は示唆」等の事項を判断するかについては、我が国の特許審査基準において詳細に説明されています。以下、我が国の特許審査基準の内容及び最高行政裁判所の最近の見解を簡単に紹介します。

二、特許審査基準の規定について
現行の特許審査基準によれば、「複数の引例を組み合わせる動機付けを有するか」について、「複数の引例同士の技術内容の関連性又は共通性を考慮すべきであり、引例の技術内容と特許出願の発明の技術内容の関連性又は共通性を考慮するものではありません（後知恵を避けるため）。又、複数の引例を組み合わせる場合、引例の数は、それらの複数の引例を組み合わせることができるかとは無関係である」と規定されています。上記規定に基づけば、複数の引例を組み合わせることができるかをより客観的に判断することができます。

三、最高行政裁判所の見解
原告は、証拠2～証拠5に基づき、我が国の実用新案「コンテナ断熱防湿ライニング袋」（以下、係争案と称す）に対して無効審判を提起しましたが、「無効審判不成立」との処分が下され、その後の訴願決定においても「無効審判不成立」との結果が維持されました。これに対し、原告は訴訟を提起し、その中で被告は、「証拠2～5には、係争案の請求項1における『長方形状の袋体1の周縁に接続シート2が設けられ、接続シート2に吊りリング13の位置に対応する開孔5が形成され、開閉ロックリング3が接続シート2の開孔5に対応して設置される』との技術特徴が開示されていなく、証拠3の接続バックル1～3と証拠2の吊り用ループ又はアイレット40とは、位置合わせするための組合せ関係にないことから、両者の特徴の組み合わせを、係争案の請求項1の技術内容と対比することは明らかに困難です。又、証拠3の連結バックル1～3は、点状に配置されており、引例2に開示された帯状物20と組み合わせるために使用される吊り用ループまたはアイレット40とは異なるものですので、係争案の請求項1の発明は、当業者であっても、引例2～5を組み合わせてやや変更することにより完成し得るものとは言えない」と主張しました。

上記被告の主張について、裁判所は、「証拠2は、輸送コンテナ内の貨物を保護する断熱ライニングです。証拠3は、貨物への湿気による損傷を防ぐためにコンテナ内に配置されるライニングバルクバッグであり、証拠5は、コンテナ内の貨物を結露による損傷から保護するものです。 …証拠2、3、5には、係争案の請求項1の技術特徴が全て開示されており、更に、証拠2、3、5の技術内容はいずれも、コンテナライニング袋に係る技術分野に関連するものであると共に、貨物を保護する機能または作用において共通性を有し、当業者が、証拠3に開示されたライニングバルクバッグ１の接続バックル1～3及びフックの技術内容に基づけば、コンテナライニング袋1の構成を簡単に変更すると共に、証拠2に開示されたアイレット40の開孔及び証拠5に開示された磁石とジッパーとを組み合わせる動機付けを有するので、係争案の請求項１の技術特徴を容易に完成させることができる」との見解を示しました。

その後、最高行政裁判所は、上記判決を維持し、更に、「進歩性の判断は、複数の引例の技術内容の組合せに関連する場合、当業者が複数の引例の技術内容を組み合わせる動機付けを有するかに基づいて係争案を容易に完成できるかを考慮すべきであり、複数の引例を組み合わせる動機付けを有するかは、「技術分野の関連性」、「解決しようとする問題の共通性」、「機能又は作用の関連性」、及び「教示又は示唆」等の事項を総合的に考慮すべきです。係争案は、コンテナ断熱防湿ライニング袋であるのに対し、証拠3は、貨物の積載時のデッドスポットを解決可能なコンテナライニング袋であり、証拠2は、コンテナ内部断熱材を備えた熱反射ライニングであり、証拠5は、貨物を結露から保護するコンテナライナーである」と述べました。

最高行政裁判所は、「原審は、上記開示内容に基づき、証拠2～5の技術内容はいずれも、コンテナライニング袋に係る技術分野に関連すると共に、貨物を保護する機能または作用において共通性を有することから、当業者が、それらの複数の引例を組み合わせる動機付けを有し、係争案の請求項の技術特徴を容易に完成させることができるとの判断をした。この判断では既に証拠2～5を組み合わせる動機付けを総合的に考慮したと言えるので、確認の結果、原審の審理に間違いないと判断する」と原審の意見を支持しました。

従って、「技術分野の関連性」、「解決しようとする問題の共通性」、「機能又は作用の関連性」、及び「教示又は示唆」等の事項を総合的に考慮することにより、複数の引例を組み合わせる動機付けを有するかを判断することは、実務上、進歩性に対する論述において不可欠な要素です。一方、最高行政裁判所は別の判決においても、原審が「技術分野の関連性」、「解決しようとする問題の共通性」、「機能又は作用の関連性」、及び「教示又は示唆」等の事項を総合的に考慮していなかったから、その判決は理由に不備があるので破棄されるとの判決があります。

四、結論    
以上をまとめると、近年では、知的財産局、知商裁判所、最高行政裁判所のいずれも、「複数の引例を組み合わせる動機付けを有するか」を考慮する際に、上記のような観点を採用して判断を行い、即ち、上記の「技術分野の関連性」、「解決しようとする問題の共通性」、「機能又は作用の関連性」、及び「教示又は示唆」等の事項を総合的に考慮することにより、複数の引例の間に関連性又は共通性があるかを判断するようにしています。従って、出願人は、審査意見に対して答申（答弁）を行う場合、技術的な観点に基づく答弁だけでなく、上記審査基準の関連規定に基づいて、複数の引例を組み合わせることができるかについて説明することにより、説得力のある、現行実務に沿った答弁を行った方がよいと考えられます。

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