作者 魏汎娟

在美國，專利授權主要涉及兩種不同的法律關係：一種是契約法，主要在規範契約當事人如何向對方許下承諾，以及若一方不履行彼此承諾時，另一方可以尋求的救濟；另一種是侵權法，主要是界定當事人合理行為的準繩，以及當權利受到侵害時的救濟途徑。由於專利權是屬於一種排他權，所以專利權人可以在一定的地域範圍內，排除他人實施其專利。而專利授權則是透過簽署專利授權契約的方式，在專利權人仍保有其專利權的狀態下，以契約的拘束力，限制專利權人，即授權方，對被授權方行使專利的排他權，進而允許被授權方可以在特定地域範圍內實施授權的專利。

準備階段

專利權人或正在申請程序中的專利申請案所有權人，常會希望向外界的經銷商或製造商，開拓以及推銷自己的專利技術或產品，以避免涉及研發、製造、行銷和販售該專利技術或產品的高額成本。因此，與經銷商或製造商洽談專利授權事宜的第一步，便是從尋找合適的被授權對象開始。

要找尋合適的被授權對象，一開始，可以先從已經在製造相同種類產品，或者已經在使用類似技術的廠商著手。無論在臺灣、中國大陸或美國，網際網路上都有一些搜尋網站，專門提供找尋廠商的服務，專利權人，或授權方，可以利用這一類的網站，搜尋可能會對授權方的專利技術或產品有興趣的廠商，作為潛在的被授權對象。

一旦鎖定幾家適合的被授權廠商，此時專利權人，或授權方，便需要草擬一份邀請信，邀請被鎖定的目標廠商來進行授權協商。同時，在這一個階段，授權方也許需要諮詢專業的人員，請他們提供有關專利授權應注意的相關事宜。

在寄出邀請信之後，若專利權人，即授權方，蒐集到一或數家廠商表達有興趣洽談專利授權，這個時候，專利權人便需要與廠商準備進入協商與簽約的階段。由於在專利授權協商的過程中，專利權人，或授權方，無法避免地需要向希望獲得授權的廠商，揭露欲授權的技術內容，所以在正式進入授權協商前，雙方最好先簽署一份保密契約 (non-disclosure agreement,簡稱NDA)，以確保專利權人在協商時所揭露的專利技術內容，不會被參與協商的廠商洩漏給第三者，同時保護欲被授權的廠商，使其在協商過程中，能夠盡可能地與專利權人交換彼此的資訊。

 協商階段

在專利授權協商的階段，授權方（專利權人）與被授權方（希望獲得授權的廠商）透過你來我往地溝通，將原本雙方各自所希望的授權條件，逐步修改、轉化，成為能夠讓彼此接受、同意的共識。因此，會影響專利授權協商成果的因素，不只是限於實體權利和義務在授權協商雙方之間的配置，還有在協商過程中，人與人之間的互動、交流與氛圍。

由於會影響專利授權協商成敗的因素不勝枚舉，唯有透過平等互惠的協商方式，才能節省協商的時間，儘早達成雙方都能夠同意的契約內容。以下茲整理幾項議題，作為在授權協商過程中，參與的雙方代表應注意的提示：

了解自己所希望達成的授權條件：這包括預先針對欲授權的專利產品或技術進行評估，以瞭解其在商品化或市場化的過程中，所需要投入的各種成本和資金，以及上市後的銷售價值和獲利性。有了這一項評估結果，就能夠進一步研究自己在協商談判中的優勢與弱點，並且發展出適當的授權條件。

研究協商對象：在正式進行專利授權協商前，應該先研究協商對象的背景資料，包括其為何會對欲授權的專利產品或技術有興趣、對方參與專利授權協商的動機為何、對方可能希望達成的結果、對方的研發和行銷資源、對方的財務能力和負債情形…等。

擬訂授權協商時的談判策略：這包括在協商時，雙方討論議題的順序、協商的地點和時間、談判時是否採取強勢或謙讓的態度、各個協商條件的可能性和底線…等等。

準備充裕的時間進行協商：幾乎所有的協商都需要經過雙方多次討論，才有可能達成最後共識。一般授權協商的過程，從開始到形成共識，平均需要耗費二至三個月，但是也有善於利用比較長的協商時間，作為其協商優勢的談判者。儘管協商過程需要投入大量的時間和心力，不過無論是授權方或者是被授權方，都不應該抱著非得與對方達成授權協議的想法，反而是應該有隨時離開談判桌的心理準備。因為只有保持客觀的態度，面對欲授權專利的真正價值，並且洽商授權條件時，維持一定程度的彈性來談判，才能在不損害自身利益的情況下，甚至獲得對方提供比預期中更好的授權條件下，達成專利授權的目的。

撰擬契約階段

要瞭解，通常，契約的目的有三項：一是界定契約雙方在該契約下的權利；二是界定雙方在該契約有效的情況下所應負擔的義務；最後是如果有一方違反其在該契約中應負擔的義務，則另一方可以尋求的救濟途徑。由此可知，專利授權契約的內容，要規範的第一個議題，便是被授權方在該專利授權契約下的權利，也就是授權的範圍。這項議題可以再細分為數項子議題，包括：該專利授權契約的授權標的為何、該契約授權的種類為何種專利權、該契約是否為專屬或非專屬授權契約、該契約授權的地理範圍以及時間期限、被授權方是否被允許可以再授權給其他第三方…等。

而在授權契約中，應規範的最重要的議題，或許就是授權金的部分。授權金一般可以有一次付清的款項，也有在將來銷售產品或使用授權之技術所獲得的利潤中，由授權方抽取一定比例作為授權金的部分。通常，為了促使被授權方能盡力開拓授權專利產品或技術的行銷與利用，雙方會在專利授權契約中約定，被授權方必須定期向授權方報告授權專利產品或技術的銷售情形，並且還會設定被授權方在某一段期間內（可以為每月、每年，或者數月、數年）銷售授權專利產品或技術的最低銷售額。針對最低銷售額的設定，雙方可以根據各種市場因素，例如消費者普遍地對授權的專利產品或技術的熟悉度與接受度之改變，而調整不同期間內被授權方應達成之最低銷售額的設定。此外，有些專利授權契約還會針對研發與改良的成果，約定其所有權歸屬的議題。其他比較重要的議題還包括有：額外的專利申請與維護專利權的費用分配、侵權訴訟之責任分配與擔保責任、授權契約終止後的保密義務、契約發生爭議之解決與第一審法院管轄地的指定…等。

一旦專利授權協商達成了初步共識，雙方應儘快製作一份形式為至少一式二份的備忘錄。這種備忘錄對參與協商的雙方，並非具有法律上的約束力，其功能只是將協商中所達成的共識記錄下來，並在經過雙方確認內容無誤後，由參與協商的雙方各自保存一份，以作為日後製作專利授權契約的參考依據。因此，這一種備忘錄的內容，通常會記載雙方針對下列幾項議題，所達成的共識，包括：欲授權之專利技術或產品的定義、授權地區、專屬或非專屬授權、授權金的計算方式、技術資訊與技術協助的提供、授權期限…等，並清楚表明該備忘錄並非最終版本的專利授權契約，而且對於參與協商的雙方沒有拘束力。

製作完備忘錄之後，專利授權的過程便進入撰擬專利授權契約的階段。由於參與專利授權協商的雙方，並不會受到前述備忘錄之內容的約束，所以製作完備忘錄後，雙方若確認該備忘錄的內容無誤，就可以根據備忘錄中所記載的共識，開始著手撰擬正式的專利授權契約。一般認為，負責撰擬契約的一方佔有比另一方更為優勢的位置，因為撰擬方可以掌控契約的內容以及遣詞用字等細節，並確保撰擬方想要有的條款和規定都存在於該契約內。如此一來，就等同於使非撰擬方處在防範的地位，要負責審閱和修改契約內的每一個條款與規定，以維護自身在該契約中的利益。不過，事實上，在實務的運作中，非撰擬方通常不會感到必須受制於契約的初稿，而吝於對其提出質疑和反對意見。再者，透過讓對方先採取行動，主動撰擬契約的方式，非撰擬方能夠由此更詳細地觀察對方的意圖和動向，獲得洞見觀瞻的理解，進而以靜制動、掌控全局。因此，在契約中，無論是撰擬契約的一方或是非撰擬方，每一方都有其獨特的優勢，唯有善用自己的優勢，再加上細心評估每一個契約條款的利弊得失，才能妥當地維護自己在專利授權契約中的權益。

為了充分理解一份專利授權契約的整體規範內容，在審閱契約的條款時，必須特別小心。一般，在審閱契約時，要謹記一項中心思想，那就是：契約中的每一個條款和規定，都在反映著契約雙方之間的風險配置。因此，在專利授權契約的風險配置中，產品責任與專利侵權擔保責任的規範條款，對被授權方而言，尤其重要。因為產品責任與專利侵權擔保責任這兩項議題，牽涉到的是法律刑責以及訴訟費用的承擔，所以，被授權方應該要特別注意，在何種限度之內，專利權人必須承擔這兩項議題所討論的風險，保護被授權方免於受到訴訟之累或法律刑責。再者，被授權方或許還需要進一步考量到，在風險發生時，授權契約中有關刑責與分擔訴訟費用的條款，是否讓專利權人有動機，在履行契約義務與違約之間作取捨。

其次，由於專利授權係將授權專利所涵蓋的產品或技術商品化或市場化的成本，轉嫁給被授權方，並且在市場化授權專利的銷售利潤中，讓授權方取得一部份作為授權金，當作是授權方初始開發該授權專利的報酬。所以，專利授權契約中，有關授權金的設定，對於專利授權的雙方，也是一項極為需要密切關注的議題。通常，授權金的設定，是與授權專利的預期市場價值息息相關。在此當中的影響因素包括有：授權專利的強度（即該專利的有效性與可實施性）、該專利的可競爭性（也就是指該專利是否只是在習知技術上的次要性改良、或者為突破性的先驅發明、可應用該專利的市場大小，以及該專利所屬技術領域的變動性或進步速度…等），以及在相同市場上是否有其他相關技術的專利存在…等，不勝列舉。除此之外，授權專利在授權時的發展程度與成熟度，還有授權的範圍，都是會成為影響被授權方投入於商品化或市場化授權專利，所需要之成本和資金的因素。最後，在整個專利授權契約中，對於授權方與被授權方個別貢獻的配置、潛在獲利性的安排，也都是必須要列入考量的議題。

結語

專利授權可以發生在各種不同的技術領域。一份素質不良的專利授權契約，無疑是導致將來雙方產生爭議，甚至提起訴訟、對簿公堂的導火線。相反地，若能擁有一份妥善撰擬的專利授權契約，對於授權雙方而言，不僅能夠提供相當的經濟回饋，而且可以維護雙方之間和諧的合作關係，無異是在專利授權中，能夠形成雙贏的關鍵。