作者 蔡政村

壹、前言

專利制度的主要目的在於提供專利權人法律上的保護，使發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人運用其智慧所創造出的發明、新型或設計免於受到他人的剽竊，藉此促進產業發展與交流。由於新型專利的申請門檻與相關費用較低，為許多中小企業主所青睞。然而，在民國92年專利法修正之後，新型專利申請案係改採形式審查制，亦即，新型專利申請案只要符合形式要件，無須經實體審查即可取得新型專利權，所以其權利狀態並不穩定。新型專利權人在提起專利侵權訴訟時，雖然知道必須要委請專家進行專利侵害鑑定分析，但是卻容易忽略了對其專利權的有效性加以評估而導致未能事先察覺其專利權有效性的弱點，於是在行使專利權的過程中，最終遭致專利權遭到撤銷的結果。使得新型專利權人不僅面臨無法求償的窘境，甚至還須要就其行使專利權所致他人之損害，負起賠償責任。有鑑於此，本文擬從檢索智慧財產及商業法院（下稱：智商法院）的判決著手，讓有興趣的讀者能透過相關實務見解，進一步瞭解不當行使新型專利權所生損害賠償之爭議，及其於專利法上之具體適用情形。

貳、專利法之規定

在民國100年專利法修正時，原第104條僅被移列至第116條，其內容未作修正。民國102年專利法修正時，第116條則被修正為：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告（下稱：技術報告），不得進行警告」之禁止性規定。由第116條的修正理由（註一）第三、四點觀之，專利法規定專利權人如未提示技術報告不得進行警告之目的，並不是在限制人民訴訟權利，其僅係防止權利的濫用，即使新型專利權人未依規定提示技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示技術報告之案件，亦非當然不會受理。對於未提示技術報告而進行警告者，專利法並無相關配套規定，但得依公平交易法相關規定處理（註二）。

並且，在民國100年專利法修正時，第117條被修正為：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」依本條規定，新型專利權被撤銷後，新型專利權人就撤銷前行使新型專利權所致他人之損害，應負賠償責任。本條文之規定係推定新型專利權人對於新型專利權的客觀權利有效性認定有所欠缺，因而具有侵害被控侵權者之權益的過失；新型專利權人必須舉證證明其行使權利係基於技術報告的內容且已盡相當之注意，所以其對於新型專利權的客觀權利有效性的認定並無欠缺，且已盡防止侵害他人之權益的注意義務，始可免責。而且，專利法第117條規定之「已盡相當之注意者」，依其修正理由第三點說明：「按新型專利技術報告即使比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務，始為周妥，」應係用以要求新型專利權人有義務補充技術報告檢索範圍不足之處。綜上，新型專利權人若要免除不當行使權利之損害賠償責任，應符合「基於新型專利技術報告之內容」和「已盡相當之注意」二項要件，始得免責。

參、智商法院（註三）判決案例介紹

本文將就民國102年專利法修正條文公布施行之後智商法院所做出的相關判決，分述如下，期許作為未來實務界應用之參考。

一、案例1：智慧財產法院104年度民專訴字第87號民事判決

1.事實概要（註四）

 被告於102年11月12日申請「不動產租售管理行動電子裝置」新型專利，經形式審查獲准取得新型第M476330號專利權，專利權期間自103年4月11日起至112年11月11日止（即系爭專利）。被告於103年7月30日以原告之「591房屋交易」應用程式侵害系爭專利，於未提示新型專利技術報告，即向本院提起系爭專利侵權訴訟，該訴業經本院於104年6月16日以103年度民專訴字第60號判決被告敗訴確定在案，且系爭專利業因原告舉發，經智財局於104年2月25日審定：「請求權項1-10舉發成立應予撤銷」。原告爰依專利法第116、117條、民法第184條第1項前段、第195條第1項規定，請求被告賠償100萬元及利息、負擔刊登道歉啟事及本件民事判決之內容。

2.智商法院意見（註五）

略為：……故提起專利侵權訴訟時，非必要求新型專利權利人須提出侵害鑑定報告，亦無須非提出新型技術報告進行警告後始得行使權利。此係因新型專利於92年修訂時採形式審查，故該專利究有無符合專利要件，尚不確定，為防止專利權人不當行使或濫用權利，造成他人之損害，乃明定行使權利應提示新型技術報告，並作為推定專利權人行使權利有無故意過失責任之認定，此與前開解釋理由書意旨相同，故縱新型專利權人未提出新型技術報告即向被控侵權人行使權利，亦應視其具體行使內容，以判斷有無故意或過失不當行使權利之情事，特別是有些專利產品之周期甚短，而新型技術報告之取得，縱非曠時費日，亦須一段時間，如苛責新型專利權人必持新型技術報告始得行使權利，否則即屬故意或過失不當行使權利，顯係對人民訴訟權之不當限制。又若尚未取得專利技術報告，但已盡相當注意義務，例如徵詢相關專業人士之意見後行使權利，則不宜因專利權嗣後遭撤銷，而要求專利權人負賠償責任，故專利法第117條為上開規定，亦即除非有其他證據可證明專利權之權利行使有可歸責之事由，否則即應認定專利權人無須負賠償責任。

3.分析

由判決內容以觀，法院認為即使新型專利權人未取得技術報告，但已盡相當注意義務之後才行使權利，則不宜因專利權嗣後遭撤銷，而要求專利權人負賠償責任；除非有其他證據可證明專利權之權利行使有可歸責之事由，否則即應認定專利權人無須負賠償責任。本文認為，法院的判決似乎與專利法第117條後段所述：「但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限」之免責規定有所出入，其寬認該條所述「基於新型專利技術報告之內容」為例示規定、「已盡相當之注意」為概括規定，進而誤認新型專利權人進行專利侵害比對查證屬於「已盡相當之注意」之事例之一。然而，進行專利侵害比對應與本條規範新型專利之權利有效性認定無涉；況且，被告於提起前案訴訟時，既然未提示技術報告，理應無從認定其行使專利權係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當之注意義務，自無從依專利法第117條但書規定主張免責之餘地。

二、案例2：智慧財產法院105年度民專上字第30號民事判決

1.事實概要

上訴人對於中華民國105年7月6日本院104年度民專訴字第87號第一審判決（亦即，案例1）提起上訴。

2.智商法院意見（註六）

略為：……佐以前開大法官釋字第507 號解釋理由書意旨及專利法上開規定之修法歷程，新型技術報告並非提起訴訟或行使專利權之前提要件，且新型技術報告之取得有時曠日廢時，在急迫之情形下若一律要求須提出新型技術報      告始得免除不當行使專利權致侵害他人權利之責任，顯然不當限制權利人之權利行使，因此，專利權人行使專利權是否侵害他人權利，仍應視其行使權利之具體方式而定，除非專利權人已取得對其不利之新型技術報告卻隱藏之、或依業界通常知識顯然明知其專利權具有撤銷事由存在、或在行使新型專利權前未徵詢專業意見即恣意行使新型專利權等情形，而可認其有不當行使專利權侵害他人權利之故意過失外，若專利權人已盡相當之注意義務確信其專利權之行使為正當，實難僅因其未出具新型技術報告即率爾認定專利權人有侵權之故意或過失，此由現行專利法第117條後段立法理由謂：「按新型專利技術報告即使比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務，始為周妥，爰予修正。」可知即使專利權人已出具新型技術報告，行使專利權仍須盡相當之注意義務，顯見是否具備新型技術報告並非用以認定專利權人行使專利權是否有侵權之故意過失的唯一認定標準，因此，現行專利法第117條本文規定「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。」雖可解為若專利權人所行使之專利權事後遭撤銷，可推定其專利權之行使具有過失，然該條但書規定「但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」已明文規定專利權人得舉證推翻前開推定，且該規定應解為係專利權人舉證證明自己無故意過失之例示規定而已，若專利權人雖非基於新型技術報告，但有客觀事證證明其已盡其他之必要注意義務時，仍不應課予其侵權行為責任，始為公允，如此亦始能與一般侵權行為之原則相符。

3.分析

由判決內容以觀，法院認為技術報告係屬機關無拘束力之報告，且即使技術報告的比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，仍無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知之技術申請新型專利之可能性，因此認定是否具備技術報告並非用以判斷專利權人行使專利權是否有侵權之故意過失的唯一認定標準。易言之，法院認為專利法第117條的但書規定應解讀為係專利權人舉證證明自己無故意過失之例示規定而已，若專利權人雖非基於新型技術報告，但有客觀事證證明其已盡其他之必要注意義務時，仍不應課予其侵權行為責任，與一審判決的見解相同。本文認為，由第117條後段立法理由所述：「考量新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務，始為周妥，爰予修正。」應可知除了要求專利權人必須出具技術報告之外，並應要求其盡相當之注意義務，方可符合該條的修正理由。法院似乎並未詳加慮及本條之修法理由，以致錯誤適用法律。

三、案例3：智慧財產法院106年度民專訴字第76號民事判決

1.事實概要（註七）

被告前於民國97年12月21日以「稠狀物自動定量供給裝置」，向智慧局申請新型專利，經智慧局核准發給第M347377號新型專利。詎被告於99年5 月19日取得第一次新型專利技術報告，關於系爭專利之請求項1至5的比對結果代碼均為「6」，並記載系爭專利請求項「即使參酌說明書與圖式，仍無法明確認定請求項之創作，因此無法進行有效之調查與比對」，卻仍於102年4 月22日向原告發「敬告函」指稱原告製造、販賣「WS-260白灰定量機」侵害系爭專利，並向法院聲請保全證據，經本院於102年6月21日至原告工廠內實施證據保全，扣得零件一批及2台白灰定量機，復於102年7月5日向本院提起民事侵害專利權訴訟（案號：102年度民專訴字第78號，下稱：前案一審），向原告請求損害賠償、請求防止侵害。案經前案一審判決後，經兩造提起上訴，於本院二審程序審理中（案號：103年度民專上字第18號，下稱：前案二審），原告向智慧局以系爭專利違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3、4 項規定提起舉發，經智慧局審定舉發成立而予撤銷，被告亦未對上開行政處分提起行政訴訟，系爭專利請求項1至5業經撤銷確定在案，前案二審即據此認定系爭專利權業經撤銷確定在案即自始不存在，他人自無侵害系爭專利權可言，因而撤銷前案一審判決並駁回被告之全部訴訟。被告藉以保全處分方式及後續起訴程序，侵害原告生產、銷售系爭產品之權益。原告爰依專利法第117條，民法第184條第1項前段及第195條第1項規定，提起本件訴訟。

2.智商法院意見（註八）

略為：……新型專利權人取得新型專利技術報告後，若有客觀事證可認其已盡相當之注意義務確信其專利權之行使為正當，縱認嗣後該新型專利因具撤銷原因，經舉發成立撤銷確定，亦不得率認新型專利權人前本於新型專利合法有效而行使權利，即屬權利濫用，而有何侵權之故意或過失之情事。……然該新型專利技術報告亦僅供申請人參考，並非智慧局所為之行政處分，亦不生拘束之法效，是「e01技術報告」前揭「……即使參酌說明書與圖式，仍無法明確認定請求項之創作，因此無法進行有效之調查與比對」之比對說明，尚難認系爭專利有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4項規定之情事。訴外人於102 年6月11日以系爭專利具有應撤銷之事由，對系爭專利提起舉發案（即N01舉發案），經智慧局於105年4 月14日（105）智專三（一）02016字第10520445440 號專利舉發審定書為「請求項1至5舉發駁回」之處分，觀之訴外人於N01舉發案提出之舉發事由，均為系爭專利請求項1至5不具進步性，而違反核准時即93年專利法第108 條準用第94條第4 項規定。可見，訴外人於被告102年6月21日向法院聲請保全證據前提出之N01舉發案，並未認系爭專利請求項1至5有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3、4項規定之情事。……被告於發函前之99年4月9日曾就系爭專利申請新型技術報告，並經智慧局於99年5月19日作成「e01技術報告」，認為「……即使參酌說明書與圖式，仍無法明確認定請求項之創作，因此無法進行有效之調查與比對」，而給與比對結果代碼6 ，然「e01技術報告」前揭比對說明，並無從認定系爭專利有違反核准時即93年專利法第108 條準用第26條第3、4 項規定之情事，且事後不論訴外人提起之N01舉發案，抑或原告於前案一審訴訟程序中提出之無效抗辯事由，均未提出系爭專利請求項1至5有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3、4 項規定之撤銷原因，參以，系爭專利請求項1至5有無違反核准時即93年專利法第108 條準用第26條第3、4項規定，本屬較為專業之判斷，實難苛責被告於取得「e01技術報告」後，即對於其依法取得之專利權必須意識到上開撤銷原因之高度注意義務，因被告前於寄發敬告函及事後提起保全、訴訟程序等行使系爭專利權時，主觀上應係認知系爭專利為合法有效，自無侵害原告權利之故意或過失存在。

3.分析

 由判決內容以觀，法院認為新型專利權人取得技術報告後，若有客觀事證可認其已盡相當之注意義務確信其專利權之行使為正當，縱認嗣後該新型專利因具撤銷原因，經舉發成立撤銷確定，亦不得率認新型專利權人前本於新型專利合法有效而行使權利，即屬權利濫用，而有何侵權之故意或過失之情事。由於被告在提起前案訴訟時，既已依規定提示新型專利技術報告，並有相關客觀事證可認其已盡相當之注意義務，原告之訴為無理由，應予駁回。本文認為，相較於案例1、2，案例3的法院見解已較為貼近修正後專利法第117條之規定。

四、案例4：智慧財產法院108年度民專上更（一）字第1號民事判決

1.事實概要

上訴人對於中華民國105年7月6日本院104年度民專訴字第87號第一審判決（亦即，案例1）提起上訴，本院105年度民專上字第30號判決（亦即，案例2）後，經最高法院107年度台上字第2360號判決（註九）發回更審。

2.智商法院意見（註十）

略為：……被上訴人對外宣稱上訴人侵害其所有之新型專利權，惟未提示新型專利技術報告，且系爭330號專利嗣經舉發而撤銷專利權，依專利法第117 條前段規定，被上訴人對於其於撤銷前，因行使專利權所造成上訴人之損害，應負賠償責任。……專利法第117 條於100 年12月21日修正時，為了防止新型專利改採形式審查後，專利權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，明定新型專利權人行使權利時，如未提示新型專利技術報告，嗣後該新型專利權遭到撤銷時，新型專利權人即應對他人所受損害負賠償責任。除非新型專利權人可以舉證證明，其行使權利係基於新型專利技術報告之內容「且」已盡相當之注意，始得免責，藉以敦促權利人「審慎適切地」地行使其新型專利權。因此，新型專利權人不得僅憑經形式審查之新型專利直接主張權利，亦不得僅憑其已取得新型專利技術報告，即可任意行使新型專利權，尚須盡相當之注意義務，始得免責。質言之，依修正前之規定，新型專利權人可主張免責之條件較為寬鬆……惟修正後之第117條，課予新型專利權人較高之注意義務，除要求其行使權利係基於新型專利技術報告（權利有效性之客觀判斷資料）之外，「且」須盡相當之注意，二者缺一不可，且應由新型專利權人就上開免責之要件，負舉證之責任。故新型專利權人若未提示新型專利技術報告而行使權利，日後新型專利被撤銷時，即應對於因行使專利權所造成他人之損害，負損害賠償責任，並無主張免責之餘地。將專利法第116條、第117條修正後之條文配合觀之，可知專利法於100年、102年修法之方向，係為避免新型專利權人濫用僅形式審查核准惟實質上不符專利要件之新型專利，恣意行使權利，作為打擊競爭對手之利器，造成無辜第三人受損，故以法律明定，以提示新型專利技術報告作為行使權利之先行程序，新型專利權人如不遵守該程序規定，即須承擔日後一旦新型專利權遭撤銷時，其對於行使權利所致他人之損害，應負賠償責任之風險，而無從依該條但書之規定主張免責。……又被上證2係侵權比對報告，並非系爭330號專利「權利有效性之客觀判斷資料」，而專利法第116條、第117條之立法目的，係為了避免僅形式審查核准，惟實質上不具專利要件之新型專利，於行使權利後被撤銷專利時，造成他人之損害，乃要求新型專利權人行使權利時，應提示新型專利技術報告，被上訴人提出之被上證1、被上證2並非新型專利技術報告，且與判斷系爭330號專利是否有效無關，被上訴人主張其於起訴前，已盡善良管理人之注意義務，顯不足採。

3.分析

由判決內容以觀，法院認為現行專利法第117條課予新型專利權人較高之注意義務，除要求其行使權利係基於技術報告之外，「且」須盡相當之注意，二者缺一不可，且應由新型專利權人就上開免責之要件，負舉證之責任。因此，倘若新型專利權人在未提示技術報告的情況下就行使權利，日後新型專利被撤銷時，即應對於因行使專利權所造成他人之損害，負損害賠償責任，並無主張免責之餘地。此外，判決中亦明確地將「基於新型專利技術報告之內容」作為行使權利之法定先行程序而非例示規定。並且，參考本判決，法院認定侵權比對報告非屬「權利有效性之客觀判斷資料」的技術報告，與判斷專利是否有效無涉。本文認為，經前揭最高法院107年度台上字第2360號判決廢棄原判決之後，智慧財產法院見解已明顯修正為與現行專利法第117條的規定一致。

五、案例5：智慧財產法院108年度民專訴字第86號民事判決

1.事實概要（註十一）

被告於民國102年1月22日向智慧局申請第M454783號「具有可拆透氣基體的涼席」新型專利，於102年6月11日公告。經舉發後，因系爭專利不具進步性，經鈞院判決：智慧局應就系爭專利舉發案，作成「請求項1至10舉發成立，應予撤銷」之審定。被告上訴後經最高行政法院判決「上訴駁回」，確定系爭專利不具進步性。被告前對原告提出民事訴訟，主張原告各種尺寸之系爭產品侵害系爭專利，請求原告賠償被告 150 萬元，並於系爭專利存續期間不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品，經鈞院105年度民專上字第31號民事判決被告敗訴，並經最高法院108年度台上字第612號裁定駁回被告上訴。原告爰依專利法第117條、民法第184條第1項、第195條第1項規定，提起本件訴訟。

2.智商法院意見（註十二）

略為：……在發此律師函之前，原告於103年1月24日就系爭專利向智慧局申請新型專利技術報告，並經智慧局於同年8月26日作成第102200568e01 號新型專利技術報告（下稱：e01技術報告），該新型專利技術報告比對結果代碼為「6」，即無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文件。嗣訴外人亦就系爭專利於103年5月21日向智慧局申請新型專利技術報告，並經智財局於同年8月26日作成第 102200568e02號新型專利技術報告（下稱：e02技術報告），該新型專利技術報告比對結果同前e01技術報告。是被告委請律師事務所發律師函予原告及訴外人之前，先向智慧局取得新型專利技術報告，核與專利法第116條規定相符。被告就系爭產品是否侵害系爭專利權，委請陽煦智權公司作成專利侵權鑑定報告，該份鑑定報告以原告販售之「時尚可拆式麻將單人席」系爭產品作為侵害系爭專利權之待鑑定物品，並敘明提供鑑定報告之第三人係參考全要件原則、均等論及專利侵權比對準則相關理論依據，逐一將系爭產品是否落入系爭專利請求項1至10之文義或均等範圍，敘明理由製作比較分析表，有前開專利侵權鑑定報告附卷可按，足認該份鑑定報告係由具有專利侵權分析相關理論之專業人士本於專業知識論述分析系爭產品是否侵害系爭專利之專業報告，且核其內容客觀上已提供相當資訊足資被告認定系爭產品涉及侵害系爭專利權。又查，本院104年度民專訴第60號及105年度民專上字第31號判決均認定系爭產品落入系爭專利請求項1之文義範圍，構成侵害系爭專利權，有前開民事判決書附卷可參，核與前開專利侵權鑑定報告之結果相同，益證前開專利侵權鑑定報告具有相當可信度，足使被告形成系爭產品侵害系爭專利權之確信。被告於系爭專利權遭撤銷前，依專利法第116條規定取得智慧局e01技術報告，嗣於律師函檢附系爭專利公告本及e02技術報告，及系爭專利與系爭產品之技術特徵比對之專利侵害鑑定報告，函請原告及訴外人不得為侵害系爭專利權之行為，並請求洽談損害賠償事宜，堪認其行使系爭專利權已盡相當之注意，是依專利法第117條但書規定，被告行使系爭專利權縱致他人受損害，亦不須負賠償責任。

3.分析

由判決內容以觀，法院認為因為被告於律師函中檢附了技術報告以及專利侵害鑑定報告，根據專利法第117條之但書規定，被告行使新型專利權縱致他人受損害，亦不須負賠償責任。比較案例4、5的判決內容可知，在案例4中的侵害鑑定報告被認定為非屬「權利有效性之客觀判斷資料」的技術報告，與判斷專利是否有效無涉。因此，在缺乏提示新型專利技術報告的要件下，縱使參酌92年專利法第105條立法理由所例示，提示侵害鑑定報告可被認為符合「已盡相當之注意」的要件，案例4的被告仍因未提示技術報告而應負賠償責任。相較之下，案例5的被告因為同時出具了技術報告與專利侵害鑑定報告而被認為得以免責。也就是說，若新型專利權人未申請技術報告，縱使其業已提出侵害鑑定報告，也只能證明專利權人在提起前案訴訟時尚無不當行使專利權之故意，尚難謂其無過失，因此，其仍應依專利法第117條負賠償責任。

六、案例6：智慧財產法院109年度民專上字第11號民事判決

1.事實概要

上訴人對於中華民國109年2月14日本院108年度民專訴字第86號第一審判決（亦即，案例5）提起上訴。

2.智商法院意見（註十三）

略為：……該份鑑定報告以上訴人販售之「時尚可拆式麻將單人席」產品為待鑑定物，並敘明參考全要件原則、均等論及專利侵權比對準則，逐一就待鑑定物是否落入系爭專利請求項1至10之文義或均等範圍予以比較分析，判斷結果認為待鑑定物已落入系爭專利之申請專利範圍，有前開專利侵權鑑定報告附卷可按。查○○公司係辦理智慧財產權案件之專業事務所，有該公司基本資料及官方網頁資訊可稽，足見該份鑑定報告係由具有專利侵權分析專業之事務所本於專業知識所出具之鑑定意見，足使被上訴人形成系爭產品確已侵害系爭專利權之正當信賴。另參酌兩造間之民事侵害專利權訴訟，經本院104年度民專訴第60號及105 年度民專上字第31號事件審理結果，亦認定系爭產品已落入系爭專利請求項1之文義範圍，核與上開專利侵權鑑定報告判斷之結果相    同，益徵○○公司出具之專利侵權鑑定報告，客觀上並無不具專業能力之瑕疵。又被上訴人委任之楊承彬律師，亦屬法律專業人士，其寄發律師函之前，應已本於其專業知識，先行檢視智慧局作成之新型專利技術報告及專利侵權鑑定報告，認為內容無問題後，始寄發律師函。綜上所述，本院認為被上訴人在行使權利之前，已向智慧局申請新型專利技術報告，比對結果代碼為「6 」，並徵詢律師及智權事務所之專業意見後，對於系爭專利為有效，及系爭產品侵害系爭專利，已形成合理之確信，應認其行使權利已盡相當之注意義務，符合專利法第117 條但書之免責事由。

3.分析

由判決內容以觀，第二審法院維持第一審所為判決之見解，肯認被上訴人在行使權利之前對於系爭專利為有效及系爭產品侵害系爭專利已形成合理之確信。縱使系爭專利權嗣後因行政訴訟判決舉發成立而遭撤銷，亦非被上訴人行使專利權時所得預見，應認被上訴人行使系爭專利權已盡相當之注意，上訴人依專利法第117條規定請求被上訴人負賠償責任，並無理由。

七、案例7：智慧財產法院109年度民專訴字第60號民事判決

1.事實概要（註十四）

被告於民國105年9月7日向智慧局就相同創作分別申請發明專利及新型專利（下稱系爭專利），並於106年2月1日獲准取得新型第M536321號專利權。被告並於107年2月5日發警告函予原告，惟該警告函並未依專利法第116條規定提示新型專利技術報告，原告獲悉該警告函後，立即回信予被告請其出具原告侵權之鑑定報告書，亦遲遲未見被告等依法出具新型專利技術報告或鑑定報告書等文件。嗣被告即於107年3月6日對原告提起專利侵權訴訟（下稱前案訴訟）並檢附○○專利商標事務所出具之系爭專利侵權鑑定報告書，請求損害賠償及停止侵害，經智慧財產法院於107年10月9日以107年度民專訴字第44號判決認定被告之系爭專利請求項1不具進步性，而駁回被告之訴，被告未提起上訴而確定。被告於前案訴訟起訴時至言詞辯論終結時，均未提出新型專利技術報告。原告於前案訴訟取得勝訴判決確定後，於107年11月21日向智慧局就系爭專利提出舉發，後經智慧局專利舉發審定書於108年12月9日作成系爭專利請求項1至9舉發成立應予撤銷之處分，被告未提起訴願而確定。原告爰依專利法第117條規定，提起本件訴訟。

2.智商法院意見（註十五）

略為：……查被告提起前案訴訟迄至前案訴訟確定時止，均未提示新型專利技術報告，此為兩造所不爭執。又專利法第116條、第117條之立法目的，係為了避免僅形式審查核准，惟實質上不具專利要件之新型專利，於行使權利後被撤銷專利時，造成他人之損害，乃要求新型專利權人行使權利時，應提示新型專利技術報告，業如前述；而依專利法第115條第1項規定，申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。是被告於系爭專利經公告後，提起前案訴訟前，自得依法向專利專責機關申請新型專利技術報告，斯時亦無不得申請新型專利技術報告之困難，惟被告於提起前案訴訟時，所提出之相關證據均無新型專利技術報告，縱其業已提出萬國專利商標事務所出具之專利侵權鑑定報告書，亦僅能證明其提起前案訴訟時尚無不當行使專利權之故意，尚難謂其無過失之可言。揆諸前揭規定及說明，被告於提起前案訴訟時，既未提示新型專利技術報告，即無從認定其行使專利權係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當之注意義務，自無從依專利法第117條但書規定主張免責之餘地。至被告雖辯稱當時就系爭專利技術內容系同時申請新型及發明專利，該發明專利已於107年12月1日獲智慧局核准，被告已無須再維持系爭專利，原告等即不能證明系爭專利之內容不具可專利性，亦不能證明被告行使系爭專利有故意過失等語。惟智慧局於審查過程中，分別於106年10月25日、107年3月30日審查意見中就該發明專利有不符合專利法第22條第2項或第26條第2項規定之情形，通知被告說明，可知被告於提起前案訴訟前、後，已然知悉與系爭專利請求項1相同創作之上開發明專利申請案具有不可專利性之可能性，惟被告仍從未申請系爭新型專利技術報告，亦從未徵詢外部公正客觀之單位就系爭專利有效性與否進行鑑定，難認被告已盡相當之注意而無過失可言。是被告上開所辯，尚非可採。

3.分析

由判決內容以觀，法院認為在系爭專利被公告後至提起前案訴訟前的期間，專利權人自得依法向智慧局申請技術報告，且當時亦無不得申請技術報告之困難，然而被告於提起前案訴訟時，所提出之相關證據均無新型專利技術報告，縱其業已提出專利侵權鑑定報告書，亦僅能證明其提起前案訴訟時尚無不當行使專利權之故意，尚難謂其無過失之可言。況且被告於提起前案訴訟前、後，確實可知悉與系爭專利請求項1相同創作之發明專利申請案具有不可專利性之可能性；然而被告卻仍未申請技術報告，亦未能舉證證明其就系爭專利客觀權利有效性曾徵詢相關專業人士之意見。綜合相關事證，只能證明被告在提起前案訴訟時尚無不當行使專利權之故意，尚難謂其無過失。

肆、結論

由上開案例可約略得知在106年以前，若新型專利權人於行使專利權時有檢附專利侵害鑑定報告，且只要沒有證據可證明系爭專利依業界通常知識顯然明知有撤銷事由存在，提示技術報告與否並非智慧財產法院判斷專利權人行使專利權是否有侵權之故意過失的唯一認定標準。亦即，智慧財產法院係從寬認定專利法第117條所述「基於新型專利技術報告之內容」為例示規定，「已盡相當之注意」為概括規定，提示技術報告僅為證明專利權人「已盡相當之注意」的其中一種態樣。在106年以後，特別是經前揭最高法院107年度台上字第2360號判決之後，實務見解便已修正為「基於新型專利技術報告之內容」係作為行使專利權之法定先行程序，「且」專利權人必須證明「已盡相當之注意」始得免責，二者缺一不可。

易言之，現行專利法第117條已加重新型專利權人行使權利之注意義務，當專利權人行使權利時，除了基於技術報告的內容外，亦應就技術報告法定審酌範圍內和外可能會導致權利無效的證據一併注意，較為周妥，否則即可能有過失之虞。並且，根據92年專利法第105條立法理由所示，提示專業人士（律師、專利師、專利代理人）所製作之專利侵害鑑定報告可被法院認為符合「已盡相當之注意」的要件。

綜上所述，本文以為，專利權人若要免除不當行使新型專利權之損害賠償責任，應累積適用「基於新型專利技術報告之內容」和「已盡相當之注意」二項要件，以反證推翻專利法第117條之過失推定。

附註：

註一、其修正理由為：「
一、我國專利法第一百十六條乃參酌日本實用新案法第二十九條之二之規定，該法明訂，新型專利權人行使其權利時，應踐行提示新型專利技術報告進行警告，非經提示技術報告予以警告不得行使其權利。惟我國專利法第一百十六條於規定上有所疏漏，未將『非經提示技術報告不得行使其權利』等字句納入其中，以致專利權人每當行使其權利時即成為警告他人之情況，以及法院對於提示技術報告與否而是否受理該案件之見解有所不一。
二、爰新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存有相當程度的不安定性及不確定性。為防止利權濫用，影響第三人對技術之利用及開發，並於行使權利時有客觀之判斷資料，現行法遂規定，行使新型專利權時，應提新型技術報告進行警告。
三、從專利法第一百十六條條文觀之，本條條文採強制規定的『應』，然查專利法第一百十六條之立法理由認為，提示技術報告進行警告，僅係防止權力濫用，並非在限制人民的訴訟權利，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。條文與立法理由之間的矛盾，造成現行實務上對於是否將提示新型專利技術報告並進行警告列為主張新型專利權之要件，見解亦不一致，使得專利法第一百十六條因此似乎僅為訓示規定，而非必要踐行程序。
四、『提示』、『警告』雖為行使新型專利權的樣態之一，但『提示』、『警告』並非主張本法新型專利權的必要程序，並不受現行法規範。新型專利權人於主張權利之前，既使未提示技術報告進行警告，法院依然會受理並進行訴訟，但仍有因未提示技術報告而未進行實質審判予以駁回者。
五、依我國對於新型專利採形式審查，並未對實體要件進行審查即給予專利權之特性，縱使取得專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告以佐其專利之有效性，並專利權人於行使其權利時應提示並進行警告，始為該當權利之行使。惟提示新型專利技術報告進行警告依現行法規定，並非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並警告，表面上雖得行使權利，但當被行使者質疑其專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權。因此，提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件之一，並進行警告後方得行使專利法賦予之權利，包括損害賠償請求權，未經提示技術報告進行警告後，應不得主張其新型專利權。因而可使得技術報告在行使新型專利權的地位更為重要，落實侵權行為發生時，以專利法做為救濟途徑的特別法地位。
六、爰此，宜將『提示』、『警告』列為主張本法侵權行為態樣之先行程序，以落實專利權人主張其新型專利權時必須提示新型專利技術報告以先行警告之法理。
註二、公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則第1點：「公平交易委員會（以下簡稱本會）為確保事業公平競爭，維護交易秩序，有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權，不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，造成限制競爭或不公平競爭案件，特訂定本處理原則。」
註三、我國於109年1月15日制定公布「商業事件審理法」，並修正「智慧財產及商業法院組織法」，定於110年7月1日施行，將商業法院併入智慧財產法院，更名為「智慧財產及商業法院。」https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-184-354303-a3b66-091.html，最後瀏覽日：111年6月6日。由於下文中所引用之判決均於更名之前作成，故仍以舊稱「智慧財產法院」為判決案號。
註四、參照智慧財產法院104年度民專訴字第87號民事判決第1-2頁。
註五、參照智慧財產法院104年度民專訴字第87號民事判決第5-6頁。
註六、參照智慧財產法院105年度民專上字第30號民事判決第6-9頁。
註七、參照智慧財產法院106年度民專訴字第76號民事判決第1-2頁。
註八、參照智慧財產法院106年度民專訴字第76號民事判決第7-10頁。
註九、最高法院作成107年度台上字第2360號民事判決：「按100年12月21日修正公布之專利法第117條規定：『新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限』……稽諸第117條修正之立法理由……足見修法之目的，係為防範以形式審查即取得新型專利權之人，濫用或不當行使其權利，於該新型專利權遭撤銷時，應就他人所受損害負賠償責任，並加重其免責之舉證責任，即明定須證明自己係基於新型專利技術報告之內容，及已盡相當之注意，始得免責。」
註十、參照智慧財產法院108年度民專上更（一）字第1號民事判決第15-24頁。
註十一、參照智慧財產法院108年度民專訴字第86號民事判決第1-2頁。
註十二、參照智慧財產法院108年度民專訴字第86號民事判決第10-12頁。
註十三、參照智慧財產法院109年度民專上字第11號民事判決第11-12頁。
註十四、參照智慧財產法院109年度民專訴字第60號民事判決第3-5頁。
註十五、參照智慧財產法院109年度民專訴字第60號民事判決第17-18頁。