作者 林純貞

我國商標法第30條第1項第11款明定對著名商標加以保護，而一般較常見的爭執多針對該一條款前段，即是否構成「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞」，至於後段「減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」的適用，爭訟的案例相對較為少見，主要原因在於認定著名商標的識別性是否遭到減弱，或商譽有無被污損時，對於著名商標的識別性、知名度或兩造商標的近似程度等，均有較高的要求，「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」（以下稱審查基準）即指出：「原則上，減損著名商標本身識別性或信譽係屬對著名商標較高標準之保護」，而且「當二造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題。由於保護這樣的商標，已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，是以，第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高」，而智慧財產法院102年度行商訴字第61號行政判決也指出：「在近似程度的要求方面，商標淡化之虞對商標近似程度之要求，亦較混淆誤認之虞為高。當系爭商標與據爭商標相同時，著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞，較容易成立，當兩商標並非相同，且近似程度不高時，要認定著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞，相對而言較為困難。」因此，惟有商標已經達到相當的知名度，才可能主張其商譽或識別性遭受減損，但即使已經是著名商標，還有哪些因素可能影響法條的適用呢？本文即就實務案例印證於上揭審查基準所提及的參考因素，並嘗試加以說明：

一、商標被普遍使用於其他商品/服務的程度－－

審查基準提到：「商標若為第三人廣泛使用於不同之商品/服務，則該商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽較不可能遭受減損」。智慧財產法院在104年度行商訴字第27號行政判決也揭示相同意旨，在該案中，「髮旺旺設計字」商標指定使用於髮乳、美髮水、護髮油等，護髮乳、護髮霜等商品，遭到已廣泛使用於米果等商品的「旺旺」商標申請評定，法院在判決中指出：「早自75年起即不乏有以中文『旺旺』二字作為商標圖樣一部分，指定使用於各類商品或服務申准註冊且現仍有效存在之商標……是以系爭商標之註冊未必會使人與據以評定『旺旺』諸商標產生聯想，或削弱據以評定諸商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之印象」，因此認為未構成減損據以評定商標識別性或信譽的適用。另在102年度行商訴字第82號行政判決中，智慧財產法院也說明：「商標若已為第三人廣泛使用於不同之商品或服務，則該商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽較不可能遭受減損。依原告提出我國商標檢索資料，在系爭商標申請註冊之前，已有甚多以『Mc』為起首之商標，由第三人申請註冊獲准在案」，是以即使據爭商標在餐飲商品及服務已達著名程度，且「McJET 」商標與據爭「Mc (MC Design)」及「McKIDS」、「McFL URRY」、「McCAFE」商標都以「Mc」為起首，但「Mc」並非強烈指示單一來源的獨有特徵，被異議「McJET 」商標即無減損據爭商標識別性的疑慮。

二、商標構成近似的程度－－

審查基準特別強調：商標淡化的適用範圍「應在非常例外的情況，以降低對自由競爭的傷害，所以，在近似程度的要求方面，商標淡化之虞對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高」。然而，只有在商標雷同或幾近相同的情況下，所謂「近似程度」的判斷才可能趨向接近一致的結論，當兩造商標間並非相同時，則論斷近似程度的高或不高，對於商標是否足以對著名商標造成減損，可能即產生不同的結論。例如同樣針對「福樂」商標的識別性或商譽是否可能遭受減損的審查，智慧財產法院103年度行商訴字第84號行政判決認為「福樂寶FULLY BONNIE フ－リ　ボニ－」商標是由中文「福樂寶」、英文「FULLY BONNIE」及日文「フ－リ　ボニ－」上下併列所組成，為中、英、日文所組成的聯合式商標，「由其通體給予消費者之印象與單獨『福樂』二字之商標，以具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，誤認其為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源可能性不高，換言之，系爭商標與據爭諸商標雖構成近似，但近似程度不高」；但對於「福樂生生」商標與「福樂」商標是否構成近似，智慧財產法院則在103年度行商訴字第106號行政判決則有不同見解：「兩者書寫方式雖略有所不同，但其差異僅為如標楷體或細明體之字體差異而已」，而且「『生生』有『世世、孳息不絕、謀生、生活、活生生或硬是』等意義，置於『福樂』句尾，則為『福氣安樂世世』或『福氣安樂生生不息』等之意，予消費者之觀念僅為『福樂』之修飾詞，『生生』二字實無法在商標整體觀察角度中發生區辨之作用，就消費者而言，其關注或事後留下深刻印象者，實為『福樂』……應認兩者構成近似，且近似程度不低」。由於被認定商標近似程度不同，即使都指定使用在第5類商品，但「福樂寶FULLY BONNIE フ－リ　ボニ－」商標因在許多類別商品上已有其他相同或近似於「福樂」商標在市場廣為使用，「已減弱或分散據爭諸商標強烈指示單一來源之特徵，致使據爭諸商標在大眾之心中不會留下單一聯想或獨特性」，其指定使用在藥膏、酸痛跌打損傷敷藥、治療青春痘藥劑等商品上，經認定不致減損「福樂」商標的識別性；但「福樂生生」商標指定在醫療用促進毛髮生長製劑、關節炎藥、提神藥劑等商品，則遭判定有減損「福樂」商標識別性的可能，違反商標法的規定而不應准予註冊。

三、著名商標先天或後天識別性之程度－－

著名商標不論是具有先天或後天識別性，如審查基準所明示：「均能成為商標淡化保護之客體」，但識別性較強或具創意性的著名商標，較容易證明其識別性已遭受到損害。例如智慧財產法院97年度行商訴字第35號行政判決即引據商標檢索資料說明：一般業者以外文「HI-LIFE 」、「Hi-Life 」或「HI LIFE 」作為商標圖樣獲准註冊於各類商品或服務，且迄今商標權尚有效存在者，計67件，僅少數2 件係由第三人取得註冊，其餘皆是由萊爾富公司取得商標權，因而判斷該案相對人以「Hielife」商標指定使用於洗衣機、脫水機、洗碗機等商品，有稀釋或淡化據以評定「Hi-Life」商標識別性的可能，構成不得註冊事由。

四、其他參酌因素－－

除了有無淡化商標識別性的審查外，在判斷是否可能減損著名商標的信譽時，有時係針對被主張商標的指定商品加以斟酌，例如「貴族世家」商標已註冊在肉類、食品、海鮮、肉類零售批發及餐廳等多項商品／服務，並為著名連鎖餐廳，智慧財產局因此以中台異字第G01030292號商標異議審定書認為他人以相同的「貴族世家」商標申請註冊於商品性質不同之肥料、鳥糞、天然肥料、人造肥料等商品，不僅有減弱據爭商標識別性之虞，「更因系爭商品通常由糞便及／或化學品加工產製而成，而有可能影響提供據爭商標食品與餐廳服務之異議人，長期以來努力強調衛生、安全、健康之企業整體形象，而使消費者對據爭著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想，終致據爭著名商標信譽遭受污損」。因此撤銷該被異議商標的註冊。另外，智慧財產法院在103年度行商訴字第122號行政判決中，則考量該案系爭「Stopgap 」商標係在「gap 」前附加「Stop」，容易使相關消費者將該商標的文義解釋為停止或反向「GAP 」，認為是以負面的用語形容著名的該案據以評定「GAP」商標，除了造成不公平競爭外，也是藉此種違反商業倫理規範的方式，抬高「stopgap」商標的知名度，足以影響據以評定商標的社會評價，判決理由認為系爭商標此等攀附「GAP 」商標商譽的搭便車行為，構成減損據以評定商標信譽的情形。

以上案例中的據以主張商標，咸信已是多數消費者耳熟能詳，所建立的知名度也應毋庸置疑，但對於他人疑是惡意攀附或減損的行為，能否成功加以排除，仍有不同的結果。因此著名商標在引據商標法第30條第1項第11款對他人商標提出干涉時，非僅僅依賴知名度即已足夠，除了取決於商標本身的使用情形及證據的蒐集外，著名商標本身的組成元素是否具有獨創性？據以主張的部分在其他業者間普遍使用的情形如何？是否具有應加以保護的強烈識別性？兩造商標間近似程度的高低？以及該疑是不得註冊的商標係指定在何種商品？均為引據上揭法條維護著名商標權益時，所應面對的問題，如果兩造商標所註冊／使用的商品性質相關，構成同一或類似，則適用前段即「有致相關公眾混淆誤認之虞」的可能性較高；但如商品性質相距較遠，市場有所區隔，相關消費者雖不致造成混淆，但可能使著名商標的識別性或信譽遭受損害時，則或可參考前述案例中所涉及的相關因素，善用商標法第30條第1項第11款後段，解決著名商標被淡化或污損的問題。