根據美國專利局的職業行為規則 (Rules of Professional Conduct)，專利代理人和專利律師有責任保護客戶的機密。然而，面對美國專利局時，專利從業人員還有額外必須遵守和維護的義務。例如，在專利申請案的審查過程中，專利申請人及其法定代表人都有義務在專利申請案審查期間向美國專利局揭露重要資訊。有關此一揭露義務之要求規定於37 C.F.R. § 1.56中。但與美國專利局打交道時，這並不是唯一的揭露義務。
 

正如專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 最近針對Spectrum Solutions LLC v. Longhorn Vaccines & Diagnostics, LLC案（後稱Longhorn Vaccines案）的決定所示，從業人員參與PTAB程序時（例如兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 和授權後重審 (Post Grant Review, PGR)）也承擔著同樣重要的法律義務。
 

在Longhorn Vaccines案中，IPR請求人用一份先前技術挑戰已核准的系爭專利，而該專利權人進行了生物測試，嘗試證明系爭專利與先前技術有所區別。在IPR程序中，專利權人不當地隱瞞了該生物測試的重要結果，而該測試結果恰好與其針對原始核准的權利要求及所提出的修正請求項之可專利性論點不一致。PTAB認為專利權人違反了揭露義務，隨後批准了IPR請求人對專利權人的制裁請求，PTAB對所有遭挑戰的請求項做出不利的決定，並駁回修正請求項的各種動議。儘管做出了這些制裁，但PTAB拒絕將律師費判還給IPR請求人，認為不利決定已足以威懾當事人未來避免發生此類不當行為。
 

關於PTAB的決定，PTAB根據37 C.F.R. §42.11(a)規定了專利權人在IPR程序中的坦誠義務，首先值得注意的是，對PTAB坦誠義務的範圍比在專利申請過程中的坦誠義務範圍更為廣泛，例如，對PTAB的坦誠義務適用於參與任何PTAB程序及處於程序過程中的當事人和個人；而在專利審查期間揭露重要資訊的義務則是只限於與該專利申請的提交和審查過程有關的個人。同一公司但不同申請案的發明人可能會知道，有一個或多個先前技術參考文獻會使一特定的專利申請案發明失去新穎性和非顯而易見性；但是，由於該發明人沒有參與該特定專利申請案的提交，也就沒有義務將該先前技術參考文獻提供予美國專利局知悉。至於在PTAB程序中的義務，同一家公司（作為參與程序的當事人）需要坦白其員工知悉的、與PTAB程序中提出的任何可專利性論點相悖的重要資訊。
 

此外，美國專利局並未提出任何具體標準來確定PTAB程序中應揭露哪些資訊。對於專利申請案審查過程中之答辯，美國專利局提供何謂「重要資訊」的範例和定義，根據37 C.F.R. §1.56，美國專利局要求專利申請人揭露外國專利局檢索報告中所引用的先前技術。同樣地，美國專利局對「實質性資訊」的定義包括：審查歷程中尚未獲得的資訊，以及(1)能夠單獨或與其他資訊結合而做出不具可專利性的初步證明，或(2)能夠反駁專利申請人關於可專利性或不具可專利性的立場（或與之不一致）的資訊。例如，在Longhorn Vaccines案中，PTAB引用37 CFR 1.56來提供類似支持，即應根據坦誠義務揭露生物測試。
 

　　前述兩種不同坦誠義務之間另一重要區別在於義務適用的時間區段。在專利申請案審查階段，揭露重要資訊的義務適用於待審查之請求項，直到該請求項被撤回或取得專利權為止。在專利公告後發現的先前技術則無需揭露。然而，PTAB的坦誠義務適用於整個PTAB程序。PTAB的坦誠義務可能適用於未決訴訟程序期間律師與客戶間保密特權 (attorney-client privilege) 和工作成果豁免權 (work product doctrine) 所涵蓋的許多機密文件。即使文件受到一項或多項特權的保護，Longhorn Vaccines案的決定也明確表示相關文件必須提供給PTAB。受到特權保護的文件可以在PTAB的電子存檔系統中以「提交方與委員會 (Filing Party and Board)」的名義保密，作為附件提供給PTAB。透過保密方式提交文件，揭露方可以在PTAB確定該資訊是否具有重要性或是否受任何特權保護時對其他當事人隱藏該訊息。Longhorn Vaccines案決定中進一步指出，專利權人還可以請求授權對保密的訊息進行秘密審查，並在取證期間 (deposition) 揭露任何保密訊息之前陳述其特權主張。
 

Longhorn Vaccines案所給的啟示是，律師與客戶間保密特權和其他保密要求是有限度的，在面對美國專利局的時候，不能阻攔與可專利性有關的所有重要資訊的揭露。雖然專利權人在申請專利時往往能意識到不正當行為的危險，但也可能因為在PTAB程序中違反坦承義務導致其專利權無法行使。
 

資料來源：A Duty Above Confidentiality: A Recent PTAB Decision Illustrates theDuty of Candor in PTAB Proceedings, OBWBIP, August 23, 2023.<https://www.obwbip.com/newsletter/a-duty-above-confidentiality-a-recent-ptab-decision-illustrates-the-duty-of-candor-in-ptab-proceedings>