Corephotonics Ltd為美國第10,225,479（簡稱’479號）專利權人，’479號專利涉及人物攝影。IPR請求人 (Apple Inc) 向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對’479號專利的不同請求項分別提出二件兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，嗣後均經PTAB立案。
 

PTAB於第一件IPR審理過程中，專利權人與IPR請求人對於’479號專利內的請求項用詞闡釋持不同主張，PTAB採用專利權人之主張，遂認定前案並未揭露系爭請求項之限制特徵。
 

於第二件IPR審理過程中，專利權人主張IPR請求人提出之專家證人的證言中不可採，原因在於鏡頭資料內數據有誤繕，PTAB審理中著重於此該專家證人之誤繕，並隨而發現新的誤繕，然卻未將新發現之誤繕通知IPR請求人，原因在於PTAB認為此等誤繕並未納入行政程序法 (Administrative Procedure Act, APA) 規定之通知要求（APA規定，一方有權知悉PTAB就其所主張論點且有答辯機會）；IPR請求人對此主張PTAB之舉已悖行政程序法，然PTAB最後作出IPR請求人未能證明被挑戰的請求項不可准予專利最終書面意見決定，IPR請求人不服前述決定遂上訴至CAFC。
 

CAFC庭審中針對第一件IPR的最終書面決定指出，本案之內部證據可證明系爭專利請求項與PTAB所採用之闡釋相異，且認為IPR請求人對系爭用詞闡釋更為正確且趨於內部證據所體現之涵義；至於第二件IPR中，CAFC提及PTAB因IPR請求人提出的專家證人證言內有誤繕而認定為不可採信，CAFC表示PTAB僅基於誤繕而未充分解釋誤繕的重要性，且根據其新發現的誤繕，在未通知IPR請求人的情況下認定IPR請求人未能證明系爭專利為顯而易見的，CAFC肯認PTAB之行為已違反APA。是以，CAFC撤銷上述兩件PTAB之最終書面決定並發回重審，且命PTAB予以IPR請求人針對該上述爭點答辯機會。
 

資料來源：

1.IPR Decisions Vacated on Basis of APA Violation and Erroneous Claim Construction, IPO Daily News. September 15, 2023.

2.Apple Inc., v. Corephotonics, Ltd., Fed Circ. 2022-1350, 2022-1351., September 11, 2023.