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第三方反訴被告不是受28 U.S.C. §1400(b)專利審判地規範的被告主體

2022.04.07

聯邦科學與工業研究組織 (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO) 是澳洲政府的研究機構,其為美國第9,926,579號、第9,951,357號、第9,970,033號、第9,994,880號、第9,994,792號和第9,932,541號等6件美國專利之專利權人。CSIRO之專利涉及植物工程,特別是油菜,以生產非植物原生的特定油 (specified oils not native to the plants)。CSIRO曾與Nuseed Pty Ltd.(後稱Nuseed)及Grains Research and Development Corporation(後稱Grains Research)合作,將其發明商業化。

 

BASF Plant Science, LP(後稱BASF)於2017年在維吉尼亞東區對CSIRO、Nuseed和Grains Research提起訴訟,針對具有爭議之前述6件專利以外的某些CSIRO專利提出確認之訴 (declaratory judgment)。
 

BASF於2018年訴訟進行中修改訴狀,將訴訟對象改為僅針對CSIRO,隨後CSIRO提交一份答辯,並以CSIRO、Nuseed和Grains Research名義提出反訴,控告BASF侵害前述6件系爭專利,並增列Cargill, Inc.(後稱Cargill,其為BASF之商業化合作夥伴)作為反訴被告。
 

2019年時,BASF Plant Science GmbH(與前述BASF Plant Science, LP統稱BASF)加入訴訟,BASF於侵權抗辯中主張根據其2008年與CSIRO之間的合約,雙方共同擁有6件系爭專利。Cargill則請求駁回反訴,Cargill主張維吉尼亞州東區缺乏屬人管轄權 (personal jurisdiction) 和審判地不適當。地院駁回Cargill之動議主張。
 

Cargill向CAFC提出上訴,Cargill依據28 U.S.C. § 1400(b):「任何專利侵權之民事訴訟都可以在被告居住的司法管轄區提起,或在被告構成侵權行為之行為地及擁有經常性固定營業地 (Regular and Established Place of Business) 的司法管轄區提起」。Cargill主張其並未常駐在該地區,也沒有在維吉尼亞州東區實施侵權行為。
 

CAFC不同意Cargill的說法,CAFC認為28 U.S.C. §1400(b) 沒有為反訴被告之第三方提供管轄地保護。在Home Depot U.S.A., Inc. v. Jackson一案中,美國最高法院將§1441(a) 中一般移轉的規定,解釋為不允許反訴被告移轉,包括因反訴而首次捲入訴訟的當事人。鑒於最高法院對§1441(a)的解釋,CAFC做出以下結論:第三方反訴被告 (third party counterclaim defendants) 不是受28 U.S.C. §1400(b) 專利審判地規範的被告主體。
 

CAFC認為即使 28 U.S.C. §1400(b) 適用於第三方反訴被告,本案地院之審判地點也是適當的。CAFC維持地院之判決,認定BASF在該地區寄存用於專利的種子屬於侵權使用,透過公司的合作關係可歸責於Cargill。
 

最後,CAFC維持地院之判決,即對於Cargill而言審判地點是適當的。

 

資料來源:

1.  Patent Venue Statute Unavailing to Third-Party Counterclaim Defendants, IPO Daily News, March 16, 2022.

2.  BASF Plant Science, LP v. Commonwealth Scientific, 2020-1415, 2020-1416, 2020-1919, 2020-1920, March 15, 2022.

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